等待上訴時侵權的風險 - TecSec, Inc. v. Adobe Inc. (Fed. Cir. 2020)
案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：TECSEC, INC.
被告/交叉上訴人：ADOBE INC.
被告們：SAS INSTITUTE, INC., SAP AMERICA, INC., SAP
AG, CISCO SYSTEMS, INC., SYBASE, INC.,
SOFTWARE AG, SOFTWARE AG, INC., ORACLE
CORPORATION, ORACLE AMERICA, INC.
系爭專利：US5,369,702, US5,680,452, US5,717,755, and US5,898,781
判決日：October 23, 2020
本案故事從2010年開始，TecSec對多個公司提出侵權告訴，主張直接或間接侵害TecSec的4件專利權。在地方法院階段，經解釋專利範圍後認定請求項範圍應包括前言的"multimedia"，IBM判侵權不成立（在後來的訴訟中也確認侵權不成立），Adobe在2012年成功抗辯，因為PDF文件沒有涵蓋解釋專利範圍中的"multimedia"，並未侵害系爭專利。但TecSec隨後上訴CAFC。
系爭專利US5,369,702關於一種通過散佈加密物件以提高安全性（針對多媒體檔案安全性），同時也給使用者更大的彈性去使用，Claim 1如下，為一種提供多層多媒體安全性的方法，步驟有存取物件導向金鑰管理員，選擇要加密的物件（如影音檔案、文件等），選擇標籤與加密演算法，經標示物件後，可判斷物件存取權限，再行解密。
1. A method for providing multi-level multimedia security in a data network, comprising the steps of:
A) accessing an object-oriented key manager;
B) selecting an object to encrypt;
C) selecting a label for the object;
D) selecting an encryption algorithm;
E) encrypting the object according to the encryption algorithm:
F) labelling the encrypted object:
G) reading the object label;
H) determining access authorization based on the object label; and
I) decrypting the object if access authorization is granted.
（故事是一連串來往訴訟，有興趣者可以回溯找出判決書，或看本次判決書）
特別的是，在法院審理期間，系爭專利將於2013年10月18日過期，在訴訟中Adobe於2014年提出不侵權簡易判決，地院也同意，不過經上訴CAFC中，CAFC於2016年否決地院判決，發回重審。
案件回到地方法院，在2017年，Adobe提出系爭專利不符35 U.S.C. § 101的簡易判決，地方法院否決；在2018年，在一額外的探索程序（discovery）之後，Adobe提出另一不侵權簡易判決請求，但被否決。不過，這裡有個特別的情況，當地院否決Adobe請求，Abode聲明在至少一時機下，當Adobe員工使用PDF軟體執行了系爭專利的方法步驟，曾造成直接侵權（回溯到2009年2月的blog）。
接著，在2018年訴訟過程中，Adobe提起排除證據的請願（motion in limine），要求法院排除原告提起誘使或蓄意侵權的主張，包括其中證據或證詞，這個請願的主要理由是，Adobe認為是否誘使或蓄意侵權與被告侵權者的心理狀態高度相關。關於這個誘使侵權的議題與Adobe提起排除證據的請願，地院判決同意Adob請願，認為Adobe沒有意圖要誘使他人進行侵權行為，加上部分證據有偏見會混淆陪審團，因此同意排除在2011年之後關於誘使侵權的所有證據。
因此，地方法院同意並排除誘導侵權（induced infringement）的證據，在這之前，法院曾經否決Adobe提出系爭專利不符35 U.S.C. § 101的主張。
在當年地院判決中，陪審團判決直接侵權成立，並做出損害賠償決定，不過，因為TecSec提出其損害的證據關於Adobe販售Acrobat軟體給消費者（消費者執行侵權步驟），這屬於被判不成立的"誘使侵權（inducing infringement）"。法院因為沒有證實直接侵權（direct infringement）導致的損害而將損害賠償降到0。TecSec上訴，挑戰地院「排除證據的請願（Motions in Limine）」的決定、一些陪審團的決定，以及降低損害賠償的決定，Adobe交叉上訴，挑戰系爭專利的適格性問題（35 U.S.C. § 101）。
（補充：所述「Motions in Limine」為排除訴訟中各種關係人於審理程序中提出的聲明、證據或陳述的請願，法院可自為裁定排除證據的決定（Motions in Limine ruling））
CAFC階段：
首先，CAFC否決地院同意Adobe提起排除證據的請願（motion in limine），不同意地院排除誘使侵權的證據與證詞的決定。
「誘使侵權」的判斷是看被告是否會導致他人執行侵權行為，以及是否知悉執行者會造成專利侵權（"knowledge that the induced acts constitute patent infringement"）。若知悉以上情況，還會導致"蓄意侵權"。
所謂"蓄意"侵權的標準，是看是告的主觀心態。這裡提到，即便被告相信誘使他人的行為沒有侵權，但仍有主觀惡意。（善意或惡意行為是判斷關鍵）
因此CAFC否定地院認為Adobe缺乏誘使侵權的必要意圖，反而要Adobe舉證證明自己沒有誘使侵權，例如證明自己在當時（2013年）相信在法院審理階段的專利範圍解釋是錯的，而可能被駁回。如此，當專利範圍解釋之後，即便Adobe當下並非有此信念，卻已經產生客觀合理使用被告侵權物不會侵權的信念，不過，根據以上理由，CAFC仍認為地方法院在誘使侵權的議題上判決有誤。
"For those reasons, we conclude that the district court legally erred in its primary rationale for ruling out inducement after March 3, 2011, namely, that the claim-construction ruling of that date furnished an objectively reasonable basis for a belief that use of the accused products did not infringe, even if Adobe did not have such a belief."
CAFC不同意地院對於排除證據的請願（motion in limine）與誘使侵權不成立的決定。
CAFC還認為地院法官有誤導陪審團意見的問題，審理期間，地院告訴陪審團誘使侵權要件是：鼓勵侵權的具體行為，僅僅不作為或是沒有防止侵權的行為不能構成誘使侵權。
針對損害賠償的部分，CAFC認為TecSec並未提出因為Adobe直接侵權行為造成的損害，主要理由是無法得知Adobe的Acrobat軟體的安裝數量。
針對系爭專利35 U.S.C. § 101議題：
CAFC解釋，軟體發明要為可專利標的，權利範圍要指向非抽象的電腦功能或網路平台的改良（"directed to non-abstract improvements to the functionality of a computer or network platform itself."）。
對於本案系爭專利，CAFC認為發明指向可專利標的，理由是發明針對電腦網路領域的問題，並改良電腦能力或網路功能。
CAFC判決是：否決撤除誘導侵權的證據的決議、否決Adobe反對地院對於專利適格性的決定。特別的是，系爭專利將於2013年到期，法院在首次判決後幾年，（訴訟一直延續），地院判決同意侵權不成立請願，但案件上訴後，CAFC否決後發回重審。
my two cents:
這裡有個撰寫申請專利範圍的注意事項，關於提供多媒體多層安全的方法，方法步驟包括：存取物件導向金鑰管理者、選擇要加密的物件、選擇物件標籤、選擇加密演算法、加密物件、標註被加密的物件、讀取物件標籤、判斷存取權限，以及解密。
就一個敏感的專利工程師而言，這些步驟包括選擇、加密與解密，都是屬於使用者的操作，而不是提供此軟體的製造者或供應商，看來確實是"抓不到"直接侵權者，要不然就是主張誘使他人侵權。因此，後見之明是，若專利範圍用軟體本身或系統的角度描述，可能比較沒有爭議。
1. A method for providing multi-level multimedia security in a data network, comprising the steps of:
A) accessing an object-oriented key manager;
B) selecting an object to encrypt;
C) selecting a label for the object;
D) selecting an encryption algorithm;
E) encrypting the object according to the encryption algorithm:
F) labelling the encrypted object:
G) reading the object label;
H) determining access authorization based on the object label; and
I) decrypting the object if access authorization is granted.
判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2192.OPINION.10-23-2020_1674360.pdf（備份：https://app.box.com/s/95d8dov9ypnj7lxaypczpebqwbcbz6m5）
Ron
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