2023年2月24日 星期五

改良型軟體發明取得專利有難度 - KEYnetik, Inc. v. Samsung Electronics Co. (Fed. Cir. 2023)

本篇討論顯而易知性的實質證據的證據力,中間有個插曲是我問了ChatGPT何謂「conclusory expert testimony」,有了十分完整而清楚的答案。

KEYnetik, Inc. v. Samsung Electronics Co. (Fed. Cir. 2023)案件資訊:

上訴人/專利權人:KEYNETIK, INC.
被上訴人:SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
系爭專利:US8,370,106(IPR2018-00986

判決日:February 15, 2023

系爭專利US8,370,106關於一種利用空間感知(動作偵測)執行輸入等應用的系統,技術上大致是根據各種感知器得出移動(movement)以及方位(orientation)資訊的技術,此系統通過移動向量與重力值獲知快速移動與慢速移動,這是運作在行動裝置中的技術,根據說明書的描述,各種細節的偵測資訊用以判斷手勢(如晃動裝置),而對照執行一特定程序,如接聽電話、播放音樂等。

系爭專利經Samsung提起IPR,認為系爭專利為顯而易知,PTAB判定專利無效,案件經專利權人KEYnetik上訴CAFC,CAFC在2021年判決是除了系爭專利除了claims 4, 7, 15與18外其餘同樣判定無效,而這幾項claims 4, 7, 15與18發回PTAB重審(針對顯而易知判斷中的"reasonable expectation of success",也就是要求判定發明為顯而易知時,應證明依照先前技術可以合理而有成功的期待能達成系爭案發明)。

案件回到PTAB,PTAB的判決是,參考Samsung提出的專家證詞,判定相關領域技術人員有合理而有成功的期待能結合先前技術而達成系爭案發明。

專利權人KEYnetik第二次上訴CAFC,CAFC判斷顯而易知性的原則是,這是個法律問題(question of law),但是對於合理而有成功期待的判斷則是基於事實(question of fact),就是實質證據(substantial evidence)。

對於KEYnetik,當然是反對Samsung提出的專家證詞,認為PTAB判定結合先前技術為合理而有成功的期待僅是根據"conclusory expert testimony",表面意思是「結論性的專家證詞」,我問了一下ChatGPT,答案是(太酷了):

「conclusory expert testimony」指的是一位專家證人在法庭上發表的證詞,該證詞僅僅是陳述結論或意見,而缺乏任何支持或解釋其意見的具體事實或推理過程。換句話說,這種證詞通常只是一個結論或一個看法,而不是在專業領域中基於具體證據和分析得出的結論或意見。

在法律程序中,專家證人的證詞是非常重要的,因為他們的專業知識和經驗能夠幫助法庭理解並解釋證據。然而,如果一位專家證人的證詞只是表達結論而沒有詳細解釋其意見的具體事實或推理過程,這樣的證詞可能被視為不可靠或缺乏可信度。因此,在法庭上,要求專家證人提供清晰、具體、有邏輯性的證詞是非常重要的。

也就是說,KEYnetik主張專家證詞僅是空泛的看法,並沒有具體的事實與推理過程,但是法院否決KEYnetik意見,認為本次專家證詞雖然簡短,但是並非結論性的,其中系爭專利中運用的軟體特徵對於相關領域技術人員(顯然是程式撰寫員)而言可以"直覺"與簡單地結合先前技術得出,且認為關於系爭專利提出的手勢偵測器可以從行動裝置的方位偵測"直覺而簡單地"修改得出

雖然KEYnetik認為專家證詞中並未指出需要修正軟體的部分,以及如何辦到,以及為何可以有成功的期待(編按,我認為,不論專家證詞有否相關陳述,這是問題都很重要。),但CAFC認為專家證詞有詳細指出在相關領域技術人員來說,特定軟體功能可以簡單而直覺地達成,已經建立合理而成功的期待,並且認為通常一旦指出哪一部分軟體功能要改,相關領域的人就可以完成

CAFC同意PTAB最終判決專利無效的決定。

my two cents:
我覺得厲害的程式員可以寫出任何指定的功能,甚至現在AI也可以完成,這讓軟體改良的發明取得專利就困難重重。

就本案來說,我個人認為系爭專利並非僅是一種軟體程式的修改,利用晃動裝置的手勢執行程式應該是有專利特徵才是,但爭點都在軟體達成的功能,確實是增加答辯難度。本案中,專利權人提出的問題很重要,但是敗訴也是因為自己也沒有提出有力的證據,"表面上"看來,雖是一個創新的發明,但是其中運用了先前技術的特徵,中間的gap很容易被認為是程式員可以直覺與簡單地完成,有合理成功的期待。這讓我感到如果僅是改良型的軟體發明,獲准專利並不容易。

判決文:http://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1127.OPINION.2-15-2023_2081223.pdf(備份:https://app.box.com/s/3ex3t5l01j0r28ub549aysshg5silne4

Ron

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