當在一篇面對專利範圍不符35U.S.C.101規定的答辯意見中說明專利範圍中具有可實質超越法定例外的額外元件(additional elements),而這些額外元件可以轉換法定不可專利例外(judicial exception)為具體應用(practical application)。但是,審查委員的回應是... (略過),這些額外元件僅是不重要的額外解決方案(insignificant extra-solution activity)。
那...甚麼是「insignificant extra-solution activity」?
USPTO「2009-08-25過渡時期101指導方針」文件(https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf)有相關定義:
雖machine-or-transformation測試並非現在101主流判斷依據,但其中論點仍可參考,甚至可以作為101相關議題答辯依據。
其中討論要符合machine-or-transformation測試,相關"方法/流程"專利範圍應:(1)連結特定機器或裝置;或(2)特別轉換特定物體到不同狀態或是事物。
若方法專利範圍並非由特定機器執行,或是並沒有造成所述的轉換,就不符35U.S.C.101規定。然而,重點在此,僅是連結機器或是有轉換並不足以通過machine-or-transformation測試,而是要"特定(particular)"機器或"特定"物體的轉換才會是有意義的限制(meaningful limit)(條件一),而且使用特定機器或特定物體的轉換必須包括"超越"不重要的額外解決方案(insignificant extra-solution activity)(條件二)。
反過來說,如果專利範圍中的機器或是轉換僅是存在在相關領域的使用(field-of-use)中(可以說是在相關領域的一般應用中),也只是不重要的額外解決方案(insignificant extra-solution activity)。
以上說明大約就可知道甚麼是「insignificant extra-solution activity」。以下節錄的段落就把machine-or-transformation測試的條件講清楚:專利範圍中連結特定機器或是特定物體的轉換是有意義的限制以及超越不重要的額外解決方案。
以下是古老(很多年都沒有討論了)的machine-or-transformation測試的流程:
相關範例可參考:https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/comments/novartis.pdf,其中提出範例如下:
claim 1:治療疾病X的方法,包括施予成分Y給具有疾病X的病患,判斷病患身體內成分Y的程度,若低於門檻A,表示要增加成分Y的施藥;若高於門檻B,表示要降低成分Y的施藥。這個流程明顯沒有連結(tie to)特定機器,但病患因為成分Y產生轉換,並且此轉換在此專利範圍中是有意義的限制,並且超越"insignificant extra-solution activity"。此專利範圍符合101規定。
以下兩個claim範例都是沒有連結機器,但產生了轉換,並且是有意義的限制,並且超越insignificant extra-solution activity。
Ron
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