本篇名稱為＂不同舉證責任標準的判決不適用（或說＂不見得適用＂可能準確一點 updated on Feb. 14, 2025）"Collateral Estoppel"(旁系禁反言)＂，本來也考慮用＂澄清Collateral Estoppel的適用＂。旁系禁反言的適用有幾個條件，但因為PTAB在IPR程序中要求優勢證據的舉證責任標準與法院要求清楚而具有說服力的舉證責任標準不同，特別是針對相同專利的不同專利範圍（即便專利範圍之間沒有實質差異），不適用旁系禁反言。
案件資訊：
原告/上訴人：KROY IP HOLDINGS, LLC
被告/被上訴人：GROUPON, INC.
系爭專利：US6,061,660
判決日期：February 10, 2025
本案緣起原告Kroy對Groupon提起專利侵權告訴，Groupon提起撤銷訴訟的請願，理由是針對系爭專利之前已經有兩件IPR（inter partes review）決定，因此根據"collateral estoppel"（翻為旁系禁反言，關於不得對重複"爭點"提起訴訟的一種禁反言）認為應撤銷本次訴訟。在此一提的是，被告提起的兩件IPR涉及的系爭專利範圍與本次提起侵權訴訟的專利範圍並不相同。
地方法院同意被告請願，作出撤銷訴訟的決定，原告提起上訴。
系爭專利'660關於一種獎勵計劃和兌現的方法與系統，系統提出一個主機，讓贊助公司與零售商具有可以自己設定提供消費者獎勵辦法的能力，並可讓消費者方便兌現獎勵。
在2017年，原告Kroy向被告Groupon提起侵權告訴，次年，被告對系爭專利中21項專利範圍提起兩件IPR，Kroy動作也很快，立馬修改侵權訴狀，將主張權利改為上述21項專利範圍以外的專利範圍。果然，PTAB作出的決定以及後續上訴法院的決定都是系爭專利中21項專利範圍全數無效。
後來，Kroy又在2022年提起第二次修改訴狀，主張被告侵害'600其他14項專利範圍，於是Groupon主張"collateral estoppel"（旁系禁反言），提起撤銷訴訟的請願。地院同意Groupon請願，撤銷侵權訴訟。
（編按）根據判決文，雖collateral estoppel是禁止相同爭點（針對先前已被判決無效的相同專利範圍），但地方法院同意Groupon請願的理由也算有說服力，當其餘專利範圍與被判決無效的專利範圍沒有實質差異（immaterially different），仍適用collateral estoppel。
這裡引用第三法院（Third Circuit）提出適用collateral estoppel的四點要件：
(1)相同爭點已有前次判決；
(2)相同爭點已進入訴訟；
(3)先前爭點是對該次判決是有必要的；
(4)本次禁止重新訴訟的爭點在前次判決已經完整呈現。
案件進入CAFC：
本案爭議是（基本上地院訴訟並未完全討論以上四點），地院判決先前無效決定（系爭專利部分專利範圍無效）關聯的專利範圍與本次訴訟專利範圍沒有實質差異而適用collateral estoppel是否合法？
原告主張，PTAB判定專利無效的舉證責任低於地方法院，因此先前PTAB判決並不適用collateral estoppel。
"collateral estoppel"的例外適用應符合公知的理由，這裡的例外之一就是同意原告主張在不同層級的專利有效性判斷有不同的法定標準，也就是原告認為PTAB與法院的舉證責任不同。並且解釋，先前"基於優勢證據的標準"作出的判決，使得"collateral estoppel"不適用後續"基於清楚而有說服力的證據標準"的訴訟。
也有相似前例，因為前後判決有不同的舉證責任（通常指之後的判決舉證責任標準較高），且特別是針對不同專利範圍，並且前後爭議的專利範圍之間沒有實質差異，不適用collateral estoppel。
判決中引用前例"ParkerVision, Inc. v. Qualcomm Inc"，在PTAB程序中判決其中裝置範圍無效，之後地院爭議在其中方法專利範圍，不適用collateral estoppel，但主因仍是因為舉證責任標準不同。
"Our reasoning in ParkerVision holds true in this appeal. Collateral estoppel generally does not apply when the second action involves application of a different legal standard, such as a different burden of proof."
特別地，被告提出另一前例XY, LLC v. Trans Ova Genetics, L.C. (Fed. Cir. 2018)，其中判決儘管舉證標準不同，但此案判決仍根據PTAB的最終決定適用於後續地院訴訟中。但CAFC澄清，XY案例中提出一個不適用Collateral Estoppel有限例外：即便有不同的舉證責任（或加上＂標準＂兩字），一旦法院同意PTAB專利無效的決定，相同的專利範圍並不能在地方法院主張。（編按，這當然是因為專利被判定無效，在地院的訴訟即可撤銷，感覺與Collateral Estoppel關係不大。）
如此，CAFC否決地方法院判決，認為PTAB基於不同舉證責任且針對不同專利範圍的無效決定並不能讓Collateral Estoppel適用之後地院中主張不同專利範圍的訴訟，發回重審。
"We hold that a prior final written decision of the Board of unpatentability on separate patent claims reached under a preponderance of the evidence standard cannot collaterally estop a patentee from asserting other, unadjudicated patent claims in district court litigation. As such, dismissal was inappropriate."
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"collateral estoppel"案例可參考：
－當權利被轉換，原權利人的權利將被限制 - Uniloc USA, Inc. v. Motorola Mobility LLC (Fed. Cir. 2022)（https://enpan.blogspot.com/2023/05/uniloc-usa-inc-v-motorola-mobility-llc.html）
－一或多部電腦中的"至少一部電腦"執行了所有步驟的侵權議題 - Finjan v. SonicWall (Fed. Cir. 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/10/finjan-v-sonicwall-fed-cir-2023.html）
－提供證據的義務、前案結合的動機以及旁系禁反言 - Polygroup Limited MCO v. Willis Electric Co., LTD (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/07/polygroup-limited-mco-v-willis-electric.html）
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CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1359.OPINION.2-10-2025_2465811.pdf（備份：https://app.box.com/s/09xgiayotic4bdkud359b73qk9kuudwx）
Ron
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