歐洲專利訴願程序（Appeal Procedure）

筆記

歐洲專利訴願程序（Appeal Procedure）

歐洲專利訴願程序由訴願委員會（Board of Appeal）負責
如一般認定的專利訴願制度，歐洲訴願程序同樣是針對先前專利審查的決定做出司法決定，所作出的決定規範於EPC Art.106（Decisions subject to appeal）：(1)訴願內容係對先前決定不服所致，包括收件單位（Receiving Section）、司法部門（Legal Division）、審查部門（Examining Division）和異議部門（Opposition Division）所做的決定；(2)訴願委員會所作的決定並非終結審定；且(3)提出訴願的權利規範於施行細則中

程序上：
(1)凡不服審查決定的任一方皆可提出訴願
(2)訴願提出的時間應於審查決定發出後兩個月內，由申請人提出Notice of Appeal（訴願通知）
(3)繳錢後才算有提出訴願
(4)審查決定後四個月（在提出notice of appeal之後）內必須提出訴願理由（statement）
(5)訴願委員會將根據訴願理由做出決定
(6)訴願委員會應對於請願內容作出決定，如果核駁請願，應敘明理由
(7)訴願委員會所作的決定可被上訴到擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）（訴願決定後兩個月內），理由應充分
(8)若果同意此上訴，擴大訴願委員會應重開訴願程序

Ron

MPEP 804.03 相同申請人的前後申請案涉及重複專利

MPEP 804.03 相同申請人的前後申請案涉及重複專利

這段內容涉及「不同實體共同擁有的發明」、「共同研發合同」下的不共有發明
就美國專利法103(c)的規定中（可參考：http://enpan.blogspot.com/2008/10/103c.html）

103(c)(1)不同人開發的先前發明，若符合102(e)(f)(g)其中一或多個的條件，可視為先前技術（prior art），但在完成發明時由相同人擁有、或受讓給相同人，不能排除其可專利的可能（也就是發明當下為相同人或是受讓同一人的前後發明，不能互為引用103(c)的核駁理由）

103(c)(2)不同人的發明，由同一人或是因義務讓予給相同人（如職務上或受委託的發明）主張其專利權，不得排除其專利性，若是：
(A)在主張專利權前由發明人簽署共同研發合同；
(B)主張權利的發明之果效落於此共同研發合同；並且
(C)其專利申請案之發明揭露或是在此共同研發合同下更改其所屬權利人

103(c)(3)上述共同研發合同（joint research agreement）即規範所主張發明為多數人共同實驗、發展與研究的合約


MPEP 804.03即據此提出幾點可能在共同擁有、共同研發的前後案產生的專利性問題
I. 重複專利（Double Patenting）
在相同申請人或是經合約規範的共同研發人，前後專利案若為無專利性區隔的發明，為了避免不當延長專利期限，則應提出期末拋棄（terminal disclaimer）保住前後兩個專利案，但設定為相同的專利期限

II. 在共同研發合同下的共同或是不共同擁有
不共同擁有的專利權或是申請案，在共同研發合同下，視為共同擁有，也就是符合103(c)(2)不得排除專利性的規定
補充：重複專利的核駁時機：
在符合102(e)（申請在先）與103進步性的核駁理由的事實時，若符合具有共同擁有權的條件，審查委員仍做出重複專利的核駁（double patenting rejection），申請人即提出103(c)具有共同研發條款的排除理由，使前案失去前案的資格（disqualify as prior art），審查委員即可撤回重複專利的核駁理由。

Ron

First Inventor to Disclose - 美國專利法改革整理 V

筆記

在本次美國專利改革中，新穎性與進步性的判斷簡化到以「first effective filing date」為時間基礎

在USPTO公佈的AIA改革報告中，對effective filing date有以下定義：
‘‘(i)(1) The term ‘effective filing date’ for a claimed invention in a patent or application for patent means—
‘‘(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or
（有效申請日為具有一個權利範圍的發明專利或是申請案的實際申請日）
‘‘(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c).
（該發明之最早專利申請案的申請日，符合119, 365(a), 365(b)所規定的國內或國際優先權，或是120, 121, 365(c)規定的延伸案主張的較早申請日益處）


Provisional Application：
但對於並無需提供權利要求項的美國臨時案（provisional application），本次改革內容並無太多著墨，顯然這個臨時案的措施仍沿用現行的作法，對於美國專利法拋棄最早發明的判斷來說，此提供申請人取得較早「priority filing date」、沒有格式規定、便宜、又不影響專利期限的方案可能成為搶申請日的最佳方式！

Ron
參考資料：USPTO, 美國專利代理人

美國專利法改革整理 IV - 專利核准後的異議程序

經修法確認後，將於施行後一年實施POST-GRANT REVIEW (PGR) 與INTER PARTES REVIEW (IPR)兩種核准後異議程序

POST-GRANT REVIEW (PGR)

1. 簡單來說，PGR是提供給第三方(third parties)在專利核准後（包括再領證核准後）九個月內可以向USPTO提出的異議程序
2. 第三方為利害關係人（in interests），且不能在提出PGR前已提相關民事訴訟
3. PGR程序提交給PTAB（Patent Trial Appeal Board，三位資深官員組成，取代現行BPAI）處理，PTAB應於PGR提出後三個月內決定是否同意或否定受理PGR，並應於一年內（可延長六個月）作出最後決定
4. PGR提出應主張至少一項專利權利範圍無效 (not limited to 102/103)
5. 不服PGR之決定，可向CAFC提出訴願（Appeal）
6. PGR過程中會產生禁反言（Estoppel）
7. 提出PGR的訴願人不能在PGR期間提出任何法院程序
8. 專利權人與提出PGR的訴願人可以和解，因此USPTO可以終止PGR程序，且不會產生禁反言
9. USPTO會限制在ㄧ定時間內提出PGR的次數

INTER PARTES REVIEW (IPR)

1. 類似PGR，IPR是提供給第三方(third parties)在專利核准後（包括再領證核准後）九個月之後或PGR程序終止後（以較晚的為主）可以向USPTO提出的異議程序
2. IPR提出者應證明至少一個專利權利範圍無效（新穎性, 進步性） (limited to 102/103)
3. 如同PGR，IPR程序由PTAB受理執行
4. USPTO（PTAB）應於提出IPR三個月內做出同意或否定受理此程序的決定，並於一年內（可延長六個月）作出最後決定
5. IPR期間，專利權人有一次修改權利範圍的機會
6. IPR同樣會產生禁反言

PTAB：


上述兩種異議程序是提供給第三方反對專利的機會，其中PGR顯然是適合競爭對手提出的，而且時間要求頗短，所以競爭對手之間要積極監控彼此專利。IPR是由現行Inter Partes Reexamination所演變，程序較為簡單，規定也不多，是個第三方提出異議的適當措施。這些措施目的無非是減少許多無謂在法庭上專利性的爭議。這些措施都在新法實施後一年後施行，屆時有任何問題都會漸漸浮上檯面

另提供給專利權人確認專利的有效性也有補充審查（supplemental examination）的程序，這是提供給專利權人再次與USPTO確認專利可實施的措施，專利權人提出後，USPTO將會在三個月內認定該專利是否有實質新的專利性問題（substantial new question of patentability, SNQ），若有此SNQ，則會接著啓動Ex Parte Reexamination，對專利作出無效再審程序

另有pre-issuance submissions程序，讓第三方在專利取得核准通知（notice of allowance）前，或公開後六個月後，或核准理由發出後提出意見，提出先前專利或公開物供USPTO參考（updated 7.19.2012）

Ron
資料來源：USPTO

WIPO專利申請案可請求恢復優先權主張？

筆記

事件：從國家階段進入PCT申請案
在WIPO提出PCT申請案時，若超過可以主張最早國家申請案申請日的優先權時，是否可以主張恢復優先權（restoration of priority）？

2007年5月1日起申請的PCT國際申請案可以有回覆優先權主張的可能，但仍有限制，並非所有過期的案子都可主張恢復優先權

第一，欲恢復優先權主張的申請案應為2007.5.1後的申請案
第二，此類恢復程序都要付費
第三，不是每個PCT案受理單位（receiving office）都有一致的恢復規定，端賴該受理單位所屬國家的國內專利法規訂
第四，要敘明非故意（unintentional）逾期的理由
第五，應於優先權過期日後兩個月內主張恢復
第六，過期案件若經受理恢復優先權主張，PCT申請案的相關期限係以該最早優先權日為基準
第七，有些受理局會要求declaration

Ron
資料來源：WIPO

美國專利法改革整理III

America Invents Act

“first to invent” system to a “first inventor to file (first inventor to file)” system
在新改的first-to-file系統，最重要的就是「effective filing date」，有效申請日變成一個修法的主軸，比如在102,103法條中所描述的發明時間，就被此「effective filing date」所取代
特別是引用先前申請日的好處，包括國內外優先權日、PCT申請日等，所提到的先前申請案應具有符合專利送件規定的內容，特別是包括有說明書與至少一項權利範圍
適用first-to-file系統的過渡期間，如果申請案具有說明書與至少一項權利範圍，仍可適用先前first-to-invent的法規，也就是以「發明日」作為所有102,103的判斷（前案的時間基準）

“Derivation Proceedings”取代現有interference proceedings
算是一種申請人調查程序，或是來歷調查，也就是後案申請人可以主張一個有相同發明的先前發明申請案是由後案發明人/申請人所衍生的發明，但提出請願的時間限制在後案第一次公開後一年內

美國專利法102的改變：
新的102(a), 102(b) 與 102(d)將取代現行102(a)-(f)，102(g)則會被刪除

新的102(a)(1)規範所謂先前技術（prior art）包括有效申請日（effective filing date）前的專利、公開文獻、公開使用（public use）、販賣與其他美國國境以外的有效公開（不限於美國國內公開）
“the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.”

新的102(a)(2)所規範的先前技術包括任何由不同實體與有先前有效申請日的專利或公開文獻
“the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published… under section 122(b), in which the patent or application…names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.”

新的102(b)重新定義新穎性優惠期（grace period），新的定義是由發明人或由該發明人所衍生（如：共同發明人、共同申請人）的揭露（包括使用與販售）內容若在申請日前一年內，該申請案不失新穎性，也就是該發明人申請前一年內的揭露內容並非申請案的前案。

新的102(c)允許在有效申請日以前的共同研發合同（joint research agreements, JRAs）下規範的共同所有權人主張共同擁有專利

新的102(d)刪除Hilmer Doctrine（美國國外優先權與先申請美國的申請案間的衝突），也就是美國後申請案如果主張較早的國外優先權，此為美國國內先申請案但並無較早優先權的先前技術

美國專利法103的改變：
新的103取代現行103(a)-(c)，進步性（非顯而易見性）的判斷以有效申請日為判斷基準

Ron
資料參考來源：BSKB

美國專利法改革整理 II

美國總統於9.16.2011簽署通過此次美國專利法改革法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA），美國專利法向來定期會有變動，本次的變動頗大，甚至動搖到根本的精神，成為First-to-File系統。宣稱是美國專利系統1836年來最大變革！

有圖為證（uspto.gov）

9.16.2011總統簽署後，10天後（9.26.2011）先漲價，幅度約15%，如申請費從$330變成$380（大實體）：

（http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee092611.htm）

12至18個月之後開始實施first-to-file的制度，相關改變可參考前一篇（http://enpan.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.html），重點摘要：

- 新穎性判斷皆以專利申請日為審查基準日，若申請日前有公開物, 公開使用或販售, 已被專利(issued patent), 公開等事件，皆缺乏新穎性

- 優先權是以前案申請日為準

- 1年新穎性優惠期限（102(b)）為專利申請日前1年內

- 擁有專利的人須於專利領證後1年內對另一擁有相同專利的人主張民事訴訟（以申請日來比相同發明誰先申請）

- 相同發明的申請人調查程序（derivation proceeding）進入訴願程序時，以先申請者為真正的發明人，此訴願僅能與第一案公開後一年內主張

- 以往的Inter Partes reexamination將被Inter Partes Reviewing Proceeding所取代（改革法案啓動後1年實施），而被廢止。Ex Parte reexamination（單方面再審，由審查官自行決定，無須詢問他人意見）仍繼續

- 提起Inter Partes review的人（非專利權人）僅能根據102, 103等規定提出專利無效（看專利申請日），並且，Inter Partes Review Proceeding必須在專利核准或是再領證後9個月以後才能提出。Inter Partes review可能由審查官在審查時判斷是否啓動

-在上述Inter Partes Review中，審查官有權提出各方聽審（oral hearing）、最終決定應在提出Inter Partes Review後一年內做出，但審查官可依需要提出延長，但不得延長超過六個月。Inter Partes Review中不得擴張權利範圍

- POST-GRANT Review：非專利權人可於專利核准後9個月內提出Post-Grant review（核准後檢查），可提出任何可使其撤銷的理由要求主張1或多個權利範圍沒有專利性，同樣可要求聽審

- 任何第三方可在專利審查中提出公告專利、公開申請案、印刷品等證據，並提出相關性陳述供審查委員參考（改革法案實施一年內施行），應在以下幾個時間點以前：核准通知（notice of allowance）前、申請案在第一次官方公開（如18月早期公開）後6個月、接獲第一次OA之後

- 微實體有75％官方費用減免（Micro Entity，可參考http://enpan.blogspot.com/2011/09/micro-entity.html）

- 產品之相關專利的註明可標註於網站、產品上，而僅能有利益相關人（有侵權訴訟）才能對相關錯誤標示（false marking）提起訴訟，而過期專利的標記並不違法

- 依據請求與費用（$4800）每年10000件可優先審查，適用發明案與植物發明

- 經授權的受讓人可自行提出專利申請（舊法是以發明人為當然申請人，並附上宣誓書），也就是經授權後，非發明人可以提出oath或declaration，改革案實施後1年施行

- 專利權人自己可以提出補充審查（supplemental examination），請求再次考慮、校正相關發明的資訊（Ex parte是由第三方提出）。此方案可讓專利權人對專利有一定的確據，避免專利被惡意延宕以致於不能主張專利權

- 缺乏揭露BEST MODE（最佳實施狀態）不再為讓專利無效、撤銷或不能執行（unenforceable）的理由，但仍可能為專利審查中的考慮之一。改革法案開始執行時即施行

- USPTO將建立3個以上衛星辦公室（satellite office）分擔專利相關業務

- 美國政府將對於僅擁有專利而不實施專利的非實施實體（non-practicing entity or patent assertion entity）的專利訴訟提出解決方案，要降低專利訴訟的負面問題

Ron

資料參考：

USPTO
BSKB

http://www.hershkovitz.net/