從案例來看101核駁意見的答辯 - US12086857

US12086857

這個發明提出的系統以AI模型處理使用者輸入描述某物件的文字，不用多，就通過模型處理成影像(prompt image)，也將文字處理成向量(text embedding)，通過模型處理產生經預測位置以及用以描述物件的像素，接著將影像投入搜尋引擎，得出搜尋結果，搜尋結果聯結所述物件，再以搜尋結果介面顯示搜尋結果。

以專利圖式來看，此發明將輸入文字轉為圖案，再對圖案進行搜尋，得出各種額外資訊：

原始送件的Claim 21（申請後主動修正，刪除原來的claims，新增另外20項）

這樣的專利範圍收到不符專利適格性（35U.S.C.101）的核駁意見，審查委員在OA中的描述算是很制式，但也可整理出答辯方向，其中藍色字是我標註的，可以知道審查委員採用TWO-STEP test審查本案，也很標準地提出核駁意見，反過來，也是提示相應議題的完整答辯方向。

step 2A prong 1

step 2A prong 2

step 2B

修正：

答辯：（其中標註的藍色字就是答辯的重點，答辯策略就是順著審查意見一一回應）

核准通知中審查委員的核准理由，可知審查委員在乎的是本案＂建立模型＂的技術內容使得發明並非僅是一般目的電腦執行既有流程的抽象概念，而是具備有意義的技術特徵，實現某種＂轉換/transformation＂，使得本案可以超越抽象概念。

my two cents:

AI發明本身就是數學與電腦程序的組成，面對的專利適格性挑戰包括被視為是抽象概念、一般電腦執行既有的程序、是否包括額外元件、而額外元件是否可整合抽象概念為實際應用，以及是否額外元件非已知、常規與習知而能形成進步特徵等。

從以上案例可知，一旦審查委員認定不可專利，就需要花好大力氣回應，針對審查委員在乎的事（一般都是寫在OA中）進行答辯；然而，運氣有時也是挺重要的，因為一次課程中要去理解Google的AI專利，也看了不少Google的AI相關專利，其實多數仍是102/103議題，感覺至少第一次OA有沒有101議題應該是審委的一念之間。

參考資料：https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-eligibility

美國專利局發布的專利適格性（SME）指南中的範例： 

- 2024 AI Examples 47 through 49 (effective July 17, 2024) 

- October 2019 Examples 43-46 (issued October 17, 2019) 

- 2019 PEG Examples 37 through 42 (issued January 7, 2019) 

- Examples 1-36 (issued between December 16, 2014 through December 15, 2016)

Ron

USPTO的ASAP!（AI早期檢索與答辯服務）

美國專利局啟動一個審查前發明專利檢索的人工智慧試行計劃（USPTO launches new AI Pilot for pre-examination utility application search），稱“Artificial Intelligence Search Automated Pilot” (ASAP!)，目標是改善專利審查品質、縮短答辯時間，以及提升效率。

這個試行計劃ASAP!讓申請人可以在初步溝通時即取得先前技術的「top ten list」，通過生成AI輔助檢索結果通知（AI-Assisted. Search Results Notice (ASRN)），使得ASAP!讓申請人在實際審查之前可早期評估所提出的專利，並更進一步地，ASAP!目的之一還能告知申請人如何面對第一次OA，AI輔助的答辯包括提出初步修正、收集針對宣誓與通知的證據、請求延期，或是提出請願（petition），包括表明放棄，如果不再要求實際審查，可以要求退還部分費用。

ASAP!試行時間：10/20/2025 ~ 04/20/2026，或是受理達到至少200件申請案為止。

在ASAP!中，當申請人接獲ASRN，可提出請願（petition）與費用。

網址：https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-ai-pilot-pre-examination-utility-application-search

自動檢索試行計劃：https://www.federalregister.gov/documents/2025/10/08/2025-19493/automated-search-pilot-program

Ron

專利標示與原告不當訴訟賠償的案例 - Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc. (Fed. Cir. Dec. 17, 2025)

本篇原本標題是... 主張專利過期前損害賠償的要件 - patent marking，原告的訴前行為（多做與少做的事）也使得他賠了夫人又折兵。

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：ORTIZ & ASSOCIATES CONSULTING, LLC

被告/被上訴人：VIZIO, INC.

系爭專利：US9,147,299、US9,549,285

判決日期：December 17, 2025

案件源起原告/專利權人Ortiz對Vizio提出侵權告訴，但是專利權卻在提出侵權告訴當下是過期的，因此，即便侵權成立，原告在侵權告訴中僅能索賠有限的損害賠償（僅能針對訴訟前一段時間的損失）。被告Vizio則是在地方法院提出撤銷訴訟請願，理由是專利標示是要主張專利權過期前損害賠償的必要措施，而原告並不符35 U.S.C. § 287專利標示（patent marking）的規定。

原告對此提出修正訴訟請求（訴狀），而Vizio又提出第二次撤銷訴訟請願，意見如同前次請願的主張 - 原告違反35 U.S.C. § 287專利標示的規定。

-----35 U.S.C. § 287-----

35 U.S. Code § 287 - Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a)Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

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地方法院最後是同意Vizio請願，撤銷Ortiz所提出的訴訟。

其實地院撤銷訴訟有兩個因素：

第一，之前Ortiz曾以相同兩件系爭專利對Panasonic等公司提出侵權告訴，但此訴訟因為被告同意授權和解而由原告撤銷，當時地方法院作出的裁決是：Panasonic販售專利授權商品需要執行「專利標示」，且Ortiz有責任確保專利授權商品有專利標示。

第二，即便原告撤銷訴訟但仍沒有達到授權的目的，原告仍會因為沒有專利標示而使訴訟被撤銷。

在本案中，Vizio除了提出原告違反專利標示（35 U.S.C. § 287）規定而請求撤銷訴訟外，還主張原告應返還訴訟費用（35 U.S.C. § 285/28 U.S.C. § 1927）。

35 U.S.C. § 287

對於地院撤銷訴訟的決定，Ortiz爭辯因為他沒有生產物件，應無需標示專利資訊；訴訟中提及的Panasonic案被撤銷並為執行專利授權；如果法院同意第二次修正訴狀，可以針對專利標示進行論述。

對此，法院引用前例重申專利標示的重要性：

專利權人有責任告知公眾他擁有的專利權，因此Ortiz的主張無理由（編按，沒有產品不是藉口，專利標示的方法很多）。

35 U.S.C. § 285/28 U.S.C. § 1927

根據地院判決，本案符合美國專利法35U.S.C. 285條款中「特殊情況（"exceptional case"）」，法院應判決原告繳付各被告所支付的律師費用（編按，一般理由為，原告有客觀的不合理性，以及原告以不合理理由提出訴訟），其中符合285條規定的"特殊情況"而應負擔勝訴方費用的理由（不當行為）是：(1)專利過期，因此不能對未來損害提出賠償，加上，沒有專利標示，也不能對訴前損失提出賠償；(2)Ortiz訴訟行為不合理，包括沒有及時執行探索程序（discovery）；(3)Ortiz提出的和解條件與此訴訟實質無關；(4)Ortiz有訴訟黑歷史 - 過去有多次包括本次系爭專利的侵權訴訟，有些由原告主動撤銷，有些是未能及時提出有效訴訟請求而被駁回。

以上，可參考判例 - 地方法院有決定律師費誰付的裁量權 - Octane Fitness v. Icon Health (Supreme Court 2014)（https://enpan.blogspot.com/2014/05/octane-fitness-v-icon-health-supreme.html）。

另一方面，地院認為本案不符28 U.S.C. § 1927，不同意原告應負擔其他額外費用。

-----35 U.S.C. § 285-----

35 U.S.C. 285 Attorney fees. 

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

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-----28 U.S.C. § 1927----

28 U.S. Code § 1927 - Counsel’s liability for excessive costs

Any attorney or other person admitted to conduct cases in any court of the United States or any Territory thereof who so multiplies the proceedings in any case unreasonably and vexatiously may be required by the court to satisfy personally the excess costs, expenses, and attorneys’ fees reasonably incurred because of such conduct.

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關於地院判決原告應擔負被告訴訟費用一事，小細節是，因為費用不高，也沒有必要是符合“特殊情況/exceptional”，更何況，意義上，針對原告的不當行為等「特殊情況」作出的判決並無不當。

CAFC判決地院的決定並沒有濫用裁量權，同意地院判決。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1783.OPINION.12-17-2025_2620392.pdf（備份：https://app.box.com/s/c32hqq3mm8mq7s0amkao4pl7co6vfm9s）

Ron

訓練AI模型不一定會影響原著的潛在市場 - Kadrey v. Meta (N.D. Cal. June 25, 2025)

訓練AI模型不一定會影響原著的潛在市場 - Kadrey v. Meta (N.D. Cal. June 25, 2025) 

  

案件資訊： 

原告：Richard Kadrey, et al. 

被告：Meta Platforms, Inc. 

判決日期：June 25, 2025 

  

本案是由13個小說作者對Meta提出著作權侵權告訴，控告Meta從線上圖書庫下載他們的書籍訓練Llama大型語言模型，爭議就是Meta的行為是否是合理使用？ 

  

原告主要提出兩個Meta侵權（影響市場）的事實，第一是，Llama會重製書籍中的片段；第二是，Meta並未獲得允許使用它們的書籍訓練AI模型，也就削弱書籍作者們可以授權訓練AI的能力。 

  

討論的主題是Meta的行為是否是合理使用，同樣地，判斷合理使用考量的4個因子： 

1. The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;（使用的目的與特性，是商業本質或是非營利教育目的） 

2. The nature of the copyrighted work;（使用受著作權保護作品的本質） 

3. The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and（使用受到著作權保護的作品的量與實質性） 

4. The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.（對於受著作權保護的作品的潛在市場的影響） 

  

參考前篇「Bartz v. Anthropic PBC (N.D. Cal. June 23, 2025)」法院判決，基於使用的目的與特性來判斷是否合理使用的”第一個因子”，法院同意訓練AI模型屬於”transformative”（變形），書籍本身的存在是提供閱讀，但是Meta所萃取的型態（pattern）與統計資訊是用以強化文字產生器（如LLM），本案法官判定這類從書籍中萃取出資訊以訓練AI模型，屬於合理使用。 

  

（編按，根據美國版權局發布的生成式AI與著作權報告，其中提到本案，法院認為Llama模型侵犯衍生著作的主張是沒有意義的，這是因為法院認定模型中運用的資料是經過抽象化的資訊，而此案例中的原告並沒有主張模型"可能會"吐出（spit out）被著作權保護的真實內容，或是輸出與原始著作權保護內容足夠相似的內容。） 

  

Factor One: 

本篇判決對於Factor One的解釋可以參考：第一因子判斷二次使用是否是”transformative”，也就是判斷新的著作僅是取代原著，或是以特定目的或是不同性質而加了新事物？（”the first factor focuses on whether the secondary use is “transformative”—that is, on whether and to what extent “the new work merely supersedes the objects of the original creation (supplanting the original), or instead adds something new, with a further purpose or different character.””） 

  

明顯地，Meta使用原告書籍是用於特定目的以及使其具有不同的性質，也就是Meta的”使用”具有”transformative”，因此Meta在此判斷下符合合理使用。 

  

Factor Two: 

本篇判決對於Factor Two的解釋是，有些作品是更接近著作權要保護的對象，使得其被複製時更難認定是合理使用（”some works are closer to the core of intended copyright protection than others, with the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are copied.”）。 

  

本案原告的作品-書籍，多半是小說、回憶錄與戲劇，這類屬於高度表現力的作品，這正是著作權想要保護的對象，並且著作權還保護這些作者的表達方式（”manner of expressing”）。 

  

因此，當Meta訓練AI模型時使用了這類作品，並不容易被判定是合理使用。其中，根據Meta自己的說法，在訓練LLM時，學習的是這些作品中文字與概念的"統計關係/statistical relationships”，如文字的順序、使用頻率、文法與語法（syntax）等。 

  

但是，法院”明察秋毫”，既使Meta認為其取得的內容並非屬於”文字表達”的資訊，認為其行為是一種” intermediate copying”（中間複製），但法院同意原告說法，Meta侵權事實是使用了原告的書籍副本，建立的資料庫也是讓使用者可以搜尋到他們的書籍，並且Meta想要訓練的是高品質的LLM，因此需要高品質的訓練數據，也就需要如原告他們的高品質的表達方式。 

  

在此判斷下，Meta並非合理使用。（不過法官認為用這個判斷因子斷定合理使用的影響很小） 

  

Factor Three: 

本篇判決對於Factor Three的解釋是：使用的部分的”量與實質性”是與複製的目的有合理關聯（“asks whether ‘the amount and substantiality of the portion used’” are “reasonable in relation to the purpose of the copying.”）。 

  

（法官表示本案與此因子關係不大） 

  

Factor Four: 

本篇判決對於Factor Four的解釋是：此因子是要查被控侵權者的特定行為造成著作權人利益損害的程度，以及是否會對原著的潛在市場造成實質不利影響？（”This factor looks to both the “extent of market harm caused by the particular actions of the alleged infringer” and to “‘whether unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant . . . would result in a substantially adverse impact on the potential market’ for the original.””） 

  

在此一提的是，上述因子或許證明了Meta的使用產生了”transformative”，但是Meta仍可能非合理使用，主要的理由是因為Meta（超大搜尋引擎）與使用者的接觸會影響原著的市場。 

  

本案原告主張被告已經侵害其潛在市場，主要理由是，(1)Meta訓練的模型會輸出與原著實質相似的內容；(2)原告們可將其作品授權用於AI訓練，並且使用未授權副本訓練AI也傷害原著的市場；(3)即便模型不會重製他們的作品，或是產生實質相似的內容，但模型可以產生足夠相似的內容而可能與原著競爭，或是間接取代原著。 

  

法院認為原告們”多慮了”，因為認為Llama並不會讓使用者產生任何原著書籍中有意義的片段。其中，本案經專家證人測試，即便提供原告提供的提示詞（這裡用語是”adversarial prompting”），Llama無法從原告的任一本書產出超過50個字，顯見無法從Llama取得足夠多的書籍內容。 

  

（編按，據此證明Meta訓練AI模型Llama時只萃取書中用以強化LLM的型態（pattern）與統計資訊，而複製實質的內容。另外，本案判決也順便提到Google Books，曾有法院(Second Circuit)判決Google Books的二次使用（讓使用者看到頂多16%內容的原著）並沒有威脅到著作權人的任何實質利益，如版權收益。） 

  

整篇來說，Factor Four才是最重要的討論議題，本案例原告要主張的，以及法官的判決依據，主要是基於合理使用的第四個因子 – 是否”Meta的使用”影響了原著作的潛在市場？ 

  

判決提到，如果要判斷是否有市場稀釋（market dilution），最恰當的比較不是比對一個沒有LLM的世界，而使比較一個沒有使用受到版權保護的作品訓練的LLM。如果LLM的訓練僅是基於一般公眾領域的作品，LLM仍可能會快速產生大量可以與版權書籍競爭的作品。當複製書籍作為AI訓練數據不是合理使用時，AI的開發者會找出授權他們想要使用的內容的方式。如果書對Meta訓練AI而言是好的，他們會付費取得授權。 

  

但是，原告並沒有證明其市場被稀釋，明顯地法官認為Meta使用原告著作的方式為高度變化（highly transformative），並沒有影響原著的潛在市場，因為AI產生的內容並不是原本著作內容；換句話說，法官認為，即便被告以某種方式複製原告作品，並不代表可以替代原作品，加上原告也無法證明被告的行為侵占了原作者該有的市場。 

  

案件資訊來源：https://ipwatchdog.com/2025/12/23/copyright-ai-collide-three-key-decisions-ai-training-copyrighted-content-2025/ 

  

判決文：https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/candce/3:2023cv03417/415175/598/0.pdf?ts=1751049986（備份：https://app.box.com/s/syxyocbjpvxingvejd8klk16ult61gl9） 

  

Ron