根據國外部落格的描述,本案例中原告Ortiz & Associates Consulting, LLC ("Ortiz")為NPE(非專利實施實體),他們的網站(https://ortizconsultinggroup.com/)也僅留下聯絡方式,沒有太多訊息(除非寫在其他地方,在此不討論)。
因此可知的是,Ortiz沒有產品可以標示專利,從網站也沒看到專利標示,這樣造成無法針對訴前侵權(pre-suit infringement)主張損害賠償(pre-suit damage)。反之,如果有建設性的專利標示(如在產品上標示"patented"),損害賠償的追溯可以到提告之前6年。
針對被告以上主張,Ortiz修改訴狀,Vizio仍是表示Ortiz並沒有符合35U.S.C.287專利標示的要求,要求撤銷訴訟。地方法院找到兩個撤銷訴訟的理由,可參考前篇。理由之一是,之前Ortiz曾對Panasonic提起侵權訴訟,後來雙方和解,和解理由"應該"是「Panasonic同意取得Ortiz專利授權,並需要在其商品上標示專利」,據此觸發Ortiz有責任努力確保專利產品標示專利,然而,基於前次訴訟的要求,顯然Ortiz並未盡責,因此讓地院有理由撤銷訴訟。(Ortiz澄清和解協議僅涉及過去侵權的產品,並沒有對未來產品達成授權協議,即便如此,地院意見仍是有意義的!)
理由之二是,Ortiz有機會補償專利標示的規定,但事實上違反專利標示法規,因此地院同意撤銷訴訟。
Ortiz的主張是:
(1)Ortiz沒有行使專利權的產品,沒有專利標示義務;(2)與Panasonic之間和解沒有包括專利授權;(3)如果法院讓他提出第二次修改,會論述專利標示的議題。
地院很重要的心證是,因為有先前訴訟的關係,「Ortiz知道或是應該知道其訴狀並沒有任何可執行損害賠償的論點」,而Ortiz卻沒有對此提出修正,至少要對於沒有專利標示的事實進行答辯,使得Ortiz的訴訟立場實質上是弱的。
專利標示(或是通知對方有侵權事實)等措施在主張損害賠償是必要的:
(在此一提的是,Ortiz敗訴的另一理由是,Ortiz沒有遵守回應地院發出探索程序的要求 - 提交證據,看來Ortiz消極面對地院,很多都是事後補救,這使得Ortiz失去訴訟立場,恐怕是最重要的敗訴理由(導致訴訟撤銷)。)
還有另一情況是,Ortiz以本案系爭專利提出許多侵權訴訟,但其中有不少主動撤銷訴訟、沒有對法院提出探索程序提出主張,和解金額低於訴訟費用,雖然地院重申提出大量訴訟並不會推論訴訟不正當,但仍會影響法官心證的!!!
(重要)
原告反覆以"高額"訴訟逼迫被告和解,這部分可能不影響每次訴訟的結果,但影響法院對於35U.S.C.285中特殊案件分析("exceptional case" analysis),使得法院判賠律師費給被告。這裡用「nuisance value settlement(麻煩事情(複雜的訴訟程序與高昂的律師費用)價格和解)」描述,這也是NPE(如本案原告Ortiz)慣用取得和解金的手法。
35 U.S.C. 285 ATTORNEY FEES.
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.
my two cents:
本案例表面上原告是因為違反專利標示規定而敗訴,但還有不少情況造成原告敗訴,如沒有針對被告主張提出回應、沒有積極面對地院探索程序的期限,加上訴訟意圖可疑等。
判決文:https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1783.OPINION.12-17-2025_2620392.pdf(備份:https://app.box.com/s/c32hqq3mm8mq7s0amkao4pl7co6vfm9s)
關於6年損害賠償追溯期的報導可參考:
本部落格之前報導(關於"SCA Hygiene v. First Quality Baby"案,2015年CAFC全院聯席並非採用更早判例“Petrella”認為懈怠並非會影響追溯權,但最高法院於2017年在此案的判決又重申了“權利懈怠”不會影響權利追溯。):
- 可能因為"懈怠"而無法主張專利權 - SCA Hygiene v. First Quality Baby (en banc Fed. Cir. 2015) (https://enpan.blogspot.com/2016/07/sca-hygiene-v-first-quality-baby-en.html)
- 最高法院認為"權利懈怠"不能援引司法救濟 - SCA Hygiene Prods. V. First Quality Baby Prods. (Supreme Court. 2017)(https://enpan.blogspot.com/2017/04/sca-hygiene-prods-v-first-quality-baby.html)
Ron
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