2010年7月14日 星期三

回應限制/選擇要求的幾個注意事項(限制與選擇VI)

Restriction:
當審查委員認為申請專利範圍具有兩個或以上的發明(invention),通常是因為兩個或以上的獨立項被認為分屬於不同的專利類別(class, subclass),除了明顯是兩個不同標的外,常遇的如:審查委員認為方法項不僅產生裝置項中的產品,或是裝置項中的產品並非一定要方法項的流程才能產生,將根據美國專利法第121條(可參考:http://enpan.blogspot.com/2009/07/121.html),要求申請人將權利範圍限制(restriction)在一個發明中
Election:
或是,說明書中描述多個實施例,且各產生的不同類別(mutually exclusive)的態樣(species),審查委員認為這些類別的實施例為獨立且/或可區分的,將要求申請人選擇(election)一個態樣作為審查與檢索的基礎

因此,會有一些情況:
  1. 若申請人遇到限制要求時,應回應選擇其中之一個發明,包括所涵蓋的權利範圍項目
  2. 若申請人遇到選擇要求時,應回應選擇其一個實施態樣(通常會搭配一或多個圖式),包括所涵蓋的權利範圍項目
  3. 可同時提出反駁(election with traverse)
  4. 即使不同意審查意見,但仍需要提出選擇,否則可能直接收到再次restriction requirement or 甚至是Final rejection (updated on June. 8, 2011)
  5. 如果要保留日後要提出不同意見的請願(petition)的權利,此時一定要提出反駁的訴求(election with traverse)
  6. 如果回應中並未清楚表達反駁的意見,則會被認為是沒有異議(election without traverse)
  7. election with traverse僅能於提出選擇時一併提出,否則將失去日後提出請願的權利
  8. 經選擇後,如果之後答辯過程新增權利範圍,應該要清楚辨別與選擇的範圍的相關性
  9. 如果各類別的態樣中具有一個總的(generic)權利範圍,則未選擇權利範圍僅能提出另一分割案續行(可視選擇的部份來看是否續行分割案)
  10. 若各類別的態樣中具有一個總的(generic)權利範圍,若此總的權利範圍為可核准,已選擇或未選擇的態樣皆可於同一案核准(或需必要的修正)
  11. 如果選擇時指明反駁的意見,表示申請人認為這些權利範圍並非專利性可區別(patentably distinct),若日後審查中,審查委員提出可以核駁「已選擇」的權利範圍的證據,表示這些證據也可適用於「未選擇」的權利範圍,將影響以後處理「未選擇」範圍的可專利性,審查委員將可引用申請人曾經提出的反駁意見,用相同的證據核駁未選擇的部份
  12. 日後將未選擇的部份刪除時,應注意是否有發明人異動的問題
  13. 針對「方法」與「裝置」進行選擇後,若日後裝置項核准了,剩下的方法項可透過限制此裝置的範圍下重新組合(rejoin)
  14. 經重新組合的方法項(此例中,相反亦可),原來的限制要求將會被撤回,審查委員將重新審視整個專利
Ron

2 則留言:

老麥 提到...

版主您好..
這篇內容非常實務,可否讓我引用置放在部落格中?也十分感謝您IP知識的分享。

Michael

EN & Jane's murmur 提到...

老麥你好:
內容可以引用,加油!

Ron