BRI與無法反駁Institution的謬誤 - IPR戰場拉到最高法院

一件專利解釋專利範圍時採用「最廣且合理（Broadest and Reasonable Interpretation, BRI）」的方式解釋，看來是OK，不過若是審查委員（或法院）用這個標準看，就會像IPR（Inter Partes Review）這麼高的無效比例，對好不容易（花錢，又花時間，又投資）取得專利的專利權人看似不公平，這應該要怪為何USPTO可以輕易地讓這些專利獲准，又如此容易地讓這專利無效，讓專利制度處於不穩定狀態。

現在有人講話了，特別是這位仁兄（Giuseppe A. Cuozzo），在本部落格也有不少Cuozzo案例報導，他不僅拿下了第一件IPR案例，也將會在美國最高法院上留名：

--都是始於第一件IPR案例討論：
http://enpan.blogspot.tw/2013/01/ipr.html
http://enpan.blogspot.tw/2015/08/ipr_31.html

--法院決定PTAB可以較廣的方式解釋IPR案專利範圍
（http://enpan.blogspot.tw/2015/07/ptabipr.html）
--第一件IPR的CAFC決定 - IN RE CUOZZO SPEED TECHNOLOGIES, LLC (FED. CIR. 2015)（http://enpan.blogspot.tw/2015/02/iprcafc-in-re-cuozzo-speed-technologies.html）

在這些案例中，Cuozzo即已經提出對於PTAB以BRI原則解釋專利範圍不滿，並因而提起上訴，但是CAFC仍駁回上訴理由。

於是，Cuozzo繼續上訴美國最高法院，其中議題至少包括：
1. 針對IPR程序，為何PTAB, CAFC都以BRI解釋專利範圍，而不以專利範圍所載的文字一般意義來解釋？
2. 是否即便PTAB作出錯誤啟始IPR程序（institution）的決定，CAFC都不容異議（judicially unreviewable）？

以上疑慮以及我的意見可參閱過去報導：
http://enpan.blogspot.tw/2015/02/iprcafc-in-re-cuozzo-speed-technologies.html

Cuozzo意見如下，他算寫了一本書，共270頁，不過大部分是他過去征戰的案件副本，以及列舉的案例與法條：
http://patentlyo.com/media/2015/10/Cuozzo-Speed-Technologies-LLC-v-Michelle-K-Lee-Petition-for-a-Writ-of-Certiorari.pdf

主要的爭點可見目錄：

一些提供最高法院參考的意見頗有意思，可供參考。

REASONS FOR GRANTING THE PETITION

I. THE DECISION BELOW PRESENTS ISSUES OF EXCEPTIONAL IMPORTANCE.

A. WHETHER THE BOARD APPLIES THE RIGHT CLAIM CONSTRUCTION STANDARD IS CRITICAL TO THE PROPER OPERATION OF THE AIA AND THE PATENT SYSTEM.

這裡討論專利範圍解釋的規定與重要性，特別指出Claim Construction對於IPR如同在訴訟中一樣重要，統計上，自IPR實施（2012年）以來，已經有3400件申請案，其中有482件已經完成審理（應該是排除了和解與撤回案），當中有85%（409件）全部或部分專利範圍被撤銷，如此高的無效率，Cuozzo認為是因為PTAB對專利範圍解釋時採取了「最廣且合理的解釋（BRI）」，他也認為這衝擊了美國專利系統與專利權人權益。
（本部落格先前報導IPR統計：http://enpan.blogspot.tw/2015/09/ipr.html）

另一個問題是，因為法院與IPR都是可以決定專利是否無效的程序，一旦法院與PTAB對於專利有效性的判斷原則不一時，將導致專利權人/舉發人做出選擇，找到對自己有利的方式。這反而會增加司法負擔，違背了IPR制度的初衷。舉例來說，法院可能採用「plain-and-ordinary standard (Phillips標準)」解釋專利範圍，而PTAB卻採用「broadest and reasonable interpretation (BRI)」標準解釋專利範圍，讓專利權人以很廣的角度在IPR程序中捍衛專利權，卻在法院中進行一樣專利範圍的侵權主張，專利權卻在兩個方面有不同的解釋範圍，其中歧異產生專利權的不確定性。

B. WHETHER THE BOARD MAY FREELY EXCEED ITS STATUTORY AUTHORITY IN INSTITUTING IPR IS LIKEWISE CRITICAL TO THE PROPER OPERATION OF THE AIA AND THE PATENT SYSTEM.

AIA法案提出IPR, PGR, CBM等三種無效程序，當有一方不滿PTAB決定，可以上訴CAFC。但CAFC卻認為無法檢查/回顧IPR中的啟始決定（institution decision），也就是不能對啟始決定本身進行上訴，但也有案例如Versata, 793 F.3d at 1323.：CAFC駁回了PTAB做出的CBM啟始決定，這完全不同Cuozzo案，這是關於一種「reviewability」的權力討論，其中充滿歧異。

II. THE DECISION BELOW IS INCORRECT

A. THE PANEL MAJORITY ERRED IN HOLDING THAT THE BOARD MAY GIVE PATENT CLAIMS THEIR BROADEST REASONABLE INTERPRETATION, RATHER THAN THEIR ORDINARY MEANING.

1. THE BROADEST-REASONABLE INTERPRETATION PROTOCOL IS AN EXAMINATION EXPEDIENT JUSTIFIED BY THE APPLICANT’S LIBERAL RIGHT TO AMEND CLAIMS.

法院曾經認為BRI只是一種審查時的權宜之計（examination expedient），不是解釋專利範圍的規則，也就是審查時讓審查委員可以一窺專利範圍的工具，並能繼續調整正確解釋，也產生讓審查委員與專利權人之間可以溝通的模糊地帶（give-and-take between applicant and examiner），直到限縮或是說明清楚到一個適當可獲准的範圍上。

對於BRI這個工具，這也確實發生在實務上，當接獲第一次核駁時，審查委員總是按照請求像範圍字面的意思給予最大範圍的解釋，並據此提出引證前案。之後就讓申請人自己去解釋、限縮與修正專利範圍，甚至需要來往兩三次，之後雙方都可滿足到可獲准的範圍內。

然而，這是在專利審查階段，因為審查階段專利申請人有很大自由的空間可以進行權利範圍修改，不過到了如reexamination或是IPR等後續爭議程序時，申請人/專利權人已經沒有很多空間修改專利範圍，甚至不准實質變更修改，如果這時還用BRI，這實在有失公允。這時應如地方法院解釋專利範圍一般，使用plain-and-ordinary meaning。

"For instance, in reexamination proceedings involving claims of expired patents, the PTO does not afford claims their broadest reasonable interpretation because the patentee is unable to amend."

2. CONGRESS ESTABLISHED AN ADJUDICATIVE PROCEEDING WITH NO RIGHT TO AMEND.

IPR制度設計是一種如trial的程序，不同於一般專利審查，也因此沒有如專利審查一般的來往修正與討論，原則上是PTAB提供一個裁決，不容申請人/專利權人質疑，但申請人/專利權人可以上訴。

"Because IPR proceedings are adjudicative rather than examinational, “there is no back-and-forth between the patentee and examiner seeking to resolve claim scope ambiguity; there is no robust right to amend.”"

因為IPR當事人除了motion to amend或是一些請願中可以有機會修改外，申請人/專利權人並沒有太多機會修改，這已經如地方法院一般的權力，應該有相當的解釋專利範圍標準。

3. THE PTO’S REGULATION IS INVALID.

Cuozzo認為PTO違反國會設計IPR的意旨。

B. THE PANEL MAJORITY ERRED IN HOLDING THAT, EVEN IF THE BOARD EXCEEDS ITS STATUTORY AUTHORITY IN INSTITUTING IPR, THE BOARD’S UNLAWFUL ACTION IS UNREVIEWABLE.

Cuozzo認為沒有道理CAFC不能如駁回地方法院意見地"駁回IPR的啟始決定（institution decision）。雖專利權人可以對IPR的最終決定（final decision）提出上訴，但是如果最終決定是基於一個開始就錯誤的啟始決定，而上訴內容也僅能根據IPR最終決定，這就限制人民在訴訟上的權利，但是一般專利侵權訴訟中，卻仍可以針對下級法院的法律見解錯誤提出上訴，其中的差異讓人不思其解。

my two cents:

花了一點時間來看Cuozzo的上訴意見，我覺得頗有說服力，這看來會產生一些影響，動搖IPR的PTAB審查標準，樂觀其成，並繼續關注後續發展。

本案結果將可能產生判例，至少對於BRI這個原則，以及CAFC對於IPR決定的影響會有進一步討論。

資訊來源：
http://patentlyo.com/patent/2015/11/reasonable-interpretation-proceedings.html

Ron