Handling Procedures for Examinations involving Product-by-process Claims
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/product_process_C151125_e.htm
日本特許廳針對今年6月份日本最高法院對兩件有關「以製法界定物（Product-by-Process, PBP）」申請專利範圍的判決作出回應，提出處理（審查）程序：「interim Handling Procedures for Examinations involving Product-by-process Claims (July 6, 2015)」
首先，審查時判斷請求項關於以製法界定物的發明，審查委員將以最高法院作出的結論為依據作出審查意見，當然，仍要重申申請專利範圍要以製法界定物的方式撰寫時，應在申請專利時以結構或特性描述該物是不可能，或不切實際的情況下。
可參考前次部落格報導：日本法院對Product-by-Process請求項的態度（http://enpan.blogspot.tw/2015/11/product-by-process.html）
當審查委員對此寫法提出核駁意見時（新申請案，或是無效舉發案），申請人仍有機會爭辯，並證明以結構或特性界定發明之物為「不可能，或不切實際」，同時仍可修正申請專利範圍。除了討論專利撰寫是否「不可能、不切實際」的議題外，修正範圍包括：刪除有關製法界定物的請求項、此時修正不限於「以製法界定物」的請求項內容。
之後，審查委員對此作出結論。
有關爭辯請求項中具備以製法界定物的撰寫要件（證明以結構或特性界定該物為不可能、不切實際的事實）的範例：
範例一：
這是一個具有香氣產生源的芳香裝置，其中活性碳表面上的芳香成份A經揮發深入活性碳的殘餘物內，形成香氣。
以上這段描述香氣產生源由加熱經芳香成份溶液浸漬的活性碳，再界定溫度範圍。對此，此發明中芳香裝置可以取得防止芳香成份揮發，並解決因為保存狀態而造成芳香物揮發變化（不穩定）的問題。
此案答辯過程爭辯認為不可能以結構或特性清楚表達出技術特徵；也認為不可能透過成份分析而得到香氣產生裝置的結構與特性；若要透過實驗與統計方法經錯誤嘗試過程找到一個界定技術特徵的指標（index），這不切實際。
"It is utterly impractical to find an index specifying the feature described above through numerous trial-and-error processes by performing difficult operations and measurements repeatedly many times and then utilizing statistical processing methods."
因此，認定範例一「不可能、不切實際」去分析界定出發明的結構與特性，因此範例一認定為具有以結構或特性界定該物為不可能、不切實際的事實。
"In Example 1 described above, the written opinion explains in a concrete manner that the wording cannot be found specifying the structure or property concerning the difference between the present invention and the prior art, and that it is impossible or impractical to analyze and specify such structure and property based on the measurement. Therefore, Example 1 is deemed to be the case where the existence of “impossible or impractical circumstances” can be recognized."
範例二：
專利涉及薄膜半導體裝置，描述包括使用金屬氧化物在特定溫度下以濺鍍形成在基材上的氧化物半導體。
答辯意見中，認為，因為薄膜晶體的不均勻性，發明與習知技術之間的差異在於氧化物半導體的結晶物，而此差異不容易以結構或特性表示。
但就技術而言，晶體差異可以透過量測得出（如X光），也就有可能找到區隔發明與先前技術的指標（index），但這些過程卻是需要大量的時間與費用，因此，判斷範例二的發明技術特徵要由結構或特性表示是「不切實際」的。
因此，此範例二認定為具有以結構或特性界定該物為不可能、不切實際的事實。
"it is impossible or impractical to analyze and specify such structure and property based on the
measurement."
範例三：
專利關於食物用水包油奶油乳液組合物，專利範圍描述透過混合與攪拌成份A與B形成加入水相的乳液混合物中。
相較於先前技術，差異在於發明中的成份穩定性是透過製程造成成份分散的微小差異，這部分差異卻不能從成份或特性表示，因此判斷透過結構或特性表示此產品為不切實際的事。
因此，範例三同樣具有以結構或特性界定該物為不可能、不切實際的事實。
"Example 3 is deemed to be the case where the existence of “impossible or impractical circumstances” can be recognized."
相關文件連結：
2015年7月6日回應最高法院意見作出的審查手冊：
http://www.preview.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/product_process_C150706_e.htm（本文完成時暫無法連結）
2015年9月16日提出新型專利審查手冊：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm
有關爭辯請求項中是否具備以製法界定物的撰寫要件（證明以結構或特性界定該物為不可能、不切實際）的範例：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/product_process_C151125_e/pbpc_sankourei_e.pdf
日本特許廳英文內容：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/product_process_C151125_e.htm
補充：
中華民國專利法審查基準第二篇第一章2.5.2節規範「以製法界定物」寫作的條件是無法以製法以外的技術特徵充分界定申請專利之發明時，而判斷新穎性、進步性時，並非由製法決定，而是由該製法所界定之物（物本身）來決定。當有先前技術與發明之物名稱相同，由不同方法製作的物有相同特性，該物不具新穎性。
2.5.2 以製法界定物之請求項
對於物之發明，若以其製法之外的技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明。以製法界定物之請求項，應記載該製法之製備步驟及參數條件等重要技術特徵，例如起始物、用量、反應條件（如溫度、壓力、時間等）。
以製法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項中所載之製法所賦予特性之物本身，亦即以製法界定物之請求項，其是否具備新穎性或進步性並非由製法決定，而係由該物本身來決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。例如請求項中所載之發明為方法P（步驟P1、P2、……及Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法Q所製得的蛋白質Z 與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法P 所得之相同特性，且蛋白質Z 為先前技術時，則無論申請時方法P是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質喪失新穎性。
Ron
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