專利用詞討論一 - Amgen v. Hoechst (Fed. Cir. 2006)

當看到工研院舉辦的「美國專利訴訟策略及專利用詞解析研討會」宣傳時，已經來不及報名，但是仍可以從其中題目知道討論內容，在這裡將從學習的角度直接來查考這些案例，卻也不能掠人之美，介紹此網址：https://college.itri.org.tw/SeminarView.aspx?no=28150017&msgno=314588

用詞解析1 - Effective amount/ amount sufficient/ pharmaceutically effective amount 等
解析案例 - Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)

案件資訊：
原告/專利權人/被上訴人：Amgen Inc.
被告/上訴人：Hoechst Marion Roussel, Inc. (Aventis Pharmaceuticals Inc.)
系爭專利：U.S. Patent Nos. 5,547,933 (“the ’933 patent”), 5,618,698 (“the ’698 patent”), 5,621,080 (“the ’080 patent”), 5,756,349 (“the ’349 patent”), and 5,955,422 (“the ’422 patent”)

系爭專利：
本案為麻省地院上訴案，系爭專利為一種DNA重組的技術，有關紅血球生成素（hormone erythropoietin (“EPO”)）的生產，爭議關於專利範圍的解釋，有關CAFC法院是否要尊重地方法院專利範圍解釋的議題在這裡也曾經討論過，如：http://enpan.blogspot.tw/2015/06/means-lighting-ballast-v-philips.html。

列舉Claim 1 of US5,955,422：
1. A pharmaceutical composition comprising a therapeutically effective amount of human erythropoietin and a pharmaceutically acceptable diluent, adjuvant or carrier, wherein said erythropoietin is purified from mammalian cells grown in culture.

相關系爭專利在訴訟過程中曾歷經無效主張後，地院判決專利有效，且侵權成立，不過過程中有關請求項範圍用語「therapeutically effective amount（中文翻來是有治療效果的劑量）」也起了不小爭執，地方法院解釋這句話使用："quantity that produces a result that in and of itself helps to heal or cure"，就是"產生可以醫治或治癒結果的劑量"，真是厲害的解釋。

不過，被告不滿，繼續上訴CAFC，分案法官駁回地院的解釋，認為請求項範圍用語「therapeutically effective amount」應該解釋為"an amount that elicited any one of several in vivo effects described in the patent, including, but not limited to, an increase in hematocrit, with no requirement that the amount be useful for healing or curing."，看來，更厲害了，把三個字解釋成一個段落，大意是"引發專利說明書所提及的多個體內作用中的一個作用，但並不保證劑量有效"。

多數法官引用這段說明書文字作為解釋"therapeutically effective amount"的依據：

這個解釋僅是多數法院投票的結果，對於治療不需有效，仍有不少法官有不同意見，有興趣的人可以參考以下檔案連結。

重新解釋專利範圍的議題：
本案爭訟過程來往上訴法院與地院幾次，之後原告提出聯席法官復審（rehearing en banc），但被否決，不過原告又提出移審的請願（petition for a writ of certiorari），於是，CAFC終於重新解釋專利範圍，但這種請願多數是被駁回的。

（重要）此時CAFC重新解釋專利範圍是有依據的，主要是參考了案例Markman v. Westview Instruments, Inc. (Markman I)，可參考部落格文章：http://enpan.blogspot.tw/2012/04/claim-constructionmarkman.html（Claim Construction與Markman判例），同時又從案例Cybor
Corp. v. FAS Technologies., Inc.獲得驗證，可參考部落格文章：http://enpan.blogspot.tw/2014/02/blog-post_24.html

"..."Cybor standard"，這個標準關聯到1998年案例Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc)，就是當專利自地方法院上訴到上訴法院後，將重新解釋專利範圍（claim construction）..."

結論：
本案經原告/被上訴人提出聯席法官復審，但被否決，而於2006年作出此判決，判決同意部分地院專利有效與侵權決定，但是也反對部分有效與侵權決定。

檔案連結（哈佛）：http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v20/20HarvJLTech479.pdf
CAFC判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/05-1157.pdf
（備份：https://app.box.com/s/ej6nd2gqs20vq00buk84yqldodmv3jfl）
CAFC-order-復審否決（包括多位法官的不同意見）：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/05-1157o.pdf
（備份：https://app.box.com/s/w2ss9oxf9w96zz9v4kc587br96ulfnhx）

my two cents:
關於「治療不需有效」，這是我參考內文的解釋，因為每種藥品成份的專利就是指藥品本身，不論藥品是否有效，怪就怪在專利請求項中使用了「therapeutically effective amount」這個用語，拆字來看，「therapeutically」翻為「有療效地」，是"副詞"，用來修飾「effective amount」，以前英文教育告訴我們，副詞此類的修飾詞沒有意思，可有可無，因此，在本案例中，我覺得地方法院顯然過度限縮了專利範圍的解釋空間，CAFC雖然多有歧異，但是我認同所作出的結論。

話說回來，說明書如何寫，還是解釋專利範圍的關鍵；另外，申請專利範圍答辯時的禁反言也是考量之一，想必，專利權人在審查答辯過程會去強調療效這件事（這我未證實，但是判決內文有此含意），這樣是否限縮了專利範圍解釋？至少有法官這樣想。

對於「專利用詞解析」議題，這一直是個可探討的議題，透過案例考量各種專利範圍中所使用的用語、用詞當然是有意義的事情，特別是針對寫稿的專利工程師。

非英語為母語的人來說，對於英語言的「敏感度」自然是比不上以英語為母語的人，但是，以英語為母語的人卻也不能做我們的工作，因為他們對中文也沒有如我們的sense，因此，「翻譯」還是由我們來做，解釋就由他們吧！（按，事務所有個老美來校稿十分重要，他的觀點常常是有意義的，最好又是美國專利代理人之類的）

我個人認為，除了提昇自己的英語能力外，就是多看案例、判例，這樣會逐漸對英語有些感受，至少會進步。不過，當你進入玩文字遊戲的泥淖中，或許，也是錯誤的方向，比如校稿時一直斟酌某用語的解釋，可能又過度玩弄文字，或是你也玩錯了...。對老美來說，其實他們也不見得對文字有多厲害，畢竟專利本質還是技術議題，又不是文學，從許多案例來看，我看連老美對許多用語、用詞也是充滿不確定性，律師與法官意見相左，而法官之間也有歧異，要不然也不會有這些案例值得討論。

因此，結論是，寫稿的人盡管提昇自己的能力，就放心去寫稿、去翻譯，盡量符合技術本質，符合比較標準的見解，英文文法不要錯，解釋上尋求一致性，而上法院的事，永遠沒有定論的，還是法官見解最大。

以下為這次研討論列舉的案例，本部落格也會斟酌討論。

用詞解析1 - Effective amount/ amount sufficient/ pharmaceutically effective amount 等
解析案例 - Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 457 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/amgen-v-hoechst-fed-cir-2006.html）

用詞解析2 – Integral等
解析案例 - American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc., 637 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2011)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/american-piledriving-v-geoquip-fed-cir.html）

用詞解析3 - Connected to/ connecting/ interconnecting等
解析案例 - Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Products Co., 717 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2013)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/douglas-v-buyers-fed-cir-2013.html）

用詞解析4 – Coupled 等
解析案例 - Bradford Co. v. Conteyor North America, Inc., 603 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2010)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/bradford-v-conteyor-fed-cir-2010.html）

用詞解析5 - Each 等
解析案例 - Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 695 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2012)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/each-apple-v-samsung-fed-cir-2012.html）

用詞解析6 - When 等
解析案例 - Info-Hold, Inc. v. Muzak LLC, 783 F.3d 1365, 2015 WL 1865685 (Fed. Cir. 2015)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/when-info-hold-v-muzak-fed-cir-2015.html）

用詞解析7 - Mounted 等
解析案例 - Felix v. American Honda Motor Co., Inc., 562 F.3d 1167 (Fed. Cir. 2009)
（http://enpan.blogspot.tw/2015/12/mountedengaging-felix-v-honda-motor-fed.html）

Ron