最高法院要提供未啟始的請求項一個方向 - oral arguments

這個討論源自一個很奇怪的現象，就是，當PTAB審理IPR案時，如果符合程序規定，會先審理提出IPR的異議人的102,103意見，也讓專利權人回應，之後會作出一個啟始決定（institution decision），其中包括PTAB要啟始繼續審理的申請專利範圍，而這些申請專利範圍通常是PTAB認為在目前證據下可能會被無效的範圍，這時也會留下一些不啟始審理的申請專利範圍，而這些不啟始審理的申請專利範圍會變成「前途未卜」的東西，雖然可能是比較"弄不掉"的範圍，但是到底是有沒有專利性，在當下是沒有答案的。

所以，才會有這次討論，要求最高法院對這些未啟始的申請專利範圍給個指示，到底要不要審？到底要不要審所有被異議人提起

前情：PTAB僅需對啟始審理的請求項作出最終決定 - SAS v ComplementSoft (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/11/sas-v-complementsoft-fed-cir-2016.html）

實務上，PTAB僅會對「被啟始的請求項」作出最終決定。不過，每次「例行」的事件總會被「不平」、「充滿正義」、「憤世」的人挑戰，甚至翻轉，原IPR異議人SAS認為PTAB與各級法院錯誤解釋法條，其中 35 U.S.C. § 314(a)僅是設定IPR啟始條件，而最終決定是規定在35 U.S.C. § 318(a)，兩者不能混淆。（編按，合理，但執行起來不容易，因為可能有不合理異議理由）

作者自行定義「estoppel safe harbor」，大約就是指禁反言豁免的部分。安全港定義：https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_harbor_(law)

（現行實務可能有"加強"estoppel safe harbor的效果，SAS的主張會消除estoppel safe harbor）另有一個SAS提出的議題，有點法律面，當PTAB決定啟始"部分"請求項，也僅對這些範圍作出最終決定，也就是未啟始範圍沒有產生禁反言，如此，將可能"加強"「estoppel safe harbor」（沒有禁反言效果的部分），並在這個決定中可能阻止將來這些未啟始的範圍的專利有效性（patentability）被連續挑戰。

（實務面比較偏向過去的認知，如果一味地一定要對所有範圍作出最終決定，甚至也牴觸現行IPR程序中的和解可能）反對方，也就是專利權人一方，提出的反對意見主要是認為若啟始決定被修改，將違反過去案例建構出的Case Law。

在Nov. 27, 2017，最高法院對SAS v. Matal的口頭審理中...

（法官間也有不同態度）在法官中，有些法官認為PTAB應有啟始哪些範圍的裁量權；也有法官認為，就法條規定而言，確實其中有強制性語言（如shall），要求PTAB應對所有被挑戰的請求項作出最終決定，沒有給予PTAB裁量權的規定。

在還未有定論的過渡時期，或許，PTAB仍會繼續過去的方式，但是可以加上多一些的實質分析，也就是提出更好的理由，說明那些請求項為何不在啟始範圍中，再作出啟始決定，也能避免整體資源浪費在濫權的問題上。

這樣的爭議會等到最高法院的最終決定。

[相關法條] 35 U.S.C. § 314(a)（啟始IPR的條件：至少一項有可能被挑戰）、35 U.S.C. § 318(a)（對所有被異議請求項作出最終決定）

35 U.S.C. 314    INSTITUTION OF INTER PARTES REVIEW.

• (a) THRESHOLD.—The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

35 U.S.C. 318    DECISION OF THE BOARD.

• (a) FINAL WRITTEN DECISION.—If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).

本篇資料來自：https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b097bce6-29e9-4641-af2e-3083ca392691&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=aipla+2013+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2017-12-19&utm_term=

原始資料：https://www.morganlewis.com/pubs/supreme-court-hears-arguments-in-sas-institute-inc-v-matal

Ron