雖然過去報導許多值得參考的專利適格性議題的法院案例，在工作實務上面對許多案例，漸漸地，可以讓人理出一個可專利的脈絡。而PTAB意見則更是接近一般實務的參考資料，這裡提出一是Patently-O找出的案例 - Ex parte Naeymi-Rad (PTAB 2018)。
「軟體的可專利性」這個議題在過去有很多探討，主要的阻礙是本質上是比較「抽象」的，如經典案例Alice v. CLS Bank：「抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)」，其中建立了TWO-STEP test的基礎，並可在許多後續案例中漸漸得到「軟體可專利性」的脈絡，例如「改善電腦技術的軟體方法具有可專利性？ - Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)」。
（軟體可專利性）從過去案例可知，軟體專利是否可以被專利，需要看其中實質技術特徵（技術手段與解決問題等實質證據），且需要避免僅是一般目的電腦運作的一般程序或是抽象概念。原則上，若軟體相關發明已經產生實質超越一般目的電腦運行的一般程序，具有可專利性。參考案例：CAFC在BASCOM案確認軟體的可專利性 - BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC.（http://enpan.blogspot.tw/2016/07/cafcbascom-bascom-global-internet.html）。
系爭專利申請案（申請號13/622,934）由Intelligent Medical Objects Inc.提出，致力於醫藥文件的標準化，系爭專利申請案關於一種控制醫學詞彙的方法，技術是先列出醫學用語清單，建立對照碼，包括對應的醫學用語與其解釋，提供電子藥單、診斷書、病歷的用途，也可以記錄聲波，這些對照碼可以作為每筆記錄的標籤（tag），成為可讀性高的醫藥記錄。
看來是嘉惠醫生與病人的技術，讓人可以瞭解病歷以及艱深的醫藥用語，也讓醫生之間有個共同的基礎，方便溝通，顯然有明確的解決問題與技術目的，只是這個「軟體系統」的「可專利性」如何？
從系爭專利申請案"申請時"Claim 1所界定的實現控制詞彙的方法來看，其中步驟包括通過清單與解釋產生詞彙、建立關聯代碼、以特定格式儲存。這樣...表面上確實是以一般目的電腦運行的資料處理技術。1. A method of implementing a controlled vocabulary, comprising:
generating said controlled vocabulary by forming a list of medical terms and list of associated descriptions;
creating a list of codes internal to said controlled vocabulary; and
storing said codes, said medical terms, and said descriptions in a format suitable for use in a longitudinal electronic medical record;
wherein said controlled vocabulary maps to at least one of a reference terminology or an administrative terminology.
審查過程中修正為（增加了一些資料關聯與標籤描述）：
根據這樣的專利範圍，在USPTO審理時，以不符35 U.S.C. 101規定駁回全部申請專利範圍，經申請人提起訴願，PTAB認為發明如同一些法院定義不可專利的抽象概念：組織人類活動、基本經濟活動、使用分類管理、儲存與傳遞資料、資料比對、使用數學方法的資料處理技術，即便專利範圍具有新穎性與進步性（非顯而易見性，在審理中被克服），仍認為發明不具可專利性。
USPTO審查委員核駁理由：
PTAB的態度是，也是十分重要的觀念，就是如何滿足TWO-STEP test中的第二步驟？
根據過去案例可知，申請專利範圍中是否具備「inventive concept」？這個「inventive concept」就是足以轉換不可專利的發明為可專利的發明標的的技術特徵，可能是單一元件，也可以是多個元件的組合，簡單來說，"inventive concept"在請求項中建構了專利適格性。
然而，INVENTIVE CONCEPT的意思卻不是新穎與進步性，這樣子模糊的定義確實令人煩惱。
不過，本案中，PTAB指點了明路（也是引用法院案例），並且是"case by case"，在本「軟體專利」案例中，所述"inventive concept"是指是否改良了電腦功能（improvement of computer functionality）？當發明仍僅是使用了一般目的電腦的資料處理技術，而沒有任何功能改良，則即便有新穎性，甚至有非顯而易知性，仍不具專利適格性（不可專利）。
PTAB不認為系爭專利說明書揭露了任何解決電腦問題等具有實質超越抽象概念的技術元件（這裡又顯示了說明書撰寫的重要性，需要足夠的支撐）。
PTAB最終同意USPTO審查意見。
PTAB決定副本：https://app.box.com/s/5z14h90o04zpte9lylz18t77y7j8nwwm
my two cents:
本案...，如果有機會上訴法院，也是值得一看的案例，因為發明技術被證明具有新穎與進步性，且解決問題很明確，是否審查委員、訴願委員「過份簡化」系爭專利記載的發明（要看修正後專利範圍）？是否因為專利"表面上"很簡單理解而影響了主觀判斷，這可能是可以討論的點。
列舉一些補充資料：
USPTO對於101可專利性的判斷目前依循的指南：美國2016可專利性備忘錄（http://enpan.blogspot.tw/2017/10/2016.html）。
USPTO可專利性教戰守則 - TWO-STEP TEST（http://enpan.blogspot.tw/2014/12/uspto-two-step-test.html）
INVENTIVE CONCEPT的意思不是新穎與進步性 - Two-Way Media v. Comcast (Fed. Cir. 2017)（http://enpan.blogspot.tw/2017/11/inventive-concept-two-way-media-v.html）
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/02/electronic-medical-eligible.html
Ron
沒有留言:
張貼留言