enpan's Patent & Linux practice: 設計答辯歷史造成的問題 - Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc. (Fed. Cir. 2019)

2019年10月14日星期一

設計答辯歷史造成的問題 - Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc. (Fed. Cir. 2019)

抽象概念的設計
Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc. (Fed. Cir. 2019)

美國「設計（design）」的申請書規定在細則37 C.F.R. § 1.153中，說明書名稱要指定在特定物品，除了圖式外，不用說明內容。

[法條]
35 U.S.C. 171 PATENTS FOR DESIGNS.
(a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
(b) APPLICABILITY OF THIS TITLE.—The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

(c) FILING DATE.—The filing date of an application for patent for design shall be the date on which the specification as prescribed by section 112 and any required drawings are filed.

37 C.F.R. § 1.153 TITLE, DESCRIPTION AND CLAIM, OATH OR DECLARATION
(a) The title of the design must designate the particular article. No description, other than a reference to the drawing, is ordinarily required. The claim shall be in formal terms to the ornamental design for the article (specifying name) as shown, or as shown and described. More than one claim is neither required nor permitted.

(b) The inventor's oath or declaration must comply with the requirements of § 1.63, or comply with the requirements of § 1.64 for a substitute statement.

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案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：CURVER LUXEMBOURG, SARL
被告/被上訴人：HOME EXPRESSIONS INC.
系爭設計：D677,946
判決日：September 12, 2019

本案緣起設計專利權人Curver向地方法院對Home Expressions Inc.提起侵權告訴，認為Home Expressions販售的籃子侵權，被告主張「籃子」沒有侵權，因為系爭設計指向的範圍是「椅子」，地院同意此請願，案件上訴CAFC，主要議題是：是否設計限定在特定物品，如說明書描述應用的椅子。

根據D677,946公告本，為用在椅子的花紋，但事實上，申請人於審查答辯中才限定在椅子上，原本申請時是寫用在家具上，圖式也沒有任何「椅子」的圖面。

這件案子的審理歷史有點奇怪，在沒有核駁的情況下，發出「Ex Parte Quayle Action」，認為申請時前言的名稱與請求的設計名稱「Furniture (part of)」不符，審查委員僅是要求一致，並應指定用在某一物品上，認為「part」不是物品，審委甚至建議改為「pattern for a chair」，本案被限定在「椅子」的是這個理由（當然，這裡並未完整理解整個過程）（編按，審委原本意思是不一致，以及"part"非物品的理由，當中恐怕有疏失）。

審查過程中的修正：

公告內容：

Home Expressions Inc.被告產品：

地院意見：
設計專利的侵權判斷：第一，解釋設計範圍；第二，比對被告產品，一般觀察者（ordinary observer）是否會認為兩個設計是實質相同（substantially the same），被告產品是否會欺騙到一般觀察者以為購買到另一產品。

地方法院認為，系爭設計限定在椅子（第一步），而一般觀察者不會被欺騙以為用在籃子是在椅子上（第二步），因此判斷侵權不成立。

CAFC意見：
這裡先提到如何解釋設計專利的範圍，在100多年前立法之初，就認為設計不能僅有圖像，因此要求要限定使用在特定物品上：

解釋設計專利範圍時，範圍可以被圖面所限制，也可能圖面與文字限制：

上訴時，專利權人Curver主張系爭設計審查時的修正僅是依據審查委員建議，卻沒有放棄任何更大的權利範圍，法院同意解釋設計專利範圍不能僅看其中文字，而應該從圖面來解釋，但是就審查歷史的修正來看，CAFC仍認為範圍應被這些修正所限制。

更者，專利權人Curver認為，設計案審查時僅以圖面為依據，即便先前技術的物品與本設計無關，因此也認為侵權判斷不會受限在設計使用的物品上。但法院不同意這樣解釋（相關案例為Glavas），認為審查設計新穎性的判斷與侵權主張的判斷雖都採用一般觀察者的判斷，但沒有認為設計專利範圍可以涵蓋在任何物品上，且在本案中，這個一般觀察者不會被欺騙而去購買Home Expressions的產品。

在此，以一般觀察者來看（ordinary observer test），使用在籃子上的裝飾花紋與椅子上的花紋並沒有實質相似。

最終，CAFC同意侵權不成立。

my two cents:
（後見之明）從系爭設計的審查歷史來看，可能是因為Ex Parte Quayle Action使得申請人趕快送件，急於領證，讓修正有點不夠週延，甚至導致了自我限縮範圍的失敗（禁反言，如果並未修正，甚至原申請案畫到椅子上，可能都還有機會均等解釋），原本「furniture」是個不錯的「article of manufacture」，並沒有問題。

一些範例：
D386635