美國專利局於10月（October 17, 2019）更新專利適格性審查方針
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/update-patent-subject-matter-eligibility
對應今年初USPTO提出的專利適格性指導方針：USPTO的2019開年禮之一 - 適格性指導方針（https://enpan.blogspot.com/2019/01/uspto2019.html）
這樣看來，面對35 U.S.C. 101適格性挑戰時，若仍被認為是抽象概念，是否有「具體/實際應用（practical application）」成為重要的判斷與機會。
---本次重點---
這次公告的審查方針是根據公眾針對今年出（Jan. 1, 2019）發布的專利適格性審查指導方針的反應，共有5個主題，分別是：
I. 評估專利範圍中是否描述了法定例外的標的。
II. 列舉抽象概念事項。
III. 評估是否法定例外的標的整合在實用的發明（參照年初審查方針）。
IV. 專利適格性核駁理由的表面證據（prima facie case）與角色。
V. 加強專利審查品質。
I. Evaluating Whether A Claim Recites A Judicial Exception At Step 2A Prong One
所述在專利範圍中引述了法定例外的特徵，指的是在專利範圍中"set forth"或是"described"，如何審查專利範圍中是否引述了法定例外特徵，這裡提到幾點：
(1) 評估專利範圍是否引述了抽象概念（如下段II）。
(2) 評估專利範圍是否引述了自然產物。
(3) 評估專利範圍是否引述了自然律、自然現象。
關於，如果專利範圍引述了不僅一項以上法定例外的特徵，應整體來看，應該要以以下Step 2A與Step 2B等原則來判斷。
II. The Groupings Of Abstract Ideas Enumerated In The 2019 PEG
為了要輔助審查委員判斷何謂「抽象概念」的特徵，指導分針根據法院意見羅列「被法院認證」的抽象概念，提供審查參考。
本段落頗有趣，另章討論：「抽象概念」的概念（https://enpan.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html）
III. Evaluating Whether A Judicial Exception Is Integrated Into A Practical Application At Step 2A Prong Two
所謂「integration into a practical application」，指的是在Step 2A的專利適格性檢測步驟中有兩個判斷方法（two-prong inquiry），prong one - 是否專利範圍描述了抽象概念、自然律或自然現象等不可專利的法定例外的特徵；prong two - 若專利範圍描述了這些法定例外特徵，是否專利範圍"整體來看"是否將這些特徵"整合"到具體的應用（practical application）上。
（上述two-prong inquiry就是下圖框住Step 2A的部分，這個流程與前次提出的審查適格性流程並無實質差異）
two-prong inquiry：
（針對practical application判斷，要證明不僅是採用法定例外的特徵，舉例來說，當專利範圍描述的限制條件反映出改善電腦功能或是改良特定技術領域的技術，表示在法定例外事項上加入了有意義的限制（meaningful limit），即超越法定例外的討論，也不用繼續討論Step 2B。）
所述電腦功能的改善與科技的改良，這裡著重於說明書的記載，若說明書明確描述了發明可以改善電腦功能或改善科技的內容，成為可以克服是否發明僅引述法定例外特徵的答辯基礎。
針對特別討論「當應用了法定例外的特徵影響特定醫療與疾病時」，屬於在法定例外特徵中加入有意義限制的判斷。比較細節的判斷就是查驗其中特殊性或普遍性、是否這些限制僅是無關緊要的特徵，或僅是提出額外方案（extra-solution activity）或是使用。
所述extra-solution activity，可參考MPEP 2106.05(g)的解釋，也可參考過去一點點討論：Extra-Solution Activity的發明可專利性？（https://enpan.blogspot.com/2012/03/extra-solution-activity.html）。
MPEP 2106.05(g) Insignificant Extra-Solution Activity
IV. Requirements Of A Prima Facie Case
專利審查委員有責任「以最廣而合理（broadest reasonable interpretation）的原則逐項（claim by claim）解釋專利範圍」，提出不符專利適格性的表面證據（Prima Facie Case），一旦符合這樣的審查原則，接著舉證與論述責任就轉到申請人。
面對"Step 2B"核駁理由，若認定抽象概念，即需要解釋專利範圍落於USPTO提出的幾點法定例外的抽象概念項目：數學方法、心智程序、人類活動等，以及被認定是抽象概念的事項；要不然，應該要說明是否有額外元件（additional element）專利範圍將法定例外事項整合到具體應用中；更者，如果有所述額外元件，若仍認定不符專利適格性，審查委員應提出為何這些元件的個別或組合沒有造成實質超越法定例外的理由（舉例來說，應證明這些特徵為已知、常規與習知活動）。
V. Application Of The 2019 PEG In The Patent Examining Corps
針對專利適格性的審查，USPTO提出很多例子給審查委員，包括有關法定例外（judicial exception）的範例、發明是否包括「具體/實際的應用（practical application）」，或是是否有「實質超越（significantly more）」的範例。
（舉例來說，一個數位影像處理的發明，其中引用了數學關係式，但如果改善了電腦科技，具備專利適格性，為可專利的發明。）
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my two cents:
雖說這是公告給審查委員的審查指導方針，卻也是我們面對這些核駁意見的答辯指導方針。
USPTO資料：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf
Ron
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