enpan's Patent & Linux practice: 頂層網域名稱是否可成為註冊商標的案例 - IN re Vox Populi Registry Ltd. (Fed. Cir. 2021)

2022年2月8日星期二

頂層網域名稱是否可成為註冊商標的案例 - IN re Vox Populi Registry Ltd. (Fed. Cir. 2021)

案件資訊：

申請人：IN RE: VOX POPULI REGISTRY LTD.

系爭商標：87/187,215（TTAB No. 87187215）、86/700,941

判決日：February 2, 2022

本案申請人Vox是頂層管理網域「.SUCKS」的公司，並想要將「.SUCKS」註冊為商標。

本案緣起Vox Populi Registry Ltd.針對TTAB否決商標申請案（申請號：87/187,215）的決定提起上訴，系爭商標如下，英文是「.SUCKS」，中文直翻就是「爛」，或有其他不雅的意思，事實上是關於一個頂層網域名稱".sucks"的「class 42/45」商標申請案。

'941：

'215：

兩件商標申請案在USPTO審查階段被駁回，理由是，根據申請人Vox提交的使用證據，無法使得".SUCKS"成為連結到特定服務的標誌，應該就是識別性不足的問題。申請人提起訴願，TTAB，TTAB委員會認為".SUCKS"無法作為特定來源的識別符（".SUCKS “will not be perceived as a source identifier"），相反地，僅會被視為網域名稱之一。

TTAB認為，".SUCKS"字母或其設計元素沒有能建立商業印象，不具識別性以能承載此標誌為一個註冊商標。

The Board further concluded that “the stylized lettering or design element in the mark does not create a separate commercial impression and is not sufficiently distinctive to ‘carry’ the overall mark into registrability.”

針對'215案，申請人Vox上訴CAFC。

根據法規15 U.S.C. §§ 1052–53，一個「服務標章」應要識別並區分出一個對應的服務，而如果是一個通用或是敘述性的用語，是無法成為一個來源的識別符（"fails to function as a source identifier"），雖然可以通過第二含意（secondary meaning）證明其識別性。這裡引用最高法院案例「U.S. Pat. & Trademark Office v. Booking.com B.V. (2020)」，這同樣關於網域名稱是否屬於通用的案例，可參考："generic.com"是否是通用名稱？ - USPTO v. Booking.Com B.V. (Supreme Court 2020)（https://enpan.blogspot.com/2020/07/genericcom-uspto-v-bookingcom-bv.html）。

上訴議題是，是否商標申請案可以為來源的識別符（source identifier），或為符合法律規定的為敘述性（descriptive）的標誌？

（編按，所謂敘述性(descriptive)講的是標章文字是否僅是描述相關類別商品("merely descriptive of the goods")。根據以上討論，要成為一個註冊商標，至少要具備識別商品或服務來源的功能，不能僅是描述商品或服務，或是僅是通用文字，雖然最高法院判例表示不能僅根據是否是通用字而判定不具識別性。）

CAFC引用幾件TTAB案例，表示，若要獲得註冊商標，申請人要提出證據證明一般大眾能夠通過申請中的商標識別來源，若僅是商品或服務的一般資訊描述，都無法成為來源識別用途。

本商標申請案「.SUCKS」，就法院來說，如TTAB判定，一般消費者會認為這是一個網域名稱，商標申請人Vox本身是網域名稱營運商，其網站中使用「.SUCKS」連結到以此做為網域名稱的商品，Vox提供客戶使用「.SUCKS」指向客戶的某項商品，卻不是作為Vox本身服務的識別符，也就是TTAB與法院認為消費者藉著「.SUCKS」識別Vox客戶的商品，而不是識別Vox提供的網域名稱管理服務。

雖然Vox可以找到證人證明「.SUCKS」可以成為識別Vox服務的商標，但法院認為這些證人比一般大眾"更有見識"，應該是相關領域的人，不能代表一般想要申請網域名稱的消費者，證詞不可採。

更者，一般文字如「.SUCKS」要成為註冊商標，要在消費者心中建立特別商品或服務的印象，而不是文字本身的意思，因此觀看此商標的人的第一印象很重要。