2022年2月9日 星期三

延遲專利適格性回覆試行計畫(DSMER)

USPTO於今年1月發布「Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) pilot program(延遲專利適格性回覆試行計畫)」,官網內容:https://www.uspto.gov/patents/initiatives/patent-application-initiatives/deferred-subject-matter-eligibility-response聯邦記事:https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/06/2021-28473/deferred-subject-matter-eligibility-response-pilot-program

DSMER試行於2/1/2022~7/30/2022,主要目的之一是讓申請人可以先不用回覆涉及專利適格性(35U.S.C.101,subject matter eligibility (SME))的官方審查意見,當完成處理其他審查意見(如112, 102, 103等)後,才來處理101問題。

這個試行計畫僅適用在USPTO主動邀請的案件(涉及101核駁理由的案件)上,計畫頗為特別,就是讓申請人先不用管101問題,可延遲到最後才解決,可能的用意是,讓申請人不要被101議題干擾或是綁手綁腳,先專注在其他實質問題上,但是實務上,這些問題是可以一併解決就解決,並不見得會花太多時間。另一想法是,雖說101議題是法律議題,但很多時候101議題會連鎖到其他102, 103議題,因此,當102, 103議題獲得解決後,延遲解決的101問題也可能已經自動解決了,也就不用花時間答辯與審查,這樣確實會增進審查效率

申請人可以接受或拒絕參與DSMER


會被USPTO邀請試行DSMER的條件包括:(1)申請案為正式案;(2)申請案不能是其他先申請的正式案的延續案;(3)申請案不能是申請優先審查等脫離一般審查順序的案件;(4)第一次OA要同時包括有適格性101議題,以及其他非適格性議題的情況。

即便申請人應回應每個OA中的審查意見,但DSMER提供參與此試行計畫的申請人針對101議題有限度的豁免權(limited waiver),可以延遲回應101議題,直到所有問題都有最終處置,或是讓USPTO撤回所有核駁理由時。

因此,參與試行計畫的案件很有可能在最終處置後自動解決101議題(包括撤回102/103核駁意見、或是案件被放棄,這應該是DSMER本意),但是也很有可能在所有問題都解決後,還要花一次回覆單獨處理101議題(這不像是有效率的方式,應該不是DSMER本意

參與DSMER的案件還是有資格應用其他USPTO各種審查方案,如AFCP、Fast-Track Appeals Pilot Program、Fast-Track for COVID-19-Related Appeals Pilot Program、Pre-Appeal、QPIDS等。

my two cents: (不負責任感想)想了一下,覺得DSMER是USPTO策略性迴避101議題的計畫,因為:101答辯意見可能淪為"各說各話",審查與答辯雙方會落於主觀並各持己見的,這類答辯內容可能有很多制式文章可以抄(我的方法之一是使用「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance」中的內容,找到其中符合當下案件的範例,找到有用的段落用在答辯中),因此答辯與審查有時是長篇大論,或是言不及義,因此,或者,先不處理可能可以增進審查效能。

感謝公司主管Fish分享此訊息。

Ron

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