案件資訊：
本案為美國第四上訴法院上訴案件，其中被告Booking.com，顧名思義，是一個旅遊訂房網站業者，註冊了超夢幻的網域：Booking.com，公司也以此為名申請註冊商標，不過，USPTO駁回申請，認為「booking.com」為通用名稱，不得註冊商標。Booking.com繞道地方法院尋求司法救濟，地方法院認為"Booking.com"不是僅有"booking"，不認為是通用名稱。到了第四上訴法院，也是與地院一樣的判決。USPTO上訴最高法院。
（booking.com）Booking.com商標因為訴訟懸宕。
以通用名稱（generic name）無法註冊為商品或服務的名稱，這是一個通則，但現在面臨的議題是，"booking"為通用名稱，若加上".com"呢？
最高法院將議題聚焦為「generic.com」是否為"generic"？跳脫僅討論「Booking.com」是否可為註冊商標的上訴議題。
以最高法院的高度提出的意見是：「generic.com」對特定商品或服務的類別來說是否為通用名稱，就看這個名稱對消費者而言是否為"通用"。
就本案而言，當消費者不認為「Booking.com」為通用，它就不是通用名稱。
但PTO爭論這是一個「近就本身而言」的規則（"nearly per se rule"），也就是認為"booking"本身為通用名稱，加上".com"（常見網域名稱）為"近通用名稱"，還是通用。
PTO自己過去的案例表示，通用名稱加上"company, inc. corp."這些代表公司的名稱，還是"通用"，因此PTO判定「booking.com」為通用！
不過，最高法院認為這個前提是錯的，因為一次只能有一個實體佔用特定的網域名稱，因此對消費者而言會理解「generic.com」關聯到特定網站。並且也不符商標法（Lanham Act）的原則：一個名稱是否為通用，是要依據消費者對此名稱的認知而定，也就是這個名稱是否在其類別中可以區隔出與其他的差異（識別性）。
"That premise is faulty, for only one entity can occupy a particular Internet domain name at a time, so a “generic.com” term could convey to consumers an association with a particular website."
其實就USPTO的立場，認為若「Booking.com」取得商標保護，可能會給商標權人對相似的名稱（其他人可自由使用的名稱）過度控制（undue control over similar language）。但法院認為USPTO過慮了，仍有一些原則確保即便「Booking.com」獲准註冊商標，也不會讓其擁有人專用「booking」這個字！
最高法院確認上訴法院意見，不認為「Booking.com」為通用名稱。
最高法院判決：
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf（備份：https://app.box.com/s/clsr05x803d15u5pz85cfyemqt54nrzo）
my two cents:
若有公司或個人如果要很酷地以自己的網域名稱申請商標，還是要小心一點，申請到網域名稱，不代表可以拿到商標權，如果缺一，就有點尷尬。
關於通用名稱不得註冊商標的規定，我國商標法第29條第1項第2款：
第 29 條 商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：
一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之 說明所構成者。 二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。
有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。
商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。
關於「通用名稱」有很多議題，著名商標也可能淪為「通用名詞」而不能註冊商標，從網路找到一篇TIPO的文章「商標通用化的判斷標準」（https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-19580-5f923f953dd349c9bdcc1bd74f58edf0.html）。（本篇討論ELLIOTT v. GOOGLE, INC.案例，有空也會了解一下！）
https://etopteam.com/2018/09/24/著名商標不保，只因變成通用名稱/ 討論到過去曾有一些著名商標因為商標權人沒有維護而"淪為"通用名稱，如：強力膠 (super glue)、立可白、修正液(wite-out)、阿斯匹靈(aspirin)、拉鏈zipper、公仔麵等，十分有趣！
Ron
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