enpan's Patent & Linux practice: pre-appeal再一次筆記

2022年2月25日星期五

pre-appeal再一次筆記 - 基於USPTO簡報

關於pre-appeal，顧名思義，就是提出notice of appeal之前的前導措施，之前曾翻為「訴願先行」，經過試行、延長方案，現在還是final office action之後的備用選項之一，本部落格過去的報導如下：

- After Final方案筆記（https://enpan.blogspot.com/2020/08/after-final.html）
- Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program（https://enpan.blogspot.com/2008/12/pre-appeal-brief-conference-pilot.html）
- 訴願先行（pre-Appeal）的一些筆記（https://enpan.blogspot.com/2016/11/pre-appeal.html）
- 一件訴願先行案例報導（https://enpan.blogspot.com/2016/11/blog-post_17.html）
- 看看Pre-Appeal（先前訴願）成果如何（https://enpan.blogspot.com/2015/11/pre-appeal.html）

先看看USPTO簡報的一些重點：

- 美國官方的指示是，如果案件遭遇至少兩次核駁後，就可以採用一些救濟程序，可能申請人與審查委員膠著在一些無法解開的議題，即建議提起appeal（PTAB審理）/pre-appeal（指派三位審查委員，我的理解是其中之兩位是supervisory examiners，另一位是primary examiner（應該是原審委））。

- pre-appeal為appeal的預備動作：

- 提出pre-appeal的注意事項：

- 使用pre-appeal要爭論什麼（與實質技術比對不同，而是說明審查意見明顯錯誤），引證案非適格前案、發明實體非引證案可以對比、請求項元件明顯非揭示、說明書並非沒有支持(112)、103核駁無理由、沒有103核駁合理證據、非顯而易見性的輔助性考量（secondary consideration）、不當組合/反向教示、提出判例分析、提出最廣合理解釋的疑問（解釋專利範圍）、挑戰OA固有問題，以及/或針對PHOSITA/POSITA的103議題？

- 2018年做出pre-appeal結果的統計。

- 2018年做出appeal的結果統計。

- Pre-Appeal vs. Appeal

pre-appeal設計是進入appeal程序之前的設計，目的是解決法律層面的議題，但就專利而言，自然還是脫離不了技術討論，不過還是會去避免技術比對，而是討論專利範圍解釋問題、引證案是否適格、審委核駁意見（例如motivation to combine, teach away, design choice, hindsight等）的問題。

提出Pre-appeal，應同時提出notice of appeal，預備進入訴願，pre-appeal由一個panel審查（一般指派3位審查委員，其中之一是原審委（primary examiner），另兩位是supervisory examiner），panel會做一個decision: 同意申請人意見，建議進入訴願；核准；建議修正，重啟prosecution，重新給定答辯期限；不符要求，撤回pre-appeal，回到原程序。

pre-appeal是原來USPTO審查程序的接續程序，但也是”平行”程序，因為pre-appeal進行中，還是可以對申請提出其他動作，如有任一動作（如直接提出appeal brief, 提出RCE, 提出修正, 拋棄…等），pre-appeal會被終止。

收到decision後，根據審委指示執行下一動作，針對進行appeal的decision，一個月內要提出appeal brief，或發出notice of appeal後兩個月內提出appeal brief；如果不想進appeal，可提出適時針對Final office action提出RCE，延續原案審查程序；針對reopen審查程序的decision，會重新給新的期限。

pre-appeal的決定包括：

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