2022年2月17日 星期四

解釋NDA的原則 - Soarus L.L.C. v. Bolson Materials Int’l Corp. (7th Cir. Oct 1, 2018)

本案討論美國聯邦第七巡迴上訴法院判決 - Soarus L.L.C. v. Bolson Materials Int’l Corp., 2018 U.S. App. LEXIS 27802 中涉及訴訟雙方已經先簽了保密合約(non-disclosure agreement,NDA),不過其中一方Bolson對合約中談論的技術提出3D列印專利並實施,因此產生了爭議。

案件資訊:
原告/上訴人:SOARUS L.L.C.
被告/被上訴人:BOLSON MATERIALSINTERNATIONAL CORP.and TIMOTHY J.HEENAN
系爭專利:US8,404,171
判決日:OCTOBER 1,2018

先前,日本合成化學工業株式會社(Nippon Synthetic Chemical Industry Co.)發展一種聚合物,稱G-Polymer,本案原告Soarus販售G-Polymer,Soarus與Bolson討論使用G-Polymer發展3D列印技術,雙方簽訂NDA。

本案爭議在於,訴訟雙方Soarus v. Bolson簽訂NDA後,Bolson以其中保密的技術G-polymer開發出的3D列印技術提出臨時申請案(provisional application),並獲准專利US8,404,171,Soarus就不爽了,對Bolson提告,主張系爭專利'171揭示了關於G-polymer的保密資訊,違反NDA。

地方法院判決NDA規範不許使用其中保密技術提出專利申請,但不是禁止使用其中技術的應用申請專利,原告提出上訴,由美國聯邦第七巡迴上訴法院審理。


問題是,非針對Bolson針對3D列印提出申請案的問題,而是申請專利中的揭示內容以及沒有獲得Soarus同意是否違反NDA?

(解釋合約的原則)這裡提到解釋合約的原則,如果其中文字有清楚的有模糊的,就用其字面、通常與普遍意思(plain, ordinary and popular meaning)來解釋,如果NDA是有解釋空間的,將應該去判斷雙方簽訂NDA的意圖("it is only if the NDA is ambiguous that Illinois law would turn us to extrinsic evidence to determine the parties’ intent."),除非雙方都不同意這樣解釋。

法院參考其中第6與第10條,其中第10是第6條的例外條款。


本次爭議中的NDA限制保密資訊的揭露,其中規範Bolson不能使用其中保密資訊提出任何智慧財產的申請,但Bolson仍可以使用其中保密的G-ploymer技術在特定領域提出新的申請案,地方法院即根據這部分排除條款判定Bolson並未違反NDA。(編按,基於Illinois)


(重要)基於地院根據字面與普通意思解釋NDA中條款,過去的案例也表示,法院不會以無效合約中規範的角度去解釋合約,或是不會用其中字面或普通意思相反的角度解釋合約,並須排除其中任何一方的主觀意見。反過來看,如果Soarus認為Bolson違反NDA是對的,就不應有第10條款的存在才是。

如此,上訴法院認為上述第10條款保留了Bolson提出專利申請的權利。


判決Bolson並未違反NDA。

這個法院解釋NDA的原則與態度十分重要,就是依照合約字面意義解釋當時雙方的意圖:


my two cents:
不錯的案例,合約簽署當下應該是有利於雙方各自的利益,這個角度想,應該不會否決將來對此利益的好的方向 - 專利申請、交叉授權。

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