本篇探討之前「從審查意見整理出英國審查專利適格性的判斷邏輯」（https://enpan.blogspot.com/2022/06/blog-post.html）中英國上訴法院案例Aerotel中作出的四步驟專利適格性（英國專利法section 1(2)）測試：
(1)適當地解釋專利範圍；
(2)確認真正的技術貢獻（找出具有技術貢獻的特徵）；
(3)檢測是否落於排除可專利性(正確的說法是專利適格性，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)的標的；
(4)檢查真正或宣稱的技術貢獻是否為技術性特徵。
法定不可專利事項：發現、科學原理、數學方法、文學/戲劇/音樂/藝術創作等、心智活動、遊戲玩法、商業方法、電腦程式、資訊表示。（The Patents Act 1977(as amended)中Part I中針對可專利性（patentability）中可專利發明（patentable inventions）的規定）
經典案例Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd Ors Rev 1 [2007] RPC 7資料如下：
看摘要就知道'937案面對了專利適格性的問題，英國專利局判定'937案確實有新穎性與進步性，但是卻因為判定為商業方法與電腦軟體本身（as such），亦為心智活動，屬於不可專利標的。
審理法院：Court of Appeal of England and Wales
判決日期：27 October 2006
議題：專利適格性
本案為英國高等法院的上訴案件，相關議題事實上是同時涉及兩個上訴案（關於GB2171877的侵權訴訟案-Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd，以及英國專利局駁回GB2388937專利申請案，申請人Neal Macrossan）的案例。
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（'877案）：
其中GB2171877（'877案）申請日在1986年1月13日，優先權可溯及1985年，發明關於電話系統中交換線路的技術，特別的是，撥電話的人具有一個特殊碼（special code），當要撥出一個電話，先鍵入這個特殊碼才接著輸入撥出對象的電話號碼，電話公司可以依照這個特殊碼確認撥電話者是否有信用（credit，如銀行帳戶），比對存款與電話費，如果信用不夠就終止電話。
Claim 1：
1. A method of making a telephone call from any available telephone, comprising:
obtaining a special code by making a prepayment;
inserting the prepayment amount in a memory in a special exchange for use in verifying a calling party call;
dialing the special exchange when a telephone call connection is desired;
inputting the special code for verification;
inputting the number of called party;
verifying the special code comparing the credit in the memory and the running cost of the call;
connecting the call and calling parties station responsive for verification; and
disconnecting the call when the credit has been spent.
'877案在1988年獲准專利，專利後來在多年之後（1999年）轉讓給Aerotel Limited，其實專利權期限沒有多少年，Aerotel Limited拿到專利權的目的顯然是要興訟，在專利權到期前一年（2005年）對Telco Holdings提出侵權告訴，而Telco反訴主張專利權無效。
專利無效訴訟峰迴路轉，先從英國專利郡法院（The Patent County Court）開始，轉到地方法院（HHJ Fysh QC），再轉到英國高等法院（high court）審理，判決專利權撤銷，之後上訴恢復專利權，但最後仍在HHJ Fysh QC判決無效。（事實上，英國法院判定'877案是有效的，仍是屬於可專利標的）
（'937案）：
GB2388937（'937案）優先權日在2000年12月，關於利用互動通訊/網路的方式協助建立公司的方法與系統，方法是提出一系列問題，提交給要建立公司的使用者，經回答幾輪的問題後（第二問題的選擇是依照第一問題的答案），取得足夠的資訊，即建立申請公司的文件，在提交相關單位申請建立公司。
看摘要就知道'937案面對了專利適格性的問題，英國專利局判定'937案確實有新穎性與進步性，但是卻因為判定為商業方法與電腦軟體本身（as such），亦為心智活動，屬於不可專利標的。
專利權人上訴英國高等法院，同樣地認為'937案屬於電腦程式本身、執行心智活動，但不認為是商業方法。
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關於上述案例，法院判決提出上述「四步驟專利適格性測試」，用以檢查發明是否屬於可專利標的，其中，'877案在法院是判定屬於可專利標的，'937案則不屬於可專利標的。在此案例第一次判決（2006年）出爐時，英國專利局即做出（修改）審查商業方法（business method）與電腦程式（computer program）專利適格性的備忘錄。
對於英國專利局而言，參考了英國上訴法院的意見，也是我們應當注意的部分，相關結論包括，雖然'877案使用了已知設備，也沒有新的系統，但發明仍是超越了商業方法本身，屬於可專利標的；對於'937案，提出了新的商業方法以及實現此商業方法的電腦程式，但僅採用了一般目的的標準電腦，並不足以形成一個新的系統，而僅是一種概念，而沒有轉變成任何實質技術貢獻。（重要）
my two cents:
常常研究美國專利適格性議題，看到就會想要去了解，也盡量記錄在部落格，再看看英國的專利適格性議題，覺得有趣（本文標籤也用101，不太想再新增一個tag）。
本部落格過去報導參考：
- 英國商業與軟體方法專利筆記（https://enpan.blogspot.com/2018/10/blog-post.html）
- 從審查意見整理出英國審查專利適格性的判斷邏輯（https://enpan.blogspot.com/2022/06/blog-post.html）
資料參考：
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