證據的錯誤不能成為證據 - In re Yale, 434 F.2d 666 (CCPA 1970)

證據的錯誤不能成為證據 - In re Yale, 434 F.2d 666 (CCPA 1970)

這似乎是一個經典案例，說明如果先前文獻中有錯，剛好錯到揭露到後申請案中的重要內容，仍不能成為有效的證據。本篇是討論從patently-o文章中提到的案例（https://patentlyo.com/patent/2022/07/prior-wherefore-though.html）。

In re Harry Louis Yale案件資訊：
系爭案：（Serial No. 554,071 filed June 2, 1966 as a continuation-in-part of serial No. 365,173 filed May 5,1964.）（編按，目前找不到文本）

本案是在審查階段USPTO核駁申請案開始，當時審查結果是認為系爭專利claims 1-10不具專利性，發明關於吸入式麻藥，成分為「3-bromo-3-chloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane」，其中分子式為「CF3CF2CHClBr*」，使麻藥可與氧氣一起給藥，請求項1即描述了相關成分，請求項2描述其純化物，請求項3涵蓋了共沸混合物，請求項4-5描述與防腐劑的混和物，請求項6-10則是描述誘發麻藥與所述成分的方法。

引用前案為：

Suckling et al. (Suckling)_ 3,097,133 July 9,1963- 
Muray et al. (Muray)- 3,177,260 April 6, 1965
Clements et al. (Clements), Proc. Nat’l Acad, of Sci., Vol. 48, 1962, pages 1008-1014.
Chemical Abstracts, Yol. 58, April, 1963,7264(b)-7265(a).

（以下僅摘錄重點）

其中Clements揭露麻醉氣體的成分，其中有「CF3CF2CPIClBr」；Suckling揭露了吸入式麻醉藥的成分，但沒有「CF3CF2CHClBr」；Muray提到了系爭案中化合物的備製方法；Chemical Abstracts顯示系爭案中的化合物的開始原料是已知的。

基於以上幾個前案，USPTO駁回專利申請案，案件經上訴訴願委員會（應該是BPAI），也是判定系爭案中成分已經被前案揭露，整體上為顯而易知（35 USC 103）。

審查意見特別引用的前案特徵是Clements圖3中揭示的「CF3CF2CHClBr」。

特別的是，專利申請人/上訴人Harry Louis Yale的主張在於「Clements中列出的"CF3CF2CHClBr"是印刷錯誤（typographical error）」。

上訴人認為，很明顯地，相關領域一般技術人員可以知道Clements中寫的「CF3CF2CHClBr」是錯的，理由是：

(1)Clements文獻中僅揭示已知化合物；
(2)其中測試的化合物僅畫在圖表中；
(3)圖3中顯示的「CF3CF2CHClBr」並沒有出現在其他地方；
(4)圖3中的內容不合理。

上訴人也請出專家，其中有一位是Clements文獻共同作者。當時訴願委員會並未被說服，反倒認為相關領域一般技術者並不知道這是一個錯誤，也不見得是錯誤，也會被教示所述「CF3CF2CHClBr」是一種麻醉藥。且再根據其他前案，相關領域一般技術人員可以知道如何製作相關成分。

然而，在CCPA，不僅是Clements有印刷錯誤的問題，也是相關領域一般技術人員在閱讀Clements時知道的錯誤。因此，因為有錯，不能說相關領域一般技術人員可以在精神上忽視這個錯誤，或是用其他成分替代。也就是說，相關領域一般技術人員不會被印刷錯誤的內容引導使用錯誤的成分作為麻醉藥。

基於相關專家證詞也證明Clements中描述的成分是明顯的印刷錯誤，表示Clements並非可以與其他引證文獻證明系爭案發明是顯而易見的。

"Since the listing of CF8CF2CHClBr in Clements is an error obvious to one of ordinary skill in the art, it cannot be said to describe or suggest that compound to those in the art. The public is not put in possession of the compound; thus, it would not be obvious to use it as an inhalant anesthetic as in Suckling or to mix it with the various other compounds which are mixed with the fluorinated hydrocarbons of Suckling."

CCPA推翻USPTO核駁意見。

my two cents:

證據中的數值或技術描述有錯，即便好像可以對比到審查中的專利內容，但仍不能算是證據，反過來，如果證明先前技術有錯，或許就可以排除其證據力。

這讓我想到曾經報導的「自動前案產生器」 - 要隨意申請專利嗎？小心自動前案產生器（https://enpan.blogspot.com/2016/04/blog-post_26.html），這是一個想要摧毀專利系統的"陽謀"，當利用電腦技術隨意拼湊專利文獻持續產生一些前案文檔，這些「先前技術」是否可以成為有效的前案？看來，如果嚴格檢驗這些前案文章，應該是不用太過擔心才是，除非這類AI愈來愈厲害....。

1970 CCPA 判決：https://cite.case.law/ccpa/58/764/

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2022/07/prior-wherefore-though.html

Ron