2024年3月22日 星期五

功能手段用語之USPTO備忘錄

這篇備忘錄開頭就講,這是用來培訓用的,沒有改變什麼,相應的規定在MPEP 2181-2187。


符合35U.S.C.112(f)解釋的專利範圍讓申請人可以在請求項中描述功能,而其解釋需要倚賴說明書中揭露執行請求項中功能的對應的結構、材料或動作。

訴諸35U.S.C.112(f)解釋的功能手段用語(包括means-plus-function / step-plus-function)的專利範圍,審查委員(此篇備忘錄就是要訓練審查委員的)可以最廣而合理地根據說明書中所描述的結構、材料或是動作來解釋專利範圍。如此可知,訴諸35U.S.C.112(f)解釋的專利範圍將是比非以手段功能用語的專利範圍還窄。

這裡有個提醒是,所謂“step-plus-function"寫法是專利範圍中以“step for“描述的元件。而不是指常寫在方法流程的專利範圍中的"Ving ..."步驟組合的流程,這樣的寫法是表示一序列動作(acts),因此並非訴諸35U.S.C.112(f)解釋的專利範圍。


判斷專利範圍是否訴諸35U.S.C.112(f)解釋的步驟如下:

- 使用3-prong analysis(MPEP 2181)判斷專利範圍是否訴諸112(f)解釋。

(A)使用means, step, 或是其他取代"means“的用語執行請求項中的功能。
(B)使用功能性用語修改"means", "step"或是其他佔位符,相關功能性用語如"configured to", "so that..."。
(C)請求項中有"means", "step", 或其他佔位符,而沒有用足夠的結構描述。

- "means", "step"的替代用語並不限於哪些,要視實際情況而定。其他比較沒有爭議的功能手段用語佔位符:"mechanism for", "module for", "device for", "unit for", "component for", "element for", "member for", "apparatus for", "machine for", "system for"。

- 在專利審查過程建立訴諸35U.S.C.112(f)的專利範圍解釋是重要的,因為審查委員與申請人的來往對話都有明確的記錄,可以讓申請人、公眾與法院可以知悉審查委員在專利審查過程中如何解釋專利範圍。而如果申請人要提出不同的專利範圍解釋,也可以通過專利審查過程建立自己的claim construction。

- 一旦決定以35U.S.C.112(f)解釋專利範圍,議題將會轉移到說明書與專利範圍是否有足夠的揭露內容,這時將考慮到112(a)(說明書揭示內容是否符合據以實施的要求)與112(b)(申請專利範圍是否明確,說明書是否支持)。

- 就電腦實現發明而言,若訴諸35U.S.C.112(f)解釋專利範圍,說明書應揭露執行相關電腦功能的演算法,否則專利範圍為不明確。演算法可以數學方程式、文字、流程或其他提供足夠結構描述的方法。




USPTO 3/18/2024 備忘錄「Resources for Examining Means-Plus-Function and Step-Plus-Function Claim Limitations (35 U.S.C. 112(f))」,檔案:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf

Ron

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