前言：
本案涉及的先前設計爭議案件為Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1294 (Fed. Cir. 2010)，可參考：「設計專利侵權判斷應排除功能性元件 - 案例Richardson v. Stanley討論」（http://enpan.blogspot.tw/2015/08/richardson-v-stanley.html），其中爭議在「設計專利範圍」是否要排除其中「功能性元件」，當設計中有些部位涉及功能上必須如此時，如榔頭、扳手，應該植入「裝飾性的非功能元件」，整體上才能算是一種設計。
整理案例Richardson v. Stanley法院意見：當設計同時包括功能性元件與非功能性元件，應些分辨出其中非功能性元件，專利審查時，若設計整體主要為「功能性元件」，專利無法獲准；專利侵權比對時，係以一般觀察者的角度來看，但這個觀察者要先瞭解「先前技術」，再客觀分辨其中功能性元件，若與被告產品相似之處僅在「功能性元件」，侵權不成立。（但此方式卻非每個法官都認同，或說，不是適用每件設計侵權案，至少本案CAFC法官認為設計專利範圍解釋時不應排除任何部分）
案例Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. April 19, 2016)資訊：
被上訴人：SPORT DIMENSION, INC.
專利權人/侵權原告/上訴人：THE COLEMAN COMPANY, INC.
系爭專利：D623,714
D623,714為一救生裝置，優先權早於2006年12月27日，但專利在2010年才獲准，其中主要理由是，此設計案主張的優先權案為一個發明專利（申請號：11/616,308），母案並未獲准專利，於是提出「設計專利」延續案。
系爭設計專利在審查時遭遇過一次核駁意見，理由是圖案不明確，彼此有些矛盾，經修正後獲准專利：
核駁意見一瞥：
修正後：
CAFC案件討論：
緣起，Coleman為戶外運動用品公司，系爭專利為一個可以配戴在運動者身上的救生用具，被告Sport Dimension是一個體育用品公司，販售水中運動用品，其中Body Glove系列為個人救生用具，型號Model 325為被告產品。
在地院審理過程，被告提出不侵權簡易判決請求，地院作出的決定有：否決原告證人（不夠格，經驗不符），以及同意被告對於專利範圍的解釋：「兩側固定臂以及圍繞身軀的扣環帶設計」為功能性元件，而不是裝飾性元件，因此侵權不成立。也就是，原告系爭專利的兩側手臂與逐漸變小的扣環帶設計被認定為「非裝飾性」的功能元件。
本案原侵權訴訟經加州地院裁決侵權不成立後，原告上訴CAFC。
系爭專利設計（如下）的救生用具是透過環繞使用者手臂的設計，固定扣環是在胸前固定：
被告Sport Dimension被告產品則是多了披肩式的固定帶，而固定扣環是固定在軀幹背後：
案件經上訴後，CAFC否決地院解釋的專利範圍，認為，設計專利不能主張純功能性設計，其中意思是：當設計專利整體外觀僅能用功能描述時，是無法獲准專利的（專利無效），但是，一旦設計本身並非以功能為主體時，即便有些元件為功能目的的設計，但卻不是因此無效。因此，設計應該是同時包括裝飾性元件與功能性元件才是。
當有眾多先前涉及設計專利範圍的判決都認為「設計包括功能與非功能的元件」，惟界定專利範圍時，會以非功能元件為主，甚至有些案例更認為專利範圍僅限定在其中非功能性元件上。不過，在案例「OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)」中，法院解釋專利範圍時，先將設計的功能性元件與裝飾性元件分別出來（具有尾翼的火箭球），其中尾翼為功能性元件，但尾翼卻形成整體火箭球的重要外觀元件，解釋設計專利範圍時卻無法排除這個元件！因此，功能性元件仍產生整體外觀的貢獻，不能隨意排除在設計之外。
（OddzOn案中解釋此設計專利範圍時，並無法排除其中功能性的尾翼，D346,001）
"In OddzOn, Richardson, and Ethicon, we construed design patent claims so as to assist a finder of fact in distinguishing between functional and ornamental features. But in no case did we entirely eliminate a structural element from the claimed ornamental design, even though that element also served a functional purpose."
因此，根據以上設計專利解釋原則，地方法院在本案中錯誤地排除了救生用具上左右手的「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」，其中涉及如何判斷設計專利中由功能決定的範圍（引用CAFC案例PHG Technologies, LLC v. St. John Cos.）：
"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."
PHG factors：
- 是否受保護的設計代表了最好的設計；
- 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
- 是否有伴隨發明專利；
- 有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
- 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？
基於以上幾點PHG factors，法院檢驗本案系爭專利範圍，認為其中「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」代表了最好的設計（沒有替代方案）、也有對應發明專利（申請號：11/616,308）申請揭露這些特徵的功能，甚至也有強調功能的廣告。這樣看來，系爭專利中「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」確實為功能目的的設計。
結論：
即便如此，CAFC仍否決地方法院過於極端的判決，不能將這些功能性元件完全排除在專利範圍之外，因此否決地院作出不侵權的簡易判決，發回重審，但確認地院否定原告證人的決定。
my two cents:
從頭到尾理解一件專利訴訟是好的，可以瞭解法官邏輯，而不是僅得到「結論」。就本案來看，從Richardson案例可以得到一種"合理"的態度，就是有些設計元素是不得不這樣的（功能性元件），但又從本案Coleman得到，設計是一個整體，不應排除任何部位。
好像都對，就看法官態度，甚至涉及何謂「設計」的基本定義。
如果如一些「拼貼」藝術，都是拼貼來自他人的作品片段，最後成為一個新的藝術品，是否要排除一些先前的元素？如果再想到「蘋果手機iPhone」的設計元素，如果觸控螢幕必須如此設計，就可能忽略整體極簡的設計概念！這樣想，這就不難看出本案例法官對於設計本身的基本態度。
或許要等等美國最高法院對於Apple v. Samsung的設計損害賠償的定論，其中也涉及是否設計賠償要排除其中非裝飾性特徵？（http://enpan.blogspot.tw/2016/01/blog-post_5.html）
判決文：http://patentlyo.com/media/2016/04/15-1553.Opinion.4-15-2016.1.pdf
（備份：https://app.box.com/s/9edvaxtse4de5dywufk5jqi08kj5bgc8）
參考資料：
http://patentlyo.com/patent/2016/04/construction-federal-circuit.html
http://www.ipwatchdog.com/2016/04/22/functional-elements-contributed-ornamentation-design/id=68534/
Design Patent Infringement Standards（http://aboutiplaw.com/noteworthy/patent-noteworthy/468/）
Ron
沒有留言:
張貼留言