37 CFR 1.102 加速專利審查

一般來說，專利申請案的審查程序是first-in and first-out，先進先出原則，審查委員的卷宗始終都是從上面拿，新來的卷宗則會從下方進入，不會改變順序，但仍有特殊情況可以讓審查委員改變審查順序，在美國37CFR1.102中就提出一些會加速審查的方案；

(a)其中描述，審查委員主管(Director)可以下命令要求加速審理，但不是改變審查順序，而是一個加速審理的行政命令，申請人亦可如(b段)提出加速審查的請求，或在(c或d段)的規定下提出請願

(b)申請案描述的發明在特定領域中為少有且重要的，使得政府部門主管要求要馬上處理的案子

(c)提出以下幾點懮惠理由之一的請願(petition)，說明該申請案需要加速審理，此類為免費加速！包括：(1) 申請人年紀老邁或是有健康的問題；(2)該發明明顯為(i)可改善環境品質(ii)對能源發展與節約有貢獻(iii)反恐怖

(d)其他不同於上段(c)的請願則需要付費，如申請人自行提出Examination Support Document的審查報告，可參考：http://enpan.blogspot.com/2009/09/blog-post_10.html

[原文]
37 CFR 1.102 Advancement of examination.

(a) Applications will not be advanced out of turn for examination or for further action except as provided by this part, or upon order of the Director to expedite the business of the Office, or upon filing of a request under paragraph (b) of this section or upon filing a petition under paragraphs (c) or (d) of this section with a showing which, in the opinion of the Director, will justify so advancing it.

(b) Applications wherein the inventions are deemed of peculiar importance to some branch of the public service and the head of some department of the Government requests immediate action for that reason, may be advanced for examination.

(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is:

(1) The applicant's age or health; or

(2) That the invention will materially:

(i) Enhance the quality of the environment;

(ii) Contribute to the development or conservation of energy resources; or

(iii) Contribute to countering terrorism.

(d) A petition to make an application special on grounds other than those referred to in paragraph (c) of this section must be accompanied by the fee set forth in § 1.17(h).

Ron

歐洲專利局對電子文件證據的看法

歐洲專利局對電子文件證據的看法

有鑑於部份審查委員會引用網路文件作為引證資料，是否就間接承認網路電子文件的證據能力，且網路將來也會成為主要技術公開的方式，甚至不會有任何列印出的文件，所以討論網路電子文件是必要的！

根據EPC 54(2)

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

至少就法規來說，並無排除網路公開的證據，但是電子文件可被竄改的特色使得此類引證的爭議仍是不小

就EPO根據訴願委員會T1134/06的決定提出的審查方針來看，可整理出一些條件，這些條件可以構成網路電子文件的證據能力：

1. 網頁資訊不能是需要透過密碼帳號才能擷取的資訊
2. 網頁資訊不能需要付費才能獲得的資訊
3. 網頁資訊的日期通常是可信的，若審查委員作為專利審查的證據，專利申請人應提出反證！（審查委員應不致故意作假）
4. 若申請人僅提出審查委員引證的文件日期造假，仍不足以克服相關核駁理由
5. EPO認為線上科學/技術期刊的公開日如同一般紙本雜誌，且常早於紙本公開，具有公信力
6. 報紙、雜誌、電視、廣播的公開日通常為可信任的日期
7. 學術機構、國際組織、公眾組織、標準機構（standardization body）的公開為可信任
8. 大學研究的電子化資料庫為可信任的
9. 網路社群、部落格、電子信件資料庫與線上百科（wiki）皆為可信，雖然此類文件難以證明，但是伺服器會紀錄有時間戳記（timestamp），可以最後修改的日期為準
10. 上述網路文件仍可能作假，所以可以利用線上的資料庫工具作為引證證明，比如：
    http://www.archive.org/，可參考http://enpan.blogspot.com/2010/03/wayback-machine.html
    

Ron

資料參考：EPO 2009.3電子信

pat365.com (專利檢索)

http://pat365.com/

發現這個好用的網站，可以檢索世界上主要國家的專利，特色是可針對中國、香港與台灣的發明或新型登記案

介面也是十分好用，而且檢索結果十分清楚

Ron

歐洲設計專利檢索

歐洲設計專利是採登記制，審查採形式審查，參考兩個條件：(1)這是一個設計嗎？(2)這個設計是否違反公共政策或道德？但這等於是沒有審查一般！

設計案登錄主要流程：

主要程序包括 申請、審查（形式審查、判斷是否為合法標的）、登記、公開（若未完成繳費或是程序未完成，可能延遲公開）

檢索工具可使用OHIM（http://oami.europa.eu/）
此網站更可以檢索歐洲商標

快速方法是進入首頁：

首頁右方有兩個連結（community trade marks, community designs），就可分別找到商標與設計案，另包括電子線上申請
商標案：

這是檢索介面，簡單明瞭：

隨便找了acer來看看：

每件內容也頗清楚：



設計案：
檢索介面：

用「acer」找到一些設計申請：



Ron

Google Scholar - 美國審查委員常用的檢索工具

Google Scholar是美國專利審查委員常用的檢索工具之一


此為特別可以檢索美國專利的工具，簡易檢索包括選擇「文章與專利文件」、「專利以外的文件」、「法律意見與期刊」、「聯邦法院判決」等等，十分好用！！！

可針對時間下限制條件：

更能根據特定檢索條件設定監控報告，太棒了！


這是檢索聯邦法院Bilski判例的結果，可以簡單找到判決書：


有用的專利監視方式還可參考：
http://enpan.blogspot.com/2009/06/google-patent-search-google-reader.html

Ron
這是public PAIR系統的畫面：

從Bilski案看軟體專利

從美國最高法院對2008年In re Bilski的決定做出判決，部份否決了CAFC的決定
可參考：http://enpan.blogspot.com/2010/07/bilski.html
(1) it is tied to a particular machine or apparatus, or
(2) it transforms a particular article into a different state or thing."

此次最高法院的決定否決了state street bank 1998年判決後的規則，state street bank規則認為只有「有用、具體而明確的結果（useful, concrete, and tangible result）」才是可專利的軟體案！

同樣否決了在state street bank之前通用的判斷依據-Freeman-Walter-Abele test，Freeman-Walter-Abele是指三個決定（Freeman, Walter, Abele），此測試主要是用了兩個規則：
(1) determining whether the claim recites an "algorithm" within the meaning of Benson,
判斷是否權利範圍引用Benson案定義的演算法（可參考http://enpan.blogspot.com/2009/01/history-of-software-patents-i.html）
(2) determining whether that algorithm is "applied in any manner to physical elements or process steps."
判斷此演算法是否引用了具體物件或是流程步驟
以上判斷若是「是的」，則為可被專利的軟體方法（updated on Oct. 31, 2013）

取而代之的是，法院認為，可專利的軟體申請案並不是判斷軟體要運作在電腦上才是聯繫在特定機器或是裝置（tied to a particular machine or apparatus），如果是這樣，有很多此類專利都會無效！另一個問題是，用來實現軟體的特定裝置對於整個軟體案有何影響？上述至少兩個問題在此次最高法院對Bilski案中沒有做出具體決定，

即使此次懸宕的決定使得判斷軟體專利的方法變得很不明確，但是可知的是，很多軟體案，諸如商業方法，在沒有新的判決前，都仍保持為可專利的狀態，這讓發明人有很大的施展空間

我覺得，對於在Bilski之後的軟體或是純方法的申請案中，美國官方審查意見常常提出引用Bilski測試的101核駁理由，但判斷是審查委員希望申請人仍對該案提出說明，造成禁反言，使得將來權利主張不致過大，而且有具體可實施的方案。

比如此案，11/298,662，在2008年的第一次OA中並未有引用bilski的核駁理由，到了第二次non-final OA時，可能Bilski案已經有共識且比較嚴格，所以OA中提出核駁（除此之外，其餘為可核准範圍）：

申請人為了使之tied to machine，就在權利範圍中加入了應用在電子裝置的限制條件：

在下一次OA中則沒有再對101提出核駁理由（moot）

Ron
資料來源：bitlaw網
其他相關資料可參考：
http://enpan.blogspot.com/2009/01/history-of-software-patents-i.html
http://enpan.blogspot.com/2009/01/history-of-software-patents-ii.html
http://enpan.blogspot.com/2009/04/history-of-software-patents-iii.html
http://enpan.blogspot.com/2009/04/history-of-software-patents-iv.html

回應限制/選擇要求的幾個注意事項（限制與選擇VI）

Restriction：
當審查委員認為申請專利範圍具有兩個或以上的發明（invention），通常是因為兩個或以上的獨立項被認為分屬於不同的專利類別（class, subclass），除了明顯是兩個不同標的外，常遇的如：審查委員認為方法項不僅產生裝置項中的產品，或是裝置項中的產品並非一定要方法項的流程才能產生，將根據美國專利法第121條（可參考：http://enpan.blogspot.com/2009/07/121.html），要求申請人將權利範圍限制（restriction）在一個發明中
Election：
或是，說明書中描述多個實施例，且各產生的不同類別（mutually exclusive）的態樣（species），審查委員認為這些類別的實施例為獨立且/或可區分的，將要求申請人選擇（election）一個態樣作為審查與檢索的基礎

因此，會有一些情況：

1. 若申請人遇到限制要求時，應回應選擇其中之一個發明，包括所涵蓋的權利範圍項目
2. 若申請人遇到選擇要求時，應回應選擇其一個實施態樣（通常會搭配一或多個圖式），包括所涵蓋的權利範圍項目
3. 可同時提出反駁（election with traverse）
4. 即使不同意審查意見，但仍需要提出選擇，否則可能直接收到再次restriction requirement or 甚至是Final rejection (updated on June. 8, 2011)
   
5. 如果要保留日後要提出不同意見的請願（petition）的權利，此時一定要提出反駁的訴求（election with traverse）
6. 如果回應中並未清楚表達反駁的意見，則會被認為是沒有異議（election without traverse）
7. election with traverse僅能於提出選擇時一併提出，否則將失去日後提出請願的權利
8. 經選擇後，如果之後答辯過程新增權利範圍，應該要清楚辨別與選擇的範圍的相關性
9. 如果各類別的態樣中不具有一個總的（generic）權利範圍，則未選擇權利範圍僅能提出另一分割案續行（可視選擇的部份來看是否續行分割案）
10. 若各類別的態樣中具有一個總的（generic）權利範圍，若此總的權利範圍為可核准，已選擇或未選擇的態樣皆可於同一案核准（或需必要的修正）
11. 如果選擇時指明反駁的意見，表示申請人認為這些權利範圍並非專利性可區別（patentably distinct），若日後審查中，審查委員提出可以核駁「已選擇」的權利範圍的證據，表示這些證據也可適用於「未選擇」的權利範圍，將影響以後處理「未選擇」範圍的可專利性，審查委員將可引用申請人曾經提出的反駁意見，用相同的證據核駁未選擇的部份
12. 日後將未選擇的部份刪除時，應注意是否有發明人異動的問題
13. 針對「方法」與「裝置」進行選擇後，若日後裝置項核准了，剩下的方法項可透過限制此裝置的範圍下重新組合（rejoin)
14. 經重新組合的方法項（此例中，相反亦可），原來的限制要求將會被撤回，審查委員將重新審視整個專利

Ron

歐洲專利局架構簡報

EPO架構粗分為與專利審查與各國合約訂定的專利局、與各會員國（專利局）管理相關的行政議會

目前EPO會員國有37個（最新為2010年5月加入的阿爾巴尼亞（Albania））

辦公室（非各國受理局）在慕尼黑（總部）、海牙、維也納、柏林、布魯塞爾

員工人數，60%為專利審查委員

審查程序：
申請案->EPO形式審->檢索報告與初步審查->公開（第三方可提異議）->實際審查->核准->公告->進入各會員國->各會員國審查->


費用粗估：

除了歐洲各國申請案外，EP以外的國家美國最多，其次是日本、韓國（2008年數據）

公告後，其中約有5%的案子被提出異議，其中有近40%會被撤回！另有31.6％經過修正克服異議，剩下28.6％則能保持專利有效（2008年數據）


Ron
資料來源：EPO公開文件

PCT案的專利有效性

PCT案的專利有效性（validity of patent, revocation）

Article 10 Validity of Patent, Revocation
1. 不符PCT專利法第6(1),(2),(4),(5)（申請案送件的說明書、費用等規定）,8(1)~(4)（申請文件的規定）規定的條款不能用作專利全部或部份無效的理由，除非這些形式上的不符規定是基於欺騙行為

2. 若非專利擁有人，不能對專利之全部或部份無法被撤回或無效，或是修正

3. 上述兩點不會產生任何法律以外的專利程序

註：基本上，WIPO並不會核准專利案，所以是沒有「無效」或「舉發」撤銷的程序；
申請權人（或是被授權方）才能對自己的PCT案提出撤銷！
＊在2009年韓國首爾的會議上，有建議在國際階段（international phase）納入第三方意見

Ron

阿根廷專利介紹，與分割案

阿根廷專利局特別針對專利分割申請案（divisional patent application）做出限制：
1. 時間限制
在此之前，在母案懸宕（pending）的時間內都可提出分割申請案
經過修訂，申請人主動（voluntary）提出的申請案應在「基本審查報告」發出前提出（up to the date on which the basic examination report is issued）

2. 單一性
一旦此基本審查啟動，避免審查委員判斷申請案不符單一性的規定，PTO會通知申請人提出分割申請案，申請人應於30日內回應通知，若不回應或仍不符單一性規定，申請案將會被拋棄撤回

3. 若PTO做出申請案不符合單一性規定，若經上述通知後，仍不符合規定，審查報告將會提出核駁

4. 應於母案懸宕時提出分割案

5. 分割案的分割案（divisional of a divisional application）
母案A
目案A的分割案B
若產生分割案B的分割案C
當分割案C提出申請時，母案A與分割案B皆應處於懸宕狀態

由於上述規定尚未公告實施，申請人仍應以較嚴格的規定實施，免得產生程序問題，也就是應於母案收到審查報告前提出主動分割案

Ron
資料來源：
RICHELET & RICHELET
PTO of Argentina

補充阿根廷專利介紹

可專利性：
絕對新穎性：
但是，若有任何發明在國家或是國際是的展覽一年內提出專利申請，仍不失新穎性

進步性（非顯而易知）：
當創作的流程或是其結果非由相關領域一般技術人員可以從已知習知技術而輕易推導，則具有進步性

產業利用性：
「產業（industry）」包括轉換、製造業、農業、林業、畜牧業、漁業、礦業與其服務

若發明違反公眾秩序、道德、人與動植物的健康、存在自然界的基因與生物等，不能被專利

其他法定不予專利的事物：
發明、科學原理、數學方法、文字與藝術工作、美學創作、智力活動的計畫、規則與方法、電腦程式、動植物診斷與外科手術、生命物質與存在自然界的物質


程序：
POA（Power of Attorney）應自專利申請日後40日內以西班牙文提出
若有國外第一申請案，阿根廷國內申請日後90日內應提出優先權文件
權利範圍應以兩段式寫作，前言（preamble）包括已知的特徵，與特徵部份，包括建立發明新穎性與進步性的部份

申請案提出後：
初步審查：
專利局提出初步技術與形式審查，並發出官方審查（核駁）意見（Office Action），如果申請人於收文後180日內不回應此官方意見，申請案被視為拋棄
申請案將於申請日後18月早期公開，若申請人提出要求，申請案則可更早公開
獲得專利後，第三方可提出異議

實質審查：
申請日後3年內應提出實審要求，否則申請案會被視為拋棄
提出實審後，專利局應於180天內完成實質審查

專利局可對申請人在相關國外申請案收到他國審查意見後90天內提交給阿根廷專利局

任何人可於申請案公開後60天內提出異議，而審查委員應將此異議包括在官方意見中發給申請人，申請人當於收到官方意見後60天內修正申請案，或表達意見。

若申請人不回應此意見，則申請案視同拋棄

若申請人提出修正仍無克服異議，審查委員仍可發出另一官方意見拒絕該申請案

若各文件、程序、審查與回應都符合專利法規定，將核准專利

接下來，若不服審查意見，申請人可進入訴願階段

另有無效機制，任何人可對核准專利提出無效程序

日本新修正的「修正」規定

日本新修正的「修正」規定，適用於6/1/2010之後提出的申請案

修法後，日本專利審查基準中，「修正」的原則仍是不得超過原說明書範圍內！但是標準比舊法寬鬆許多，放寬至修正只要是熟悉該發明技術領域者可以依據原說明書所得出的事物，都可被JPO接受

此次修法是針對2008年5月的一次日本智財高等法院的判決，以此定義出專利範圍修正的一般性定義，綜合來說，就是針對「新事物（new matter）」的定義：

1. 若熟悉發明所屬之技術領域者可以由原說明書內容瞭解的事物，不能稱為新事物
2. 如果修正引入已描述於原說明書，或是原說明書內容固有的特徵，除非在特殊的情況，否則不能稱作加入新事物
3. 若修正除特定特徵（disclaimer），也不能稱有新事物，也就是說，為了與前案區隔，權利範圍的修正可能會將特定特徵排除至範圍以外，此類修正也不會有新事物發生

日本專利局公開修正前後的差異：
Revised Examination Guideline for "Amendment of Description, Claims and Drawings (New Matter)"
Revision of relevant parts to "Amendment of Description, Claims and Drawings (New Matter)"

對權利範圍的修正：
一般原則：
修正不能超過原說明書範圍
細節描述：

1. 如果修正時加入一個未於說明書揭露的事物，比如透過刪除擴大了權利範圍，或是新增事物限縮了權利範圍，不能被接受
2. 如果修正改變了在發明中定義的事物，則因為將此發明延伸而超過原說明書範圍，不能被接受
3. 不論是刪除（擴張範圍）或是新增（限縮範圍）事物，若證據顯示並未新增新的技術特徵，不論是原說明書已經揭露或是固有特徵，此類修正可被接受

其中舉出幾個範例，我覺得頗受用：
1. 修正時改變了描述方式，也就是用另一種較清楚的語言描述相同的技術，雖然說明書並未逐字對應，仍為合法修正
2. 修正時改變了說明書所指明的事物，比如原來是impurity dispersion area consitutes a source and a drain，若改為impurity area...，是合法的
3. 修正是限制了特定事物，比如權利範圍為a recorder or player device，改為a disk recorder or player device，是合法的
4. 修正是增加了一些限制條件，比如增加一些形容詞，將work piece改為rectangular work piece
5. 比如使用Markush-type權利範圍的化學案，其中引用了選擇式的撰寫方式，其中選擇項目被刪除而減少，此類修正可被接受，因為並未超出原說明書範圍；但相反的是，若選擇中新增一些未被揭露的事物，則為不合法的修正

其他修正規定可參考：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/amendment_claims_drawings_e.htm
Ron

Bilski判例最新解讀

Bilski判例最新解讀

美國最高法院作出Bilski案的判決（6/28/10 - Bilski v. Kappos）
可參考：http://enpan.blogspot.com/2009/03/in-re-bernard-l-bilski-and-rand-warsaw.html

根據決定顯示，法院同意聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Bilski案中有關交易風險的概念並不具備有專利性，但是，這並非指出商業方法（businese method）被排除在美國專利法第101條中可專利類別中。

最高法院則認為CAFC之前針對Bilski案做出的決定並非是判斷流程（process）權利範圍是否可專利性的唯一標準，也就是不認為流程（process）的權利範圍應繫於特定機械或裝置，或是應轉換特定物品至不同的狀態或事物上的標準（machine-or-transformation" test）是唯一的標準

換句話說，法院並未對35 U.S.C. §101中的process可專利範圍做出任何限制，court:『the Court "need not define further what constitutes a patentable 'process,' beyond pointing to the definition of that term provided in §100(b)』，法院將根據專利法第100條而對process有更寬廣的定義！

對於此Bilski案，法官們一致同意the machine-or-transformation test仍是對process專利是否具有專利性是有用的判斷工具，但Bilski案之所以不予專利是因為其抽象概念不符35 U.S.C. §101，而不是只因為沒有通過machine-or-transformation" test

USPTO隨後做出備忘錄：要求各審查委員延續目前的審查基準，但仍參考machine-or-transformation test最為判斷process可予專利的判斷工具，並需搭配判斷是否process是個抽象概念。

Ron
資料來源：Spreme Court of Unite States, BSKB

歐洲專利修正規定

筆記：

歐洲專利申請後的修正規定十分嚴格，相對於美國的開放與趨向保護發明人的法令，歐洲專利因為對發明申請案的修正嚴格限制，感覺較趨向保護公眾利益

歐洲代理人看法是，由於每個發明申請案就是保護一個排外的範圍，當提出申請後，應該就要確定範圍，否則這個保護範圍就會有不確定的因素導致一般民眾無所適從，當專利公開後，公眾會得知這個保護範圍，不論是否會核准，至少可以做出一些迴避或是損害預測的規劃，若能夠較自由地修正權利範圍，公眾會無法準確迴避或是排除將來可能發生的專利爭議！

有些規定筆記：
歐洲專利權利範圍的限制包括項次費用，與繳費限制，與修正規定：

1. 目前Claim項次收費規定，15項以內不收超項費，超過15項，第16項起逐項收費，到第51項費用急速上升
2. 若有超項的問題，若不繳超項費，EP審查委員僅針對前15項權利範圍進行檢索或審查，其餘視同拋棄（不能換順序，這也是維持專利範圍的穩定措施之一）
   配套：
   EP案可使用多重附屬項, and/or, in-particular等用法限縮權利項次
   盡量將重要的主要範圍與附屬範圍放到較前面的項次中
   
3. 若權利範圍中因為附屬項的平行依附主要項關係產生不符單一性的問題，可能產生超額的檢索費用，但事後證明平行依附仍具有單一性，將可退費
   比如：
   主要範圍有元件A+B，第一個附屬項依附主要範圍，具有C元件；第二個附屬項依附主要範圍，有D元件，即使A+B為上位的範圍，A+B+C與A+B+D之間仍有單一性的問題，將可能擇一檢索與審查
   
4. 若上述(3)發生在從PCT進入EPO時的補充檢索程序（supplementary search）中，將不能用繳交額外費用進行審查，若有需要送審，需要提出分割申請案
   因此，規劃歐洲專利申請案時應將重要的範圍放在前面
5. 經申請歐洲專利後，修正的條件有很多限制，不合規定的修正有：
   不能以同義字取代原權利範圍的用字；
   不能從權利範圍中刪除特徵（擴張範圍）；
   不能上位化；
   若說明書記載有權利範圍未描述特徵，仍不能從說明書實施例單獨引進特徵。
6. 可以修正的：在原權利範圍中的文意上修正不清楚的部份

EPC Art. 123規範修正：
(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.
(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

Ron
資料來源：DIPL.-ING. NILS T.F. SCHMID (BOEHMERT&BOEHMERT)