IPR程序中捍衛專利權的相關策略

筆記

Finnegan在一篇文章中論及如何在IPR程序中捍衛專利權，特別是涉及與另一方的侵權訴訟中。
http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=e1ff548e-5d17-4b10-8fb3-2a149d128b02

（以下並非文章翻譯，而是作個整理與以自己的說法再說一次）

IPR（多方復審）為AIA美國改革法案中的新措施，取代原本多方再審（inter partes reexamination）的程序，自2012/9/16起實施，一般是用來抵禦提出侵權告訴中的系爭專利，IPR的結果也極有可能影像侵權訴訟，特別是專利範圍的改變或是撤銷，就作者來看，全部範圍可能被保住，但是卻很難毫髮無傷。

文章寫作於2013年9月，當時並未有太多IPR判決案例，但是已知僅有11%的權利範圍沒變，有42%的專利範圍被判無效，有40%左右的專利範圍改變而可能影響侵權訴訟。

這個結果是不令人意外的，理由之一是，提出無效的一方通常為侵權被告或關係人，自然會"盡全力"找到先前證據，與一般專利審查員的"寬鬆"心態與動機不能相比，所以專利被撤銷的機會不小；其二是，PTAB審理時以「最廣而合理」的原則解釋專利範圍，專利範圍無形又被擴大了一次（前次是USPTO審查時），範圍即便再小，都有可能又需要限縮，甚至被認為無效；另有原因是，IPR審理時間被壓縮在一年內，一年內專利權人要頻於應付證據與PTAB行政法官的意見，可能沒有如申請案處理時準備/反應的時間。

IPR程序在PTAB行政法官決定"啟始"審理後，專利權人僅有三個月時間預備與提出回應，專利權人應針對每一項無效理由提出回應，甚至提出專家證詞，這些都需要花些時間。回應限於60頁內。

專利權人回應時，應提出以下三點內容：
1. 解釋專利範圍以及釐清先前技術的描述
2. 證明引證前案並不構成先前技術的理由
3. 爭辯為何被無效的專利範圍相對於先前技術為有效的理由
4. 有必要時，作出修正（應考量後續效應，如商業實施、侵權訴訟）

如果在AIA制度前的申請案（專利案），為了避免產生禁反言，可以提出比先前技術更早已完成發明的證據，使得該先前技術無證據能力。
避免禁反言的最好方式就是不要去重新詮釋專利範圍，或是提到專利範圍某元件"並不是"甚麼或是"是"甚麼，而可以說先前技術並無揭露或是隱含系爭專利的某元件就好（新穎性）；或是證明多件先前技術並無結合的動機、沒有教示、沒有合理期待本發明（進步性）；另可提出商業實施的證據，包括商業上成功的證據、專家證詞等。

若IPR是因為正在進行或是可能要開打的侵權訴訟而啟動，相對於訴訟端（地方法院），可能每個法院對於是否停留訴訟等待IPR結果的態度不見得一致；但專利權人可以考慮於ITC（ International Trade Commission）提出訴訟，ITC程序相對於各種無效措施是更早要作決定的，可以讓專利權還未知是否會被撤銷的情況下，讓專利權人順利行使專利權。

IPR在侵權訴訟同步進行時提出，但可以不用打到最後決定，卻已掌握一個可以談判的籌碼，可以在PTAB作出最終決定前提出終結程序，促使雙方進行談判。

經和解後，專利權可以被留下，且可能談成授權協議，專利權人可能還需要維持其專利組合（porfolio）作其他用途。若過程中產生已知前案，專利權人可以透過再領證（或趁機提出延續案）或是自行提出ex parte reexamination進行權利範圍修正。這個機會讓專利權人強化自己的專利組合、產生其他商業機會等。

Ron