2015年7月28日 星期二

回應美國專利審查最終意見(MPEP714.13)

最近同事面對的案例是:終駁時有可核准權利範圍(allowable matter),之後提出修正,卻被認為產生新議題(new issue),理由就是修正後範圍不符可核准範圍,將致使審查委員進一步審理,應提出RCE,還好及時取得Advisory Action(AA),讓申請人還有機會在費用不增加(或較少)的情況下繼續處理。此時,因為修正範圍有可爭之處,不見得無法直接取得專利,因此我建議可以順勢提出AFCP(http://enpan.blogspot.tw/2013/05/acfp-20.html)。

接獲美國專利局最終核駁(Final Office Action),申請人常常面對許多抉擇,有沒有核准意見影響很大,放棄、修正、接續審查、訴願都是選項,也跟費用有關,也會仔細考量這件專利的意義!

可以考慮最終意見後的措施:http://enpan.blogspot.tw/2008/12/final-oa.html

關於修正,相對為簡單的動作,可參考美國專利修正規定(MPEP714):http://enpan.blogspot.tw/2015/07/mpep714.html

接續前篇MPEP 714的修正規定筆記,這回有關MPEP 714.13,事實上,本部落格已有不少討論。

"終駁之後的修正(after-final amendment):在未提出RCE時,此修正"不能"產生新議題(new issue),也就是不能新增需要進一步審查與檢索的特徵,審查委員可以據此提出諮詢意見(Advisory Action),如果修正不符規定,審查委員隨同發出諮詢意見同時,也會發出修正不符規定的通知(Notice of Non-Compliant Amendment),申請人除回覆此修正意見通知外,更應處理Final Office Action中的議題,避免申請案被拋棄。"

"終駁之後,如果申請人沒有意見提出訴願,也沒有想要提出接續審查(RCE),此時在沒有可核准專利範圍的可能下提出的修正,將可能引起需要進一步審查與檢索的新議題(new issue)。此時不得修正的方向有:沒有克服核駁理由的修正、產生新事物(new matter)的修正、引此新議題(new issue)的修正,以及新增而無刪除被最終核駁的請求項的修正。於是專利局將不受理,專利申請案將可能被拋棄(notice of abandonment)。"

進一步內容在MPEP 714.13:
http://www.bitlaw.com/source/mpep/714_13.html

建議可以盡量符合AA的回覆時間點(事務所盡量配合,卻也需要考量工程師的loading),涉及在申請人於終駁(final office action)後提出的諮詢意見(advisory action):
http://enpan.blogspot.tw/2013/08/advisory-action.html

Advisory Action(AA)後的修正建議:
http://enpan.blogspot.tw/2015/01/blog-post_35.html

筆記

MPEP 714.13 AMENDMENTS AND OTHER REPLIES AFTER FINAL  REJECTION OR ACTION, PROCEDURE FOLLOWED

主要有三點(附註小點):
I. FINAL REJECTION — TIME FOR REPLY(面對終駁,應及時回覆)

  • FOA日期後兩個月內及時提出回覆,此時尚不用提出RCE,促使USPTO及時發出AA
  • 若申請人於FOA後兩個月內回覆審查意見,USPTO應於第三個月到期前發出AA,延期費於第三個月底前開始計算;若申請人於FOA後兩個月內回覆審查意見,但USPTO並未及時在第三個月內發出AA,延期費將於接獲AA時起算;若申請人並未在接獲FOA後兩個月提出回覆,USPTO審查委員沒有規定應於何時發出AA,申請人僅能敬待結果,或時及時提出RCE,以免專利申請案被拋棄。

II. ENTRY NOT A MATTER OF RIGHT(無權執行的動作)

  • 在不提出RCE的前提下,終駁後不准修正的議題:修正被終駁的範圍、增加範圍,或重新恢復先前已經刪除的範圍
  • 終駁後一般可作的事:刪除請求項、接受審查委員建議、移除訴願議題、要求粗略審查(否則要提出RCE),以及符合37 CFR 1.116的修正(http://enpan.blogspot.tw/2013/12/blog-post_13.html
  • 避免申請案被拋棄的方案:提出符合37 CFR 1.116的修正、提出訴願與費用,以及RCE

III. ACTION BY EXAMINER(審查委員的意見)

  • 當審查委員審視申請人提出的修正,若不符合規定(如面對訴願),或無法核准,應通知申請人,包括透過Advisory Action
  • 如果修正產生新事物(new matter)、新議題(new issue),審查委員應提出無法受理的回覆與理由
  • 審查委員甚至可表示可受理的部分,以及不受理的部分
  • 如果申請人及時提出修正,而且也符合修正規定,USPTO審查委員應判斷專利申請案是否處於可核准狀態(in condition for allowance)或符合訴願要求?此時,審查委員被要求短時間內回覆意見,甚至應該在被要求期限(30日)快到時應電話與代理人/申請人告知可核准意見。之後,USPTO會發出"面詢概要(Interview Summary)"
  • 以上措施都是要讓申請人有機會繼續答辯,以至於獲准專利

Ron

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