USPTO可專利性教戰守則 - TWO-STEP TEST（2014年12月16日）
http://enpan.blogspot.tw/2014/12/uspto-two-step-test.html
今年7月提出可專利性審查方針更新，有網站說是大幅更新，但我覺得並不是多大的更新，因為這次更新主要是引述了自去年Alice判例與USPTO提出審查方針的一年來的法院案件，藉此提出比較具體的指示（2015年7月30日）。
本次審查方針更新有六個討論議題：
幾個議題涉及可專利性的TWO-STEP TEST：
(1) 有關抽象概念與自然律的範例（requests for additional examples, particularly for claims directed to abstract ideas and laws of nature）：
有關抽象概念的專利範圍如商業方法（business method）、圖形使用者介面（graphical user interface）與軟體領域，在生物科技領域中，如診斷方法，與一些最近有關自然律與自然現象的案例等，都為一種抽象概念。（範例可參閱將來會討論的附件，如以下網路連結）
可以討論，即便一個專利元件並沒有超越自己本身功能時，如一般目的的電腦執行一般電腦功能（如數學運算、產生有關時間的數據等），但這元件如果與其他元件結合，仍可能符合「實質超越」的檢視。從範例可以讓審查委員釐清「實質超越"significantly more"」以及一些司法例外（judicial exception）等的判斷。
(2) 顯著特點分析（MDC）法則解釋（further explanation of the markedly different characteristics (MDC) analysis）：
「顯著特點分析」可用於以上TWO-STEP測試中的步驟2A（主要意見），或是2A到2B的判斷。步驟2A主要是判斷請求項範圍是否符合可專利性要件：is the claim directed to a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea (Judicially recognized exceptions) ?
MDC分析是法院在以上步驟2A中用來界定自然產物（product of nature）例外的依據，藉此判斷請求項範圍是否符合可專利的四種類別（35USC101），並判斷是否為司法例外，如果發明整體經分析後並非司法例外，則符合可專利標的的條件。
(3) 審查委員如何界定抽象概念（further information regarding how examiners identify abstract ideas）：
當審查委員要識別出專利範圍是否為抽象概念時，應判斷發明是否落於司法例外，而狀況很多樣，也不會是過去常見的態樣，比如DNA的遺傳繼續，可以從是否為單純的發現判斷，是否為自然產物等。
可能會遭遇不可專利的技術如：
A. 基礎經濟活動
B. 組織人類活動的方法
C. 本身就是想法（an idea ‘of itself）
D. 數學關係與方程式
(4) 初步印象案件討論，以及專利性核駁理由的證據角色（discussion of the prima facie case and the role of evidence with respect to eligibility rejections）：
審查委員提出不可專利的核駁理由時，有責任表示初步印象的核駁理由，相關的審查基準讓審查委員有依據作出此類核駁意見。審查委員應提出識別發明為司法例外的理由，以及解釋為何這些元件的結合沒有「實質超越」其元件本身的功能。
舉例來說（不限於這幾點），當判斷電腦僅為一般目的的電腦時，證明這個電腦僅執行已知、一般性與習知的功能，包括：執行重複性計算、接收處理與儲存資料、自文件掃描與擷取資料、記錄資料、自動化心智活動、透過網路接收或傳送資料等。
performing repetitive calculations,
receiving, processing, and storing data,
electronically scanning or extracting data from a physical document,
electronic record keeping,
automating mental tasks, and
receiving or transmitting data over a network, e.g., using the Internet to gather data.
(5) 有關2014年可專利標的過渡審查方針的應用（information regarding application of the 2014 IEG in the corps）：
USPTO針對法院判例提出可專利性審查方針、訓練審查委員適當應用審查方針。
(6) 可專利性分析時的先佔角色解釋，包括簡化分析討論（explanation of the role of preemption in the eligibility analysis, including a discussion of the streamlined analysis）：
在可專利性的分析中，先佔角色（role of preemption）就是讓審查委員可以快速簡化其可專利分析，判斷專利是否僅是先佔自然律、自然現象或是抽象概念的技術而已。法院前例中已經提出許多先佔（preemption）的概念，先佔的問題已經隱含在前述TWO-STEP TEST，法院使得司法例外的專利標的視為企圖先佔的專利標的，這類專利為不可專利的標的。
前述TWO-STEP測試中，步驟2A到2B如整個可專利性的分析，審查委員可以透過這兩個步驟簡化可專利性分析，不過，在步驟2B之後，也就是當判斷為不可專利標的之後，則非簡化的分析，這部分將仰賴審查委員判斷專利標的是否符合35USC101中的可專利標的的類別。
USPTO更新可專利性審查方針的檔案：
資料來源：
http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0
Federal Register Notice:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf
July 2015 Update on Subject Matter Eligibility:
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf
另有三個附件，每個都值得討論：
- July 2015 Update Appendix 1: Examples (July 30, 2015)
- July 2015 Update Appendix 2: Index of Eligibility Examples (July 30, 2015)
- July 2015 Update Appendix 3: Subject Matter Eligibility Court DecisionsNEW[posted Sept. 3, 2015]
Ron
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