About Claims XXVI - functional whereby（http://enpan.blogspot.tw/2009/10/about-claims-xxvi-functional-whereby.html）
...並舉出判例Halliburton Energy Service Inc. v. M-I LLC，認為當權利範圍是由功能性描述定義時，申請人有責任表明有習知技術可執行宣稱的新的功能，但事實上卻不能做到，也就是說，若是發明僅有功能上的增進，則需要證明習知技術辦不到！若是證據被認可，這功能部份或許可以作為不錯的答辯基礎！...
你常用"configured to"嗎？（about Claims）（http://enpan.blogspot.tw/2014/01/configured-toabout-claims.html）
..."configured to"至少在侵權判斷時是否應該被讀入？這個所謂的「Halliburton rule」可供參考，如果功能性用語無法適用112(f)的解釋，則不允許，相關部落格文章：http://enpan.blogspot.tw/2009/10/about-claims-xxvi-functional-whereby.html，如果專利申請人無法證明所載功能是可以與前案區隔（證明前案辦不到）或是比較好，專利範圍為不明確。...
其實Halliburton案與"whereby"或"configured to"等用語關係不大，卻涉及這類用語的「明確性」，與整體說明書揭露內容的明確性"要到甚麼程度"有關。
有關明確性判斷標準的案例討論（Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-1 LLC, 514 F.3d 1244 (Fed. Cir. 2008)）：
案件資訊：
專利侵權原告/上訴人：Halliburton Energy Services, Inc.
專利侵權被告：M-I LLC
系爭專利：US6,887,832
緣起：專利權人Halliburton於2005年對M-I LLC提出侵權告訴，被告M-I提出專利無效的簡易判決（summary judgment of invalidity），理由是專利不明確、缺乏可實施性。本案在地方法院階段，經簡易判決後認定專利無效，理由是專利說明書不符112(2)規定，因為從事相關工作的人無法清楚知道專利範圍的用語。
系爭專利涉及一種製作具有凝膠的泥漿的方法（
請求項1界定執行使用此凝膠泥漿鑽井的方法，結果方法界定了一些材料！如：invert emulsion base、thinners、emulsifiers、weighting agents，此案審查時因為加入了"fragile gel"而獲准專利。
Claim 1：
1. A method for conducting a drilling operation in a subterranean formation using a fragile gel drilling fluid comprising:
(a) an invert emulsion base;
(b) one or more thinners;
(c) one or more emulsifiers; and
(d) one or more weighting agents, wherein said operation includes running casing in a borehole.
討論：本案在地方法院進行無效判決時，解釋專利範圍參考了說明書內容有關"fragile gel"的意思，經參考說明書內容，認為相關描述過於主觀與不明確，過程中專利權人也試圖加入其他並未揭露於說明書的解釋，但被認為不洽當，因此判決專利無效。
之後，專利權人上訴CAFC，CAFC法官引用35U.S.C.112(2)對於說明書揭露專利請求項範圍所要界定的發明的要求，這個要求就是明確描述發明為何。對於此案請求項範圍，認為其中用語完全是根據發明人個人主觀的描述，在證明不明確理由時，其實標準不一，而且各方意見也不會相同，然而，此案被告提出無效主張時，明白提出證據證明相關工藝的人無法從請求項語言、說明書與答辯歷史分辨出專利範圍的邊界。
"Proof of indefiniteness requires such an exacting standard because claim construction often poses a difficult task over which “expert witnesses, trial courts, and even the judges of this court may disagree."
"Nevertheless, this standard is met where an accused infringer shows by clear and convincing evidence that a skilled artisan could not discern the boundaries of the claim based on the claim language, the specification, and the prosecution history, as well as her knowledge of the relevant art area."
此案主要爭點就在"fragile gel"，結果專利權人無法提出明確定義、解決曖昧不明的問題，因此被認定不明確。
從名詞"fragile gel"本身是否有明確的意義也是爭論之一，其實"gel"本身已經有內含的意思，但就整個專利範圍來看，如果相關技術人員無法轉換字意為有意義的專利範圍，仍是不明確。
結果，專利權人認為說明書圖式的揭露，以及"fragile gel"本身字意仍為明確，但是這些"一般常識"的解釋卻導致專利範圍落於先前技術中。
專利權人在答辯時提出了一些有關"fragile gel"在鑽井時可以達成的功能，雖然專利範圍可以比較廣地解釋，似乎可以解決模糊的問題，卻也不行沒有邊際，一旦廣及未來的改善技術，也可能阻礙相關技術發展，阻礙競爭者迴避Halliburton實際的發明的可能。這就是法官在判斷明確性的困難，一旦給予較廣解釋，可能沒有模糊（不明確）的問題，但就有阻礙發展的問題；一旦給予較窄的解釋，將面對「不明確」的問題。
經兩邊權衡後，CAFC法官認為，Halliburton案說明書並沒有界定出"fragile gel"這個元件在運作時足夠的細節，而使得相關技術領域一般技術人員可以知道"fragile gel"的特性，如使用的量、重量、大小等，而僅是一些施做的環境而已（功能用語）。
法官對於明確性有一些建議：
當是以功能用語描述的請求項，根據說明書內容與相關技術領域通常知識者的知識來判斷其中限制是否足夠明確是一個困難的事，因此專利撰寫者是最好解決其中模糊問題最好的人，至少在專利審查時解決這個問題，比在訴訟時解決更好。
專利撰寫者可以用幾種方式解決不明確的問題，如：揭露物理量、物理特性，而不是功能特徵；如揭露計算特性的方程式，使得符合請求項範圍的限制。
CAFC結論：
Thus, we hold that M-I did provide clear and convincing evidence that the term “fragile gel” was indefinite, and that the district court correctly held the claims invalid on that basis.
CAFC同意地方法院簡易判決中專利因為不明確而無效。
my two cents:
其實，明確性仍有各說各話的疑慮。
當專利範圍的特定元件與先前技術的差異在於"功能"，說明書對這些功能應有合理的揭露與證明，否則，可能如本案Halliburton，說明書無法讓相關技術人員得知如何達成其中功能而有不明確的問題。
在專利明確性愈來愈被重視的現在，說明書揭露應足夠而完整，可以使用相關技術領域的用語，如果有自己創造的用語，應定義清楚，也不能只有功能描述，本案專利無效就在說明書的支持薄弱，專利權人於庭上的解釋都無法被說明書支持，因此專利無效，值得借鏡，也常被專利審查時引用。
CAFC判決：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/07-1149.pdf
（備份：https://app.box.com/s/dqsfhfunfju02mzxsep065z5vra30qi8）
感謝James Long（ptab.us）律師建議。
Ron
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