本篇筆記Sughrue Mion事務所(http://www.sughrue.com/)文章提及的IPR程序中解釋專利用語以及輔助性考量(secondary consideration)摘要。
解釋專利範圍的標準:
在IPR審查程序中,判斷專利有效與否的原則是在解釋專利範圍時,以「最廣而合理(broadest reasonable interpretation standard,BRI)」的原則解釋,之後審查是否符合102、103的規定,顯然IPR成立(無效至少一項範圍)的機率高是有原因的。
然而,不同於PTAB審理IPR的程序,侵權訴訟一般在專利推定有效的原則下採用以較窄專利範圍解釋的「Phillips standard」。先前報導如:http://enpan.blogspot.tw/2015/05/phillips-v-awh-corp-fed-cir-2005.html;此案例明確表示PTAB就是要用BRI專利範圍解釋原則:http://enpan.blogspot.tw/2015/02/iprcafc-in-re-cuozzo-speed-technologies.html。
除非專利說明書或請求項語言更窄地定義特定專利用語,否則解釋專利範圍時,將仍以最廣的方式解釋。
輔助性考量因素:
當審查委員以證據顯示專利範圍顯而易見,以不符103規定而核駁專利時,專利權人可以提出證據來對抗此表面證據確鑿的顯而易見(prima facie case of obviousness)核駁理由,其中一方法就是提出輔助性考量(secondary consideration)的證據,包括商業上的成功、解決長久以來沒有解決的問題、他人的失敗等理由。
不過,若要以輔助性考量因素答辯時,專利權人應證明這些證據與專利的關聯性(nexus between the merits of the claimed invention and evidence of secondary considerations),這個答辯理由才可能成立。
比如,當要提出商業成功(commercial success)作為輔助性考量答辯的理由,需要找到系爭專利與商業成功之間的關聯,要證明商業成功的理由是因為專利範圍中技術特徵。反之,如果要反駁以商業成功作為答辯意見的理由,就證明這個商業成功是因為習知技術的結果,或是其他沒有關聯的市場因素。
IPR程序在考量輔助性考量因素是與法院一致,判斷是否符合103規定也都是一致的態度。
後語:
其實,答辯IPR與處理一般USPTO審查意見是一致的,只是IPR在審理上程序有很大的差異,各方考量點也比較複雜。並且,專利審查是爭取專利權,IPR的目的則是有多樣,參與的各方也頗為不同。
文件來源:http://www.sughrue.com/files/Publication/c66d7323-9248-4abf-bf48-d13b47f19f12/Presentation/PublicationAttachment/0e16908c-1e6e-4821-b377-db5d923d0d3f/90003000RitteTheIPLitigator.pdf
Ron
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