2016年5月1日 星期日

主張專利權的欺騙行為的代價 - Transweb v. 3M (Fed. Cir. 2016)

案件資訊:
原告/被上訴人:TRANSWEB, LLC
被告/上訴人:3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
系爭專利:US6,397,458, US6,808,551(優先權溯及1998年7月)

緣起:這件專利爭訟由TRANSWEB, LLC列為原告,3M為被告,但卻緣起3M對TRANSWEB提出的專利侵權訴訟,不過這個較早訴訟因為管轄權問題而撤銷。TRANSWEB隨即提出專利無效與不侵權的確認之訴(3M轉為被告)。3M在地方法院兵敗如山倒,地方法院陪審團裁定專利無效,地院也作出「不公平行為」下無法主張專利權的決定,陪審團更裁定3M違反反壟斷法條,相關律師費可以作為反壟斷法的賠償,地院判決3M賠償TRANSWEB約2千6百萬美元,其中包括三倍律師費賠償。

系爭專利US6,397,458, US6,808,551都是關於應用在呼吸器過濾器中的薄膜技術。
1. A method of making an electret comprising:
fluorinating a polymeric nonwoven web to produce an article having surface fluorination; and
charging the fluorinated web in a manner sufficient to produce an electret,
the electret comprising at least about 45 atomic % fluorine as detected by ESCA.

Transweb公司生產呼吸器的過濾器(防塵),也就是一種薄膜駐極體(electret),其中有個根據網狀纖維製成的材料:無紡布纖維網(nonwoven fibrous webs),系爭專利即涉及這個材料的製程,為了要改善過濾器的效果,在材料上施以電荷,形成駐極體。3M也生產這個產品,並擁有系爭專利。

訴訟爭點已經不是專利技術的事實問題(Transweb較早擁有技術),而是圍繞在法律議題,包括雙方提出的證據是否確鑿而有說服力,3M抗辯的理由之一就是Transweb提出較早的產品是否就如系爭專利的技術,於是,根據展覽內容、販售證據與已經提出相關專利申請的相互輔佐的證據,儘管3M極力爭辯,地方法院陪審團仍作出不公平行為導致專利權無法主張(unenforceable for inequitable conduct)的裁決。

不公平行為的理由:(1)3M答辯專利審查意見時提出假的聲明(欺騙取得Transweb樣本的時間點)而讓審查委員撤回核駁理由;(2)隱瞞已知專利申請前(1997年展覽會前已知技術)已知相關材料的事實;(3)審查時蓄意提供不正確的材料揭示。

違反反壟斷的理由:當原告(專利權人)提出侵權告訴時,卻是基於"欺瞞而取得的專利權",其中提出原告違反反壟斷法時,要證明:(1)系爭專利為基於蓄意欺瞞的行為而取得的專利;(2)其他符合Sherman Act壟斷權的主張。



符合Sherman Act壟斷條件為:反壟斷法的被告(本案為3M)意圖壟斷與以達到壟斷權力的危險機率從事掠奪或反競爭的行為(也就是考量被告可以破壞對手市場競爭力的機率)。


關於「壟斷行為」的條件,其中需要判斷3M在市場中的壟斷能力(或機率),Transweb提出了相關產業的上下游市場,法院依照產品的可取代性、價格、數量等,最終根據原告因為被告壟斷而遭受的損失判斷出賠償金額,當中自然有可爭議的地方,但是最終仍是判決了賠償金額,顯然因為3M的超大實體讓法官不手軟地做出判決。誰叫3M在專利審查中有欺騙的意圖。

值得一提的是,面對龐大的3M時,Transweb僅有的選項成為法院站在Transweb一方且認定其遭受壟斷損害的重要指標。在最初3M提出侵權訴訟時,3M指出他們沒會對Transweb進行專利授權,使得Transweb需要做出選擇:退出市場,或是繼續訴訟。


在"退出市場"的選項中,會導致Transweb被逼退於市場之外且附上很高的代價,這證明Transweb遭受3M壟斷的損失。在"繼續訴訟"的選項中,這可能可以避免因為產品的損失,但仍會遭受很大的訴訟費用的損失。在這兩個僅有的選擇中,都可以認定Transweb因為3M壟斷產生的損害,於是做出本次損害賠償金額

綜合以上討論,不論是不公平行為或是壟斷市場的行為,一切都是根源於3M在專利審查時的欺騙行為證據確鑿,本案訴訟結論

「不公平行為(inequitable conduct)」,基於不公平行為而使得專利權無法主張的裁決為法官的職權,但可以參考陪審團意見(本案CAFC僅參考地院法官意見)。此案審理中,根據Transweb提出的3M系爭專利專利無效之訴得知,Transweb早於3M系爭專利優先權日前超過一年已經在某次展覽會場展示"T-Melt"樣本(1997年),即便3M在聽證時提出證據並不明確,但法院仍認為Transweb提出證據已經足夠讓系爭專利無效,且Transweb已經有相關專利申請。

系爭專利審查時,3M欺瞞審查委員他們取得Transweb樣本是在簽署了保密協定後,因此當時審查委員基於這個理由撤回原本提出的核駁意見,但是到地院審理時發現這是3M in-house counsel的欺瞞行為,因此直到CAFC都認為3M系爭專利是基於"蓄意與具體"的欺瞞的不公平行為而取得,專利無效,並需要接受罰鍰。

「反壟斷法」基於1965年最高法院Walker Process判決的法律,違反反壟斷法的條件是,透過欺瞞獲取具有壟斷權利的專利。在此案中此為重要爭議的理由是(1)3M早知專利申請前已公開的事實卻又欺瞞專利局;(2)3M利用其優勢對TransWeb提告(用其財務優勢),TransWeb產生3M的損失僅3萬4千美元,但卻花了1千萬美元的訴訟費用,其中侵權訴訟有7.7百萬、反壟斷訴訟為3.2百萬。最後這些因為三倍賠償都還給TransWeb了。

CAFC最終確認地方法院裁決,認為3M不公平行為與違反反壟斷法成立,專利無效,並支付損害賠償。

my two cents:
以下兩個看法是基於整個訴訟狀態對原本被告(後轉為原告)Transweb十分有利的基礎上,一是,專利相關產品是自己的優先,且有證據顯示發表於某展覽會中,又有相關專利申請,又能證明對照3M已知有前案,這樣下來,在公平的審理下,3M顯然失敗地很徹底。

不公平行為,此案涉及系爭專利在專利審查階段隱藏已知先前技術卻又不承認或是假造證據,這些不誠實的動作都會是一個訴訟的對抗的議題。

反壟斷法,這或許是小蝦米對抗大鯨魚(或大衛與歌利亞)的方式之一,小蝦米以有限的資源如何對抗一個龐大的企業體,這時,如果資源極不對稱,適當地提出獲利與訴訟費用的不對等抗辯,也是一個參考的辦法。

判決文:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1646.Opinion.2-8-2016.1.PDF
(備份:https://app.box.com/s/5cvizrnvisxd0osf6pao2uxgr4uh4vdf

資料參考:http://patentlyo.com/patent/2016/02/million-fraudulent-enforcement.html

Ron

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