就如之前本部落格提到的,認為Enfish是個重要的案例,而TLI又是另一角度意見的重要案例(不過我是用後見之明來看),因此快速報導,應該也會花一些時間發酵,現在USPTO也快速反應,發出一份guidance memo,提述在這一兩週內涉及美國專利法第101條議題的電腦軟體發明的審查方針,這證明美國專利實務與法院意見緊密相繫,法律案件也是專利撰寫時的重要依據。
[CAFC案例]
改善電腦技術的軟體方法具有可專利性? - Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)
(http://enpan.blogspot.tw/2016/05/enfish-llc-v-microsoft-fed-cir-2016.html)
改善電腦技術的發明非為可專利性標的,後見之明? - TLI Communications v. AV Automotive (Fed. Cir. 2016)
(http://enpan.blogspot.tw/2016/05/tli-communications-v-av-automotive-fed.html)
USPTO Memo:
先參考目前(在此之前)USPTO對於101審查的態度以及Two-Step Test:
可專利性審查方針更新筆記(http://enpan.blogspot.tw/2015/09/blog-post_21.html)
CAFC在2016/05/12於Enfish LLC v Microsoft案做出係爭專利所涉及的"自我指涉(self-referential)"資料庫軟體並非為抽象概念的判決(否決地院決定),也就是,相較於使用一般目的電腦實現人類活動的不可專利技術,法院認為這類改善電腦技術(資料庫技術)的發明為符合35U.S.C.101規定的可專利標的。這關於以上兩步驟測試的步驟2A,並非是顛覆目前審查的標準,而是提供了判斷何為抽象概念的一些訊息。
此案例中,結論表示,即便是軟體發明,並非本質上是抽象的,仍可對電腦技術如硬體一般地做出"非抽象的技術改進",法官強調了幾個重點(所highlight的截圖是摘錄自Enfish LLC v Microsoft案判決),而USPTO審查方針(包括過去幾次,包括Two-Step Test)將符合這幾個重點的精神:
- 判斷請求項發明是否為抽象概念,最好比對過去被法院認為是抽象概念的專利範圍。
- 所述發明標的"directed to(涉及)"的查驗對權利範圍來說是一種判斷要點,係依據專利說明書內容來查驗請求項發明之"整體"是否為不可專利的標的。
- 法院警告,當聚焦於請求項發明時,要小心對於專利請求項以不受語言限制而判斷是否為抽象的高標準。
- 法院認為,跑在一般目的電腦的發明並不自動扼殺了該發明的可專利性。
因此,對USPTO審查委員審查軟體專利範圍時,若"涉及"電腦技術改良(需要整體來看),就不會認為是抽象概念,也就是通過step 2A的檢驗,發明本身並非抽象概念,也就不必繼續檢驗step 2B(significantly more)。
其重點:
- 查驗請求項發明是否為改良電腦技術的發明,需要參考專利說明書記載。
- 軟體專利本身將落入112(f)解釋(功能手段用語),仍要考慮說明書記載是否符合有足夠支撐功能手段用語的內容。
- 對現有電腦技術的"功能增進、改善"是軟體專利的必要特徵。
- 對電腦技術的改善不必要需要「硬體特徵」(如Enfish LLC v Microsoft案就是對資料結構與程序的改善)。
- 改善電腦技術的發明要與「一般目的電腦實現的經濟活動、數學方程式」的發明區別。
轉向Enfish之後不久的TLI Communications v. AV Automotive案例,對比Enfish案改善電腦技術的軟體發明並非是抽象概念的觀念,TLI案教示我們,若發明涉及使用習知電腦活動執行通常步驟,此為抽象概念。
就TLI案來看,請求項所記載的步驟被認為是習知電腦活動的步驟,落在抽象概念中(step 2A),於是繼續判斷step 2B,其中使用的技術包括電話線、伺服器等並非「實質超越」抽象概念,因此該發明非可專利標的(可參考本部落格對TLI案的報導,我並不是很服氣)。
官方文件(來源):
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf
參考資料(有貼上審查方針全文):
http://patentlyo.com/patent/2016/05/guidance-examiners-enfish.html
Ron
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