用功能描述元件，這是電子案與軟體案難以避免的描述方式，不論是使用"module"、"unit"、"mechanism"、"means"等用語，如果該項元件描述中並未界定出元件的動作或是結構，將以適用美國專利法第112(f)條規定的功能手段用語解釋，也就是參考說明書對應的動作或是結構，如果說明書並未有對應的動作或結構，除了不適用112(f)外，更以不符112(d)的明確性規定駁回。
[法條參考]
35 U.S.C. 112
- (b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
- (f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
代表案例參考：功能性用語認定以及說明書寫作標準的討論 - Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)（http://enpan.blogspot.tw/2015/06/richard-williamson-v-citrix-online-llc.html）。
這回提到"Berkeley Technology Law Journal"的一篇功能用語請求項範圍撰寫的意見：
http://btlj.org/2016/03/taking-functional-claiming-seriously/
如實務上遇到的112問題，審查委員審查專利範圍時，會判斷是否有任一元件為功能性元件，當專利請求項中並未有明確的結構特徵時，審查委員針對該項元件就會在官方意見（office action）中要求申請人提出澄清，是否該元件要引用112(f)解釋。實務上，有些審查意見也會引述專利說明書中的描述，要求申請人澄清是否這樣解釋專利元件。
(1)回應是否訴諸112(f)解釋
這時，申請人自然需要回應該項元件是否採用112(f)解釋，如果申請人意欲以112(f)解釋該元件，也就是同意參酌說明書內容，並指出對應說明書段落；否則應該提出該項元件的描述已經具備結構特徵，而非純功能用語。
如果該項元件係以功能描述，卻又沒有描述其結構特徵，說明書也沒有對應段落有結構描述，該項專利範圍將因"不明確（indefinite）"核駁。
(2)考慮引入先前技術的結構
另一方式是，答辯時可指出先前技術中等同（equivalent）的結構描述，但提到等同結構之外，仍應提出差異，要與先前技術結構有差異，或許有機會讓審查委員認同。
(3)修正加入結構特徵
再者，當申請人不希望該項專利範圍以112(f)解釋，除了根據當下的請求項提出解釋，辨明出當中的結構特徵外；應透過修正在請求項中明確定義出執行功能的結構特徵，也就是修正加入結構描述。
(4)審查時考量最廣且合理的專利範圍
當審查意見表示並未有對應某功能元件的結構時，審查委員可以提出不符112(f)核駁意見，或者，審查委員指出缺乏結構特徵，但仍繼續以手段功能用語解釋與審查該元件。不過，即便專利範圍限制到特定結構或是等同結構，審查委員還是以最廣並合理的解釋原則來審查專利。
my two cents:
以上意見多為針對「功能用語」是以某結構特徵達成，因此應考量說明書的結構描述，不過也有以步驟（acts）執行請求項功能，因此同樣地，說明書應對應揭露執行該功能的步驟，才滿足112(f)的規定。另可修正納入步驟（或結構）到請求項中。
感謝James Long推薦。
Ron
沒有留言:
張貼留言