「顯而易見性」是個綜合實質技術比對（事實發現，factual findings）與法律判斷（question of law）的議題，各種案例、判例都對「顯而易見性」的標準提出了不少的看法，因此有否合理的"論述"成為很重要的論點，如本案例在上訴人/專利權人提出的質疑下，法院認為PTAB缺乏對每一個顯而易見的判斷作出論述。
案件資訊：
上訴人/專利權人：SECURUS TECHNOLOGIES, INC.
被上訴人：GLOBAL TEL*LINK CORPORATION
系爭專利：US7,860,222（IPR2014-01278、IPR2014-01282）
本案緣起專利權人Securus不服PTAB對系爭專利的兩次IPR無效決定，以及否決Securus所提起修正的請願（motions to amend）的決定，上訴CAFC。
系爭專利關於一種取得、存取與分析調查資料的技術，其實是個監看軟體，由請求項1所界定的系統可知，其中包括了通訊模組與一些調查分析的工具，讓使用者可以監看特定往來通訊的資訊，調查工具提供文字檢索、標籤，可以得到通訊中的特定文字。
監看軟體可以監視雙方通話的內容，作標籤、關鍵字查詢，找到使用者有幸去的內容，看來頗為邪惡。
1. A system comprising:
a communication services module operable to provide communications between individuals; and
an investigative tools module in communication with said communication service module operable to allow a user to monitor said communications between individuals and to place event identifiers in association with said communications between individuals, said event identifiers comprise a plurality of bookmarks representing different events of interest; and
said investigative tools module comprises a word search module to identify particular words within said communications between individuals and place event identifiers in association therewith.
方法範圍比較直觀，包括建立雙方通訊、記錄，並監視通訊內容，經分析後，可以得到一些識別資訊。
21. A method comprising:
providing communications between individuals;
recording said communications between individuals;
monitoring said communications between individuals, said monitoring comprises logic of a call processing system analyzing content of said communications between individuals; and
placing a plurality of event identifiers in association with a recorded one of said communications between individuals based upon events detected by said monitoring.
Global提起IPR，僅針對103議題，引證案為US2004/0081296、US6,058,163、US7,092,494等，PTAB啟始（institute）了全部Global提起無效理由的請求項範圍。其中之一引證案'296關於在電話會議中可以發出聲音指令，以及後續處理這些指令以及找到有興趣內容的技術，簡單看來甚至是比系爭專利更複雜的技術，若有了這些前案，不一定要走到討論101的議題（如CBM，CBM是否僅適用純粹的商業方法還在討論中）。
PTAB最終裁定專利無效，問題是，最終決定應該涵蓋系爭專利的獨立項與所有附屬項，但是對於附屬項，PTAB提出的無效理由差不多與概括性的理由，這裡就產生沒有提出「實質證據」的任意與濫權的問題，自然無法說服專利權人，或是任一方。
在實質證據的討論下，就是合理的技術比對與顯而易見性判斷，因此PTAB與法院花了不少篇幅討論技術比對。
在本案例中，CAFC法官同意多數PTAB的判斷，以及對於技術比對的內容，並否決多數專利權人的答辯。但是，對於PTAB是否要針對所有被主張無效的請求項作出細節比對與推理，CAFC法官認為不需要對所有請求項都作出判斷細節與推理，但是也確實沒有個標準，法院也沒有意見，但是卻有個原則是，應提供合理的（顯而易見性）事實讓法院進行有意義的審理。
如此，CAFC認為PTAB並未對特定一些請求項的專利撤銷決定提出足夠的理由，因此這部分被發回重審。事實上，專利權人也沒有對此提出質疑，僅針對獨立請求項反應。
文末，提到「修正的請願（motions to amend）」，CAFC認為，若修正並沒有回應任何不可專利的理由時，不可修正。如果僅是錯字修正，這時都會被否決。
（重要）雖然法院會要求專利審查機關（USPTO, PTAB等）對每一個專利性的判斷提出足夠的證據與論述，但是法院也不會要求地過於嚴格：
這裡提到的案例：顯而易見性意見應證明前案結合的動機 - In Re Nuvasive, Inc. (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2017/03/in-re-nuvasive-inc-fed-cir-2016.html）
my two cents:
專利審查其實是個吃重的工作，因為所述理由會被「公開」，形成「公審」與「批評」，如果理由好，也是應該的，這裡提到如果理由主要是針對獨立請求項，這樣還好，如果必須對所有附屬項，這確實是個很恐怖的審查負擔，但是卻是對各方都公正且嚴謹，理應如此。即便工作量大，但是應該已經反映在「逐項收費的費用中」，這在各國都是這樣。
另外，在本案學習到的是，當被挑戰的申請專利範圍很多時，適當地回擊認為理由不充分，或是獨立項與附屬項沒有分開討論等答辯議題，應會有效讓相關單位作出回應。
CAFC判決：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1992.Opinion.4-24-2017.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/qyd8dws28o91oralijd7mba8ailakj99）
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2017/04/justify-obviousness-conclusions.html
Ron
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