過去的報導：
- 秘密販售與合約是否阻礙新穎性，答案是"看情況" - Helsinn v. Teva (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.tw/2018/01/helsinn-v-teva-fed-cir-2018.html）
- 販售合約構成先前技術(On-Sale Bar)的討論 - Helsinn v. Teva (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.tw/2017/05/on-sale-bar-helsinn-v-teva-fed-cir-2017.html）
根據CAFC在2017年對Helsinn案的判決，法官認為：AIA並未改變pre-AIA設下的"on-sale bar"，發明在critical date前的販售/販售之要約表示已經完成且預備提出專利申請，而以「on-sale bar」判定系爭專利相關申請專利範圍無效。原告/專利權人Helsinn繼續提出en banc全院聯席審判請求，但是被拒絕（2018年），法官認為：
"法院立場是，2017年的Helsinn v. Teva判決並不是說，所有公開的合約都會觸發on-sale bar而導致專利無效，但也非表示秘密販售與合約不會觸發on-sale bar，而是"看情況"。這些僅是形成判斷商業販售致使on-sale bar的眾多條件之一。"
"根據Helsinn v. Teva案內容，Helsinn與藥廠MGI合約載明專利藥的方程式細節，使得法院判定在專利critical date（有效申請日、或申請前優惠期日）前已經商業行銷，使得觸發on-sale bar，這也符合Medicines案判決。這表示critical date前「合約」內是否載明專利細節是個觸發on-sale bar的關鍵因素之一。"
這種頗具爭議的「on-sale bar」在前篇表示應該是會上訴到最高法院，果然，專利權人Helsinn日前對美國最高法院提出「writ of certiorari」：
在過去pre-AIA著重「發明完成日」的時代，或許比較能夠理解「on-sale bar」，簽署販售合約時，已經是發明完成日（這需要探索），應該在優惠期（一年）內提出專利申請（這應該是顧及公眾利益的手段）。
本次提出最高法院調卷重審的議題是，到了後AIA時代，發明人將發明（產品）販售給應該要保密的第三方的行為是否形成審查專利性的先前技術（秘密販售或合約）？
這個涉及102專利性的議題挑戰所摘錄102(b)的一年新穎性優惠期條款中「disclosure」，是否「秘密合約」也是「disclosure」或是「publicly disclosed」？
這個可能會衝擊「專利申請前公開的內容會成為新穎性阻礙」的基本概念，甚至會與AIA後102有衝突！所以專利權人的上訴書特別討論AIA前後的102法條變化，甚至是立法精神。若是專利系統是為了公眾利益著想（認為專利權是特權"privilege"），可能會對發明人不利，而採用較嚴格的規定，若專利系統是服務發明人（認為專利權是權利"right"），將給予更寬鬆的規定。
最高法院不一定會折衷地認為這要「看情況」！
請求最高法院「writ of certiorari（調閱下級文件再審理）」上訴書：
https://cdn.patentlyo.com/media/2018/03/Helsinn-cert-petition-17-xxx.pdf
my two cents:
我預期這個答案事關重大，曾經也與客戶分享「合約訂定後一年內要考慮是否申請專利，否則可能會來不及」。「合約」，除非將來不販售，遲早應該是會被知道的，如果都成為後面佈局的專利的阻礙，變成合約內容會是一個更為謹慎小心，至少之後"短短"一年內就要考慮是否要申請專利。
更者，「合約日期」也將可能成為專利有效性的考慮與探索條件之一。
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/03/helsinn-teva-sale.html
Ron
沒有留言:
張貼留言