本篇討論BPAI（PTAB前身）於2005年針對101議題的決定，這個15年前案例在當年成為先例，我在搜尋案例時意外中看到，感覺現在也值得去理解。本篇判決本文檔案長達92頁，加上落落長的爭議歷史，本篇僅針對主文以及部份反對法官（ADJ）的意見討論。
更者，此案堪稱「USPTO v. BPAI」，雙方來來往往爭議十分精彩！
Ex parte CARL A. LUNDGREN案件資訊：
訴願案號：Appeal No. 2003-2088
系爭申請案：08/093,516（'516案）
系爭專利申請案'516案涉及補償"管理私人公司降低邊際成本"的經理人的方法，'516案在USPTO駁回claims 1, 2, 6, 7, 19-22, 32, 35-40後（主要理由是不符101規定），申請人提出訴願。
'516歷史很豐富，申請於1993年，歷經多次核駁、修正、訴願、前訴願等程序都跑過，根據檔案資料，最新狀態在是2006年核准通知，主要關鍵是2005年BPAI否決USPTO審查委員的駁回決定，BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例，因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場。
公告本：
（編按，這很實在，101與技術思想的糾纏到近年來才有一些定論）
一些歷史片段：
先看看當年'516案申請時的Claim 1：
2002年USPTO提出的101核駁意見：
當年判斷是因為發明並未連結科技技藝(technological arts)、僅是數學方法，因此被任定是抽象概念（abstract idea）。
審查委員進一步認為專利所描述的方法並沒有包括執行這個方法的電腦或自動手段或裝置（編按，當年的核駁意見真的是加入"computer-implemented method"或是"processor performing ..."就可以克服！事實上，這位審查委員在OA中十分認真地提出支持他的看法的案例）
對以上意見，申請人曾提出訴願後，BPAI曾於1998年做出駁回USPTO審查意見的決定，主要理由是審查委員並沒有依據任何參考文獻就做出決定。
BPAI委員（ADJ）判定系爭申請案已經引述了實際的應用，並非抽象概念。
案件回到USPTO，仍是遭遇駁回命運。
BPAI在2003年有兩次意見（應該是同一個決定，但有兩個檔案），其中之一認為審查委員企圖將「technological arts（我翻為科技技藝）」要件強壓在專利適格性的判斷上是錯的！（編按，太有前瞻性了！），駁回USPTO決定。
如另一次BPAI判決：認為USPTO審查委員駁回系爭申請案的理由（以沒有科技技藝判斷不符101）牴觸法院判例，也就是BPAI認為以科技技藝（technological arts）作為否決可專利性專利適格性是不恰當的。(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)
（第一次BPAI重要意見）"we find that the claim language recites subject matter that is a practical application of shifting of physical assets to the manager."
------------------------------------------------------
2003訴願，進入BPAI時的Claim：
2005年BPAI決定（第二次訴願）：
（重要的議題）第二次BPAI針對USPTO審查委員提出再考慮的議題（第一次BPAT發回重審）有：(1)是否發明的整體在「科技技藝」中？(2)設想發明在「科技技藝」中，是否專利範圍轉換「經理人補償」為實際的應用（practical application）？
1. Whether the invention as a whole is in the technological arts.
2. Assuming that the invention is in the technological arts, whether the claim transferring compensation to a manager is a practical application.
就USPTO審查「技術」為主的單位而言，系爭申請案申請專利範圍確實並沒有所謂的「科技技藝(technological arts)」，其中涉及的商業方法僅關於數學演算，卻沒有電腦等自動的判斷，因此認為是不可專利的標的。
就BPAI而言，考量聯邦法院案例AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. (CAFC 1999)的決定（認為採用數學演算的流程（process），若不是僅數學原理本身，仍符合101規定的可專利類別），根據這個判決意旨，系爭申請案是可核准的，因為它是採用數學方法的流程。
但是若採用審查委員採用的「technological arts test」，審查委員卻沒有遵照美國最高法院在我們熟悉的案例「Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 209 USPQ 1, 7 (1981)」中的決定：專利保護應排除「自然律、物理現象與抽象概念」。
因此，BPAI委員查閱相關前例，並未發現USPTO審查委員所依據的「technological arts test」，因此如前述所提到的結論，BPAI認為當年司法上並沒有任何以"科技技藝(technological arts)"測試101議題的前例，因此認為USPTO審查委員決定並沒有立場，駁回決定。
系爭申請案最後獲准：
雖然BPAI判定系爭申請案符合專利適格性（35 USC 101）規定，但是部份ADJ的反對意見仍是有意義的，至少可能就驅使美國專利系統的改變，影響到法院的判定。
ADJ Barrett 持的反對意見，十分有邏輯地認為，系爭申請案並沒有落入101規範的「process」類別中，因為並沒有轉換其抽象的專利標的為有具體應用的狀態。
my two cents:
以上案例涉及「科技技藝(technological arts）」是否是判斷「專利適格性/可專利性/101」時的要件？
應該有不少人支持USPTO審查委員決定，也有不少人認為BPAI才對！我認為，如果案件持續走到現在，應該是無法專利的，但是就當年判斷，各方意見都有意義，各有不同的高度/立場。
看來科技技藝(technological arts)不是判斷101的要件，並且現今的實務也不會這樣看，但是，這個隱含在「腦中」的判斷基準應該仍是大家心中的一把尺，畢竟在最新判斷專利適格性時，會考量「是否專利範圍中包括可以轉換不可專利概念為可以專利的應用的「additional elements」」，這個「額外元件」往往是「技術元件」！（遑論本案系爭申請案關於補償經理人的"發明"，似乎沒有技術成份）
相關依據為前例：State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (Fed. Cir. 1998)，相關報導可參考：
- About Claims XXII - 商業模式專利（https://enpan.blogspot.com/2009/08/about-claims-xxii.html）
- History of Software Patents III（https://enpan.blogspot.com/2009/04/history-of-software-patents-iii.html）
只要產生有用、實際的結果（“useful, concrete, and tangible result”），流程方法為可專利標的（State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 1998).）
BPAI決定：https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/decisions/prec/2003-2088.pdf（備份：https://app.box.com/s/8ma2rx3jf2zuqjf3duri4yn21vcww9ra）
Ron
沒有留言:
張貼留言