解釋與審查設計申請專利範圍案例筆記

本篇討論「設計案圖式修正」議題參考TIPO專題「研析虛線對解釋申請專利之設計的影響― 以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心」（檔案https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/742517532010.pdf）中所列舉案例。

相關案例：

- 美國設計可主張部份設計的里程碑：設計案中虛線形成的不主張部份的經典案例 - In re Zahn（https://enpan.blogspot.com/2020/07/in-re-zahn.html）

本部落格涉及本次討論D618,677的報導：

- 最高法院認為設計專利僅涉及產品一部分 - Samsung v. Apple (Supreme Court 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/12/samsung-v-apple-supreme-court-2016.html）

- 緩兵之計？三星同意付款，但仍有變數 - '915, D'677專利無效討論（https://enpan.blogspot.com/2015/12/915-d677.html）

- 蘋果設計專利案例筆記（https://enpan.blogspot.com/2014/05/blog-post_9.html）

本篇討論議題可區分為：「解釋設計之申請專利範圍」以及「設計案優先權主張看的事前申請案揭露內容是否涵蓋後申請案主張權利的部份」。

關於設計修正時之新事項判斷，根據上述TIPO專題文章的描述，依 MPEP 之解釋，「新事項」是指修正後或後申請案加入了無 法為原申請時說明書、圖式或申請專利範圍既有之先前基礎的部分。以設計案為例，由於設計的專利權範圍係以申請案中圖式所揭露之實線為準，在原始申請案揭露之內容基礎下，可以透過修正來擴張或限縮其專利權範圍：將原已揭露之部分實線改繪為虛線或是將虛線改繪為實線而未改變設計的形狀輪廓者，一般情況是可被允許的。

---案例討論---

Apple的設計再審查（美國單方再審查（ex parte reexamination））案例：

系爭專利：USD618,677

再審查案號：90/012,884

系爭專利USD618,677主張前申請案優先權

系爭專利是否能夠引用優先權案日期成為系爭專利是否具有專利性的關鍵，因此本案系爭專利與其先申請案的特徵比對成為再審程序中的重點之一。

上述專題文章中對系爭專利與其主張優先權前申請案的整理比對：

解釋設計專利範圍的方式：區分出外在邊界（實線）、內在邊界（虛線）、環境部份（不影響申請專利範圍）以及在主張設計之部份中界定出的特徵（圓形，也就是，原本圓形圖案為虛線繪製，但因為陰影部份為主張範圍，因而反向界定出這個圓形特徵）

系爭專利與引證前案的比對（摘錄部份）：

經以上圖式比對，想必大家心中都建立了一些心證，這裡筆記一些寫在「美國再審案90/012,884」的內容。

再審查案程序如「初審程序」，當中仍應查閱系爭專利是否符合美國專利法35U.S.C.120可主張前申請案申請日/優先權日的規定：

35U.S.C.120在各階段的審查標準一樣：

（重要）112（揭露規定）與120有相關性，為了要主張120（前申請案申請日/優先權日），後申請案應與前申請案為相同設計，USPTO在再審查程序的初審核駁理由就表示系爭專利因此不符35U.S.C.112規定，要不就要撤銷120（前申請案優先權）的主張。

不曉得您看不看得懂這段不符120的審查理由（最右方為系爭設計）：

（編按，審委的意見是，系爭設計不同所主張前申請案的設計，系爭設計中新增的專利範圍是前表面（front surface）全部被"半透明"黑的表面所涵蓋，還用虛線排除了圓形按鍵的表面，專利範圍也涵蓋了膠囊形的喇叭開口，這些判斷使得審委判斷專利範圍已經"超出"前申請案設計範圍！）

系爭專利的優先權主張被拔掉後，產生的效應是原本被保護的時間（優先權主張的一年期限）內的前案都變成適格的先前技術，影響了系爭設計的新穎性與創造性。

冒出一連串適格先前技術，使得系爭設計沒有顯而易見的差異、沒有可專利的差異。

如果排除了圓形按鍵（就不想限制圓形，隨然週邊環境也界定了這個形狀），與先前技術的差異就沒有那麼明顯了！

my two cents:

慢慢從許多設計相關案例理解設計專利的範圍解釋、圖式規定、侵權判斷、賠償事項等，覺得設計專利仍是十分有意義的布局，特別是偏產品面（外觀、UX、UI）的廠商，從Apple專利布局來看，設計的比例很重（超過10%）。我的簡單判斷如下。

用領證日來找Apple到目前為止（1/1/2018->11/30/2020）的所有核准專利，共8091件，其中設計專利有923件（an/apple and apt/4 and ISD/1/1/2018->11/30/2020），比例約佔11%，但是若用領證日來看，一定會包括多年前答辯多次獲准的專利，並不見得可以反映Apple對設計專利的布局趨勢。因此，再用這段時間申請案（申請日）量來算，核准專利有2446件，其中設計有457件，設計約佔18%（這些數據僅根據美國專利局資料庫簡單計算得出，設計不能用公開案來找）。

Apple設計布局連「背板」都單獨申請設計專利：（D901,510，應該是iphone xs吧！）

「產品內部」的顯示面板也都拿出來申請設計專利：（D901,508，Apple透過這些布局向"粉絲"們表達他們連「內部電路」都是精心設計的。）

生產手機殼的注意了，Apple連手機殼都取得專利，這件看來是iphone 12系列的啊！（D900,080）

台灣也有少數幾件（目前公告的），不過應該不難迴避！（D199100）

90/012,884摘錄檔案備份：https://app.box.com/s/zj68sszp82d2f308sbnf3a7m02fhd7b2

Ron