所謂「心智活動」（案例整理） - MPEP 2106

筆記

updated on Dec. 4, 2020 本篇更正錯字：mental process，感謝網友pacermania指正。

過去曾有相關筆記，但再複習一下！（「抽象概念」的概念（https://enpan.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html））

TW practice:

不可專利的事項之一是「mental processes（可翻為「心智活動」）」，如我國專利審查基準規定「不符合發明之定義」的事項：「申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者，例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫，或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之方法或計畫，該發明本身不具有技術性，不符合發明之定義。」

然而，關於本篇討論「以電腦為工具取代心智活動」的發明是否為不可專利事項的議題，我國專利審查基準在此點的意見是：

「請求項明顯僅記載商業方法步驟，不符合發明之定義，惟依說明書之內容，其利用電腦系統取代人類心智活動而自動設計問題，發明所屬技術領域中具有通常知識者可推知其中必然須解決技術上的問題，並利用技術手段克服前述困難，進而具有技術上的功效，而不僅僅是一般資料處理，故發明之整體具有技術性，然而說明書中並未充分揭露自動設計問題之演算法，違反可據以實現要件。另外，請求項中未敘明是利用電腦系統設計問題，係未載明解決問題之必要技術特徵，會導致請求項不明確，且範圍過大（包含藉助人類心智活動或其他技術手段實行的可能）而無法為說明書所支持。」

US practice:（重點摘錄）

根據MPEP 2106規範的專利適格性（patent eligibility）中，其中III. Mental Processes中的幾個標題就可以知道mental processes的相關議題。

滿滿的101議題參考資料（依照MPEP列舉案例查詢得到本部落格報導案例）：

- 軟體方法判斷為不可專利，其電腦可讀取媒體同樣不可專利（https://enpan.blogspot.com/2015/06/blog-post_18.html）

- 以數學方法解決工程問題的可專利性專利適格性 - PARKER v. FLOOK (1978)（https://enpan.blogspot.com/2019/10/parker-v-flook-1978.html）

- History of Software Patents I（https://enpan.blogspot.com/2009/01/history-of-software-patents-i.html）

- 從Bilski案看軟體專利（https://enpan.blogspot.com/2010/07/bilski_20.html）

- 「抽象概念」的概念（https://enpan.blogspot.com/2019/10/blog-post_30.html）

- 經典案例Diamond v. Diehr (Supreme Court 1981)筆記（https://enpan.blogspot.com/2019/02/diamond-v-diehr-supreme-court-1981.html）

- 基本經濟活動即便是新的也不可專利 - In re Greenstein (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/12/in-re-greenstein-fed-cir-2019.html）

- 判定人類活動、一般電腦功能為抽象概念的案例 - IV v. Symantec (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/10/iv-v-symantec-cafc-2016.html）

- 趨勢科技對抗IV（涉及101討論，Intellectual Ventures v. Trend Micro Inc.）（https://enpan.blogspot.com/2015/05/iv101intellectual-ventures-v-trend.html）

- 使用一般電腦元件實現商業方法不具可專利性專利適格性 - Mortgage Grader v. First Choice Loan Services (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2019/02/mortgage-grader-v-first-choice-loan.html）

- 抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html）

- IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW案情簡單描述（https://enpan.blogspot.com/2009/03/in-re-bernard-l-bilski-and-rand-warsaw.html）

- 使用電腦處理人類智力無法分析的資料仍不可專利 - Fairwarning IP v. Latric Systems (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/11/fairwarning-ip-v-latric-systems-cafc.html）

- 整體性地考量專利適格性，這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)（http://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html）

- USPTO回應Berkheimer案提出step 2B審查備忘錄（http://enpan.blogspot.com/2018/04/usptoberkheimerstep-2b.html）

- 應用習知裝置執行原本的工作不會轉換抽象為可專利的發明 - Contect Extraction v. Wells Fargo Bank (CAFC 2014)（https://enpan.blogspot.com/2017/05/contect-extraction-v-wells-fargo-bank.html）

- 自動投票系統不具可專利性專利適格性 - Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2020/11/voter-verified-inc-v-election-systems.html）(added on Nov. 4, 2020)

(在此更正較佳為“專利適格性”，指是否為可被專利保護的標的，clarified, updated on Aug. 3, 2023)

MPEP 2106 Patent Subject Matter Eligibility

III. MENTAL PROCESSES

在美國專利實務中，法院會將在人類心裡或使人類使用紙與筆執行的程序（稱為"mental process"）視為抽象概念（abstract idea）。法院意見是，如案例Benson，由人類心智執行的方法或是等同人類心智的工作為不可專利的抽象概念。

所謂「mental process」如觀察（observation）、評估（evaluation）、判斷（judgment）、意見（opinion）等。然而，法院其實並沒有區分由人類心智執行的程序與人類使用工具（如紙筆尺）執行的程序，前例Benson則是涉及二進位碼轉換可以由心智達成而不可專利的議題；法院在前例Synopsys判決「轉換邏輯電路的功能描述為電路的硬體元件描述（translating a functional description of a logic circuit into a hardware component description of the logic circuit）」為心智活動的一部分（可用紙筆完成），仍屬於抽象概念。

小結：可參考前例Intellectual Ventures v. Symantec，單純使用電腦作為工具執行的流程如人類使用紙筆完成的工作，不屬於可專利標的；可參考前例Mortgage Grader v. First Choice Loan Services，如果可以在不用電腦時還能以人類執行的方法（即便強調是電腦實現的方法），為不可專利標的。

以下A, B, C, D點就是用來判斷發明是否屬於心智活動的原則。

A. A Claim With Limitation(s) That Cannot Practically be Performed in the Human Mind Does Not Recite a Mental Process.

請求項記載實際上不能在人類心智中執行的特徵就沒有涉及心智活動。例如案例SRI Int'l v. Cisco Systems中，因為人類心智沒有配備偵測網路可疑活動與分析網路封包的監視器，因此不屬於人類心智活動的抽象概念。

- 可專利的範例如：計算GPS位置與時間、資料加密方法中包括多個步驟處理資料、借有逐畫素比對產生半色調影像的技術等。

- 不可專利的範例如：資訊收集、分析與顯示、比對基因序列判斷變異、收集與比對資料、判斷頭部形狀提供髮型設計等。

B. A Claim That Encompasses a Human Performing the Step(s) Mentally With or Without a Physical Aid Recites a Mental Process.

不論是否包括任何物件的幫助而心智執行的步驟。不論是否有工具，如紙筆，若執行的仍是心智活動，為抽象概念。所述心智活動如數學演算（用紙筆）。

C. A Claim That Requires a Computer May Still Recite a Mental Process.

要求有電腦但仍敘述了心智活動。這裡特別引用案例Benson，法院判定在"電腦暫存器（register）中以數學演算法轉換二進制編碼的十進位值到純二進制"為抽象概念，其中理由是，即便宣稱相關流程由電腦中運行，但仍可單純以人來執行，也不需要任何新的機器，因此判定為抽象概念。類似案例如Mortgage，法院判定以電腦系統實現"匿名貸款購物"為抽象概念，理由是人類可實現，不用電腦。MPEP要求審查委員要參照專利說明書內容再小心地以最廣且合理解釋（BRI）專利範圍，判斷申請人是否僅主張了(1)在一般目的電腦上執行技術概念；(2)在電腦環境中執行技術概念；或是(3)僅以電腦為工具執行技術概念。

1. Performing a mental process on a generic computer.

在一般目的電腦上執行心智活動，這裡提到案例Voter Verified, Inc. v. Election Systems & Software, LLC (Fed. Cir. 2018)，法院即依據專利說明書內容解釋專利範圍中步驟：投票、確認、提交等步驟，判斷專利技術屬於人類認知行為（human cognitive actions），儘管相關步驟執行在電腦中，但仍判定屬於抽象概念。另在案例Versata中，其中判斷商品價格給買方為使用一般目的電腦所執行，為抽象概念。在經典案例Alice中（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html），法院判定，利用一般目的電腦交換金融資訊的技術為抽象概念。在Bilski案中，有關風險管理的技術為抽象概念。

2. Performing a mental process in a computer environment.

在電腦環境中執行心智活動，在案例Symantec中，法院根據專利說明書解釋專利範圍中關於電子郵局的技術，認為其中描述系統接收、篩選與散布電子郵件的技術"類似"人判斷讀取或處置郵件，與人類心智執行或使用紙筆執行無異。在案例FairWarning IP, LLC v. Iatric Sys. (Fed. Cir. 2016)中（使用電腦處理人類智力無法分析的資料仍不可專利 - Fairwarning IP v. Latric Systems (CAFC 2016)（https://enpan.blogspot.com/2017/11/fairwarning-ip-v-latric-systems-cafc.html）），其中偵測電腦環境欺騙與錯用的方法，涉及病人健康資訊的存取技術，法院判定涉及人類心智活動，不可專利。

3. Using a computer as a tool to perform a mental process.

使用電腦為工具執行心智活動，在案例Mortgage中，主張為電腦實現的"多人借款讓人匿名貸款購物"的系統，其中包括了資料庫與電腦系統，電腦系統提供介面讓貸款人輸入個人資訊，經計算信用分數後，可讓貸款人借款，法院判定此技術可讓人在不用電腦下借款購物。在經典案例Berkheimer中（整體性地考量專利適格性，這是法律議題 - Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir. 2018)（http://enpan.blogspot.com/2018/04/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html）），其中涉及解析與評估電腦數據的技術，法院判定專利範圍涉及心智活動，因為其中步驟僅以電腦作為工具執行的步驟。

D. Both Product and Process Claims May Recite a Mental Process.

物品與流程（product and process）專利範圍可能描述了心智活動。審查委員應針對物品專利範圍（如電腦系統、儲存媒體）與流程專利範圍都要判斷是否描述了心智活動，參考案例如Mortgage，利用資料庫與電腦系統實現匿名貸款購物的技術，仍如人類在不用電腦時借貸的技術。在案例FairWarning中，偵測不當存取病患資料的技術被法院判斷為可以人類操作的抽象概念。在案例Content Extraction中（https://enpan.blogspot.com/2017/05/contect-extraction-v-wells-fargo-bank.html），從一般紙本資料輸入至電腦程式中的技術心智活動，法院判定為抽象概念。

有關物品專利範圍描述心智活動的範例：Content Extraction、Mortgage、CyberSource、Symantec、Voter、Electric Power Group與Versata案等。

有關流程專利範圍描述心智活動的範例：Flook、Benson、Berkheimer、Synopsys、Ambry Genetics等。

感謝Frank提醒與提供資料：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html#ch2100_d29a1b_13ae3_321

Ron