前言：
當訴訟結束會有一方主張返還律師費用，相關法條是35 U.S.C. § 285，至少一個參考案例是：有關35 U.S.C. § 285返還律師費用的充分條件 - Intellectual Ventures I LLC v. Trend Micro Inc. (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/12/35-usc-285-intellectual-ventures-i-llc.html）。
相關不當行為前例可參考：
- 未揭示申請前合約為不當行為 - Energy Heating, LLC v. Heat On-The-Fly, LLC (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2019/07/energy-heating-llc-v-heat-on-fly-llc.html）
「inequitable conduct」：可翻為「不公平行為」，指專利權人在專利審查與訴訟期間有違反誠信的行為，常常是專利侵權被告者可以抗辯的主張，若行為屬實，無法行使專利權。
「summary judgment of obviousness」：一般是專利侵權被告在訴訟期間向法院提起「專利為顯而易見簡易判決」，可以簡化訴訟程序到特定議題，如專利無效。
「tortious interference」："tort"中文是「侵權行為」，wikipedia給了"tortious interference"一個比較能理解的註解：「intentional interference with contractual relations」，就是有人蓄意破壞（干擾）他人與第三方的合同關係而造成經濟損害（侵權行為）。
「summary judgment of obviousness」：一般是專利侵權被告在訴訟期間向法院提起「專利為顯而易見簡易判決」，可以簡化訴訟程序到特定議題，如專利無效。
「tortious interference」："tort"中文是「侵權行為」，wikipedia給了"tortious interference"一個比較能理解的註解：「intentional interference with contractual relations」，就是有人蓄意破壞（干擾）他人與第三方的合同關係而造成經濟損害（侵權行為）。
關於35 U.S.C. § 285，很細的資訊如下（https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2015-title35/USCODE-2015-title35-partIII-chap29-sec285）：
Publication Title: United States Code, 2012 Edition, Supplement 3, Title 35 - PATENTS
Category: Bills and Statutes
Collection: United States Code
SuDoc Class Number: Y 1.2/5: Contained Within Title 35 - PATENTS
PART III - PATENTS AND PROTECTION OF PATENT RIGHTS
CHAPTER 29 - REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT, AND OTHER ACTIONS
Sec. 285 - Attorney fees
Contains section: 285
Date:2015
Laws In Effect As Of Date: January 3, 2016
Positive Law: Yes
Disposition: standard
Source Credit: July 19, 1952, ch. 950, 66 Stat. 813.
Statutes at Large References: 29 Stat. 694; 42 Stat. 392; 60 Stat. 778; 66 Stat. 813
法條就這樣，需要倚賴法院案例支撐其中適用：
35 U.S.C. 285 ATTORNEY FEES.
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.
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本次討論案例資訊：
原告/被上訴人：ENERGY HEATING, LLC, ROCKY MOUNTAIN OILFIELD SERVICES, LLC,
被告/上訴人/專利權人：HEAT ON-THE-FLY, LLC, SUPER HEATERS NORTH DAKOTA, LLC
系爭專利：US8,171,993
判決日（最新）：October 14, 2021
本案例最後討論最沒有關係的就是系爭專利的"內容/申請專利範圍"，但還是要交代一下技術的東西。系爭專利關於一種可以連續加熱水流的加熱器，跟本案主要原告、被告的名稱相稱，都與加熱技術有關，當然訴訟與競爭有關，不過如果專利權人不當行使權利，或是在過程中使用小手段，都會成為被告的把柄，最後法院連是否侵權都不判了。
從系爭專利受讓歷史可知，本案原告並非原申請人，經讓與後HEAT ON-THE-FLY取得系爭專利權。所以本案的被告是系爭專利的專利權人，從幾次訴訟內容來看，雙方糾葛很深，不是一般侵權案例。
訴訟歷史：
本次討論案例有一串歷史，從資訊來看，爭議從2012年開始，2013年進入訴訟，其中有系爭專利在申請前（或說critical date）已經公開實施的問題（102/103）、專利權人的惡意（bad faith）與非法販售或廣告、非法干擾合約與商業關係與蓄意行為等爭議。
接著主要要討論的是，當時地院（United States District Court for the District of North Dakota）中，侵權訴訟原告自然為專利權人HEAT ON-THE-FLY，被告為ENERGY HEATING，但案件被反轉，因為被告提出一連串請願理由，包括專利權人有不當行為、有干擾訴訟的行為，以及專利無效等抗辯，並反訴（counterclaim）原告應返還律師費用。
使得原本侵權被告變成提告人ENERGY HEATING。
當時地院判決：
針對Heat On-The-Fly, LLC：
Heat On-The-Fly, LLC等有不正當行為（inequitable conduct）、簡易判決系爭專利顯而易見（summary judgment of obviousness）、否決無非法行為干擾的判決（denial of judgment as a matter of law of no tortious interference，表示有非法干擾訴訟的行為）、申請專利範圍解釋（construction of disputed claim terms，顯然是法院解釋不利原告），以及駁回直接侵權反訴（dismissal of HOTF’s counterclaim of direct infringement）等決定；
而在侵權被告一方，被告們向法院提出返還律師費用的請願，但被否決（denial of attorneys’ fees under 35 U.S.C. § 285）。
原告、被告（有點亂，不管誰是誰，都上訴）上訴CAFC。
其中不正當行為致使無法主張專利權的議題，當侵權被告要主張原告有不正當行為，應有明確而具有說服力的證據，例如本次是侵權被告主張原告已知系爭專利在申請前（或critical date）已經有商業實施，而專利權人卻隱藏此資訊，除了系爭專利無效（基於on-sale bar）外，更有不當行為的問題。
一些有關是否適用on-sale bar的法院意見：
專利權人提出先前公開事項為可排除on-sale bar的"實驗階段"，但要判定先前公開要實驗有嚴格的客觀條件：
地院即根據上述客觀因素判定專利權人先前公開事項非屬於實驗，使得CAFC同意地院判得不當行為的決定。
2018年CAFC判決：專利權人因不正當行為，使得無法主張系爭專利權；但也因此並未針對系爭專利的顯而易見性、解釋專利範圍與直接侵權與否等議題做出決定；確認專利權人有非法干擾訴訟的行為；因此，CAFC否決地院否決原侵權被告們（勝訴方）提出返還律師費用的請願，發回地院對此議題重新判決。
也就是說，CAFC在2018年的判決是讓原專利權人"全盤皆墨"，包括判定本案訴訟符合35 U.S.C. § 285規定的"在特殊情況下"，法院可以向勝訴方判返還合理的律師費。
案件回到地方法院，針對35 U.S.C. § 285議題，主要就是討論本案是否符合"exceptional case"（特殊情況）？而此"特殊情況"牽涉專利權人Heat On-The-Fly（上訴人）的不正當行為，以及陪審團判定專利權人有惡意（bad faith），地院法官根據優勢證據（足夠而客觀的證據，preponderance of the evidence）考量Heat On-The-Fly在訴訟立場的實質力量（編按，這可能是指侵權原告在訴訟中的優勢（大鯨魚v.小蝦米））以及通過堅持自己立場而不合理興訟，因為專利權人並未揭示（隱藏）系爭專利申請前的公開資訊，還有原告（指專利權人）即便知道系爭專利無效仍進行訴訟侵權，並沒有企圖要降低訴訟費用。
據此，地院判定本案已經符合35 U.S.C. § 285規定的"特殊情況"，判決返還律師費用給被上訴人。
（編按，看來法院看的是原告的心理意圖，如果專利權人可能知道專利無效卻仍繼續訴訟，而且還可能企圖墊高專利費用來"嚇阻"被告，這些企圖可能就成為敗訴因子。所以，good faith很重要，很多法官的道德要求挺高的。）
本次2021年CAFC判決，判定以上優勢證據已經證明Heat On-The-Fly的惡意，判決應返還律師費用給被上訴人，即原始被告侵權者。
法院判決：
2018年：https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/16-1559/16-1559-2018-05-04.pdf?ts=1525446081（備份：https://app.box.com/s/dvo51blyuhv9onx02f4v3xw1n9xcwfdz）
2021年10月：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/20-2038/20-2038-2021-10-14.html（備份：https://app.box.com/s/d8l1o7gw5on1gjb63tcr24ukfwyrs2vp）
Ron
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