2022年1月24日 星期一

專利無效判決不會在之後訴訟中構成對抗專利權人的既判事項 - Blonder Tongue v. University of Illinois Found (1971)

本案例「Blonder Tongue v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)」為Patently-O網站列舉出自1952年以來最常引用的美國最高法院判例之一,之前報導如:https://enpan.blogspot.com/2021/12/1952.htmlBlonder引用了1936年判例,可參考之前報導:不見得專利曾判無效而會撤銷訴訟 - Triplett v. Lowell (1936)https://enpan.blogspot.com/2022/01/triplett-v-lowell-1936.html),其中主要議題是「是否專利無效議題因為為既判事項(res judicata)而應撤銷訴訟?」

本篇討論Blonder最高法院意見,其中引用"Triplett v. Lowell (1936)",認為專利無效判決不會在之後訴訟中構成對抗專利權人的既判事項(res judicata

Blonder Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation案件資訊:
請願人(petitioner):Blonder Tongue Laboratories, Inc. (B-T)
回應人(respondent)/專利權人:University of Illinois Foundation
系爭專利:US3,210,767
判決日:May 3, 1971

US3,210,767是一種非適用固定頻率的天線,這是當年彩色電視天線。

系爭專利在其他訴訟中判定無效:
從專利公報知道,系爭專利於1960年提出申請,1965年獲准,從判決中知道系爭專利第一件相關侵權訴訟是Illinois大學基金會對Winegard公司提出侵權告訴,結果1966年有名103議題的Graham v. John Deere判例出爐,影響系爭專利'767被判專利無效,理由是系爭專利為三個已知元件的簡單組合,不具進步性,因此判專利權人敗訴,案件經上訴後同樣確認Illinois敗訴,最後1969年到最高法院否決Illinois請願。

平行訴訟專利有效、侵權成立:
在上述判決之前,Illinois在差不多的時間向本案請願人Blonder-Tongue Lab.(以下稱B-T)提出侵權告訴,包括系爭專利'767,以及另一再領證案RE 25740。被告主張專利無效、即便有效也沒有侵權、不公平競爭、違反反托辣斯法、以及反訴原告產品侵害B-T的專利。

結果地方法院針對B-T案判決系爭專利有效、侵權成立,撤銷有關不公平競爭與反托辣斯相關議題,反而判定B-T的Claim 5不具專利性。

B-T上訴,上訴法院也是判定系爭專利有效、B-T侵權成立。

請求最高法院排解下級法院衝突:
B-T繼續上訴最高法院,也就是本篇討論的議題,要求上級法院審閱下級法院判決(certiorari),理由是法院之間的判決有衝突。

最高法院同意審理,提出的討論議題是:
1. 是否適用「Triplett v. Lowell, 297 U. S. 638」,專利無效判定並非能以「既判事項(res judicata)」對抗專利權人?
2. 是否Winegard專利無效判決與本案綁在一起?

關於之前法院專利有效性的判決是否構成「res judicata」,產生3個相關問題:(1)在之前的判決是否與當下訴訟中的議題相同?(2)是否那是最終判決?(3)是否本次訴訟方是先前訴訟的利害關係人?

忽略很長的判決內容,其中主要是在論述先前訴訟判決,特別是專利無效判決,是否直接可適用其他不同利害關係人的訴訟,如果不同利害關係人,法院有自主判決的"權力",法院也考量是各方的"權利"是否被剝奪?對此,最高法院的判決是,即便系爭專利在其他專利侵權訴訟中判定無效,但是,如果被告侵權者並非先前訴訟中的利害關係人,專利權人的權利不應被剝奪

結論是,法院不同意本案直接引用Winegard案決定,並參考前例Triplett v. Lowell,專利無效判決並未構成對抗專利權人的「既判事項(res judicata)」,判定本案請願人B-T沒有主張專利無效禁反言,也就沒有給專利權人挑戰此主張的機會,因此要求雙方修正訴狀。

看來,就一個結論就是,先前訴訟的判決不見得(有條件的)構成後續/未判決訴訟的「既判事項(res judicata)」。


Ron

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