筆記「最後通知」

很少處理「最後通知」案件，收到一次，就來筆記一下，之前部落格已經有，現在是因為身歷其境。

過去報導：
- 中華民國專利之「最後通知」（https://enpan.blogspot.com/2013/09/blog-post_25.html）
- 中華民國專利之審查意見通知與審定（https://enpan.blogspot.com/2014/08/blog-post_70.html）

中華民國專利法審查基準第二篇第七章「審查意見通知與審定」中第2節「最後通知」：

「最後通知」的目的：
最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果，使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍， 達到迅速審結之效果，並得儘速克服不准專利事由。

發出「最後通知」的時機：
若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

發出「最後通知」的條件：
申請人依先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由（條件一），但因修正而產生新的不准專利事由（條件二）時須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸責於申請人者（條件三），即得發給最後通知。

條件一：先前修正已克服全部不准專利事由；
條件二：因修正產生新的不准專利事由；
條件三：新的不准專利事由歸責於申請人。

接獲「最後通知」的修正限制：
申請人接獲最後通知後所提出之修正，不得任意變動已審查之申請專利範圍，以免浪費已投入之審查資源，達到迅速審結之效果。

最後通知後之申請專利範圍修正事項：
3.1.1 請求項之刪除
3.1.2 申請專利範圍 之減縮
3.1.3 誤記之訂正
3.1.4 不明瞭記載之釋明

因修正產生新的不准專利事由的情形：

(1)修正後已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者。

(2)修正已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而引進新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。

(3)先前已針對部分請求項檢索，認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項，經續行檢索其他請求項，另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件。

(4)先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形而未檢索即發給審查意見通知，申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由，修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者。（不得發出最後通知之例外：「無須或無法進行檢索」之情形屬於申請專利範圍未經檢索即認定不具發明單一性者）。

另外可發出最後通知的情形：
(5)若申請人修正後，克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，以簡單修正（例如僅為標點符號、錯字之修正）請求項即可克服者。

不得發出「最後通知」態樣：
(1)再次審查發現有不具發明單一性的問題，屬先前審查意見漏未通知者。
(2)發現其他不准專利事由，屬先前審查意見漏未通知者。
(3)針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項（因不具發明單一性），後以「相同引證文件」認定其不具新穎性或進步性，屬先前審查意見漏未通知者。

my two cents:
審查委員運用「最後通知」的主要目的是要限制申請人修正的事項，不希望太多審查變數產生，也就是希望能在審查委員的審查與檢索範圍內，而不要每次修正都有新事物又造成新的檢索與引證的負擔。只是對申請人單方面而言，就會覺得權益受損，每次答辯都會修正專利範圍，而且也正常地會產生因為修正產生「歸責於申請人」的不准專利事由，而這個要盡力獲准專利的舉措不是應該是正常情況，所以「最後通知」顯然提供了審查委員頗大的權力來限制申請人權利。

Ron