Patentlyo（https://patentlyo.com/patent/2022/10/eligibility-become-quixotic.html）對此案有很棒的摘要，我則對歷史比較有興趣，並盡量從中理出脈絡並找到可以學習的事項。
本案題目「機構案的101議題」其實沒有很準確，但很有意思，過去曾經報導過 - 明顯的硬體裝置卻為不可專利標的的討論 - Ex parte HIROYUKI ITAGAKI（https://enpan.blogspot.com/2017/01/ex-parte-hiroyuki-itagaki.html），但不同的是，本次討論的系爭申請案（16/781,695 - Ex Parte Garth Janke (Appeal 2021-005284)）不是結構本身的問題，問題是"剩下"的專利範圍claim 21界定一個「在手持式葉耙上啟用防堵塞特徵的流程」（"a process for enabling a clog-resistant feature in a handheld leaf rake"）。
手持式葉耙上啟用防堵塞特徵：
爭議在上述流程中利用了第一數學模型（first mathematical model），其中描述第一數學方程式定義一個葉耙頭產品（leaf rake head product），即用方程式定義這個葉耙頭的設計，包括有獨立延伸的耙尖（raking tines）、長度、彎曲部位等。
USPTO在Final OA中依照101 TWO-STEP審查原則一步步地分析得出claim 21為抽象概念。
．．．
[本篇依照時間針對系爭案審查歷史筆記]
系爭案申請號：16/781,695
- 07/02/2021：USPTO發出Final Office Action
本案結構特徵都先withdrawn，留下的就是目前爭議的claim 21：
．．．
審查意見：
step 1 - claim 21屬於流程（process，屬於專利保護的標的，沒問題）。
step 2A - prong one，如上提到的內容，claim 21為通過數學模型，以數學方程式描述結構的設計（這是屬於法定例外的特徵，屬於抽象概念）；prong two，認為claim 21僅描述數學模型的預期用途與功能，並沒有加入有意義的限制（meaningful limit），使之整體得到具體的應用。因此在step 2A中判定claim 21並未實質超越法定不可專利的例外。
step 2B - 由於step 2A判定claim 21沒有可操作步驟，沒有動作，也就沒有實質超越法定不可專利例外本身，判定不可專利。
（補充）我覺得審委在step 2A中的說明蠻有意思："considering the claim as a whole, there is the judicial exception generally linked to a field of use and a qualification that requires no action or processing undertaken on the part of a computer system to perform actionable steps in creating an end product"，我覺得這個意見雖可能未見於法律或案例中，但是在實務上提醒我們需要在process, method等專利範圍中明確寫出actionable steps，避免被簡單認定使用所述數學模型是預期用途或功能。
可參考：美國專利局於10月又更新了專利適格性審查方針（https://enpan.blogspot.com/2019/10/10.html）
- 07/28/2021：申請人提起訴願（notice of appeal）以及訴願理由（appeal brief）
申請人的訴願理由可以參考，針對101議題，引用最高法院判例Benson，數學方法產生實質效益，本身仍不排除可專利的可能。
可參考之前引用判例Benson的相關案例報導 - 以數學方法解決工程問題的
- 08/18/2021：受理訴願。Ex Parte Garth Janke (Appeal 2021-005284)
- 09/07/2021：審查委員回應訴願理由
訴願決定前，原USPTO審查委員會針對訴願理由提出回應，而本次審查委員也沒有新的意見，針對101，就是把之前Final OA內容貼上。但申請人參考之前Final OA的意見，在專利範圍中補上 comprising a step ...等步驟用語，但沒有改變審查委員的態度。
- 11/18/2021：訴願決定
訴願是針對審查意見審理，訴願決定是affirm審查意見，沒有太多論述。
- 12/02/2021：上訴CAFC - In re: Janke (Fed. Cir. 2022)
CAFC於October 6, 2022對此上訴案直接作出R.36決定，也就在沒有審理的情況下同意PTAB決定。
my two cents:
本案法院、訴願委員會都一致同意USPTO審查委員針對本"結構案"不符101規定的決定，以上已有相關說明。
針對本次討論案例，很多意見都寫在上述內容的字裡行間，在各種發明中，愈來愈多是利用電腦技術完成的發明，如AI, 加解密, 圖像處理，還有本次案例是以電腦實現數學方法設計出葉耙的結構，雖不免會遇到101議題，但至少撰寫專利範圍時，不能僅是描述性的內容，建議能夠step-by-step把步驟寫清楚，至少本次案例證明與學到這個功課。
Ron
沒有留言:
張貼留言