2023年1月30日 星期一

應該要知道的指南(guidance)的一二事

patently-o「Patently-O Law Journal」的一篇文章"每個專利與商標律師應該要了解的基準(MPEP, TMEP與其他)?"蠻值得參考的。文件:https://cdn.patentlyo.com/media/2023/01/Boundy.2021.HowToUseGuidance.pdf

TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure)

MPEP (Manual of Patent Examining Procedure)
2020年版(9th edition目前最新):https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html

所謂指南-Guidance如MPEP, TMEP, TBMP, § 101 examination guidelines, web pages, Federal Register commentary on,是在原來法規之外約束行政機關的指南/基準。在專利/商標審查方面,專利法或商標法並不會有實務上如何執行審查的規定,為了要統一各種法規、法院案例、最高法院意旨的見解,因此政府提供審查指南/基準,目的是約束審查員的審查標準,也讓民眾可以有依循的規則(即便這不是用來約束民眾)("an agency can promise that if a party does thus-and-so, the agency will do thus-and-so in return.")。所述指南不是用來約束民眾,這裡提醒的是,也是美國最高法院的提醒,政府/國會不能用低於法規的指南/基準來約束民眾,針對律師/專利師/專利工程師們。("they can’t bind the public by guidance with less-than-regulation procedural formality")。

(編按,文中提出英文用"bind"(約束),有兩個意思:約束官員,以及提供與法律不同層次的規定,可以解釋法律模糊的地帶,有時是規範政府,有時是規範法院,有時是規範公眾。)

怎麼使用指南?
- 引用法規 (指南常常在引用法規)。
- 約束官員/審查委員。
- 解釋法規中模糊與產生歧義的部分。
- 提出非約束的指引,如判斷101適格性的一些審查要素,這是協助審查委員判斷發明是否適格的判斷規則,這類規則常常被挑戰。

美國最高法院在判例Kisor v. Wilkie中說明,對於是否遵循政府部門對於法律的解釋,(1)僅在所有傳統方式耗盡還存在模糊地帶時,才需要遵循政府相關部門(如USPTO)的額外解釋,並且(2)解釋也應該合理,(3)法院在獨立調查下判定府部門有權提出解釋,以及(4)如果政府部門的解釋為公平且考慮周到,可遵從相關解釋。

文中列舉了一些USPTO非法頒布的指南,例如,MPEP規範可以限制審查委員所發出的限制選擇要求,但是如果是要限制申請人,就不可以;如電子送件系統,不可以在沒有立法程序而去要求申請人只能以特定方式送件,如最新規定以docx格式送件的規定;如MPEP1207.04讓審查委員可以單方面中止申請人上訴並重啟審查程序...等。

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