歐洲專利簡介IV - Re-establishment of rights

EPC 第122條規範「重建權利」（Re-establishment of rights）

「重建權利」的措施是讓申請人能在因為未注意到期限而失去專利相關權利時，透過請求程序恢復權利，「重建權利」規定在EPC第122條中

大綱有：

1. 有鑑於專利申請人或是企業主因為特定原因無法注意到歐洲專利的期限，透過申請，歐洲專利局願意提供「重建」的權利
   
2. 歐洲專利局會准許上項(1)的請求，同樣也要符合一些其他的實施細則
   
3. 如果EPO准許上述請求，上述疏於注意的事項將視為沒有發生
   
4. 上述「重建權利」同樣也有時間限制（規範於實施細則）
   
5. 歐洲專利會員國中的任何人，在歐洲公開專利申請案或是歐洲專利權利遺失至公開「重建權利」訊息之期間，可不用繳付權利金
   
6. 此法條中並無限制會員國行使同意「重建權利」的規定
   

但此「重建權利」仍有不適用的地方，如請求「重建權利」本身的期限不能再「重建權利」，並且，已提出的額外程序（further processing，請參閱http://enpan.blogspot.com/2008/11/iii-further-processing.html）並不能再行使「重建權利」

歐洲軟體發明，待續...

先回顧一下，歐洲專利法基本法條：

Art 52(1) EPC 2000

只要是新的, 具進步性與產業利用性, 任何發明可在歐洲獲得專利

EPO的申請案皆為可引用的前案, 對習知技術的判斷並不限制於各指定會員國的申請案

Art 52(2) EPC 2000

商業方法與電腦軟體並非為定義的發明「invention」

Art 52(3) EPC 2000

就上述商業方法與電腦軟體「本身」不能獲得專利

實務上，若為商業方法或是電腦軟體，如果該發明有解決技術問題，或是相對於習知技術有進步性的技術貢獻，而有技術特徵，仍可被專利

Ron

一些新聞

新聞來源：HARAKENZO

US:
CAFC（美國上訴聯邦法院）最近否決一項針對『USPTO認為無關電腦系統的商業方法的並無專利性』所提出的訴願案，表示支持USPTO的決定。
這件訴願案有關Mr. Bernard L. Bilski與Mr. Rand A.Warsaw所提出降低日常必需品（比如能源）價格變動的風險的方法，由於並無符合專利要件，這件申請案同時被USPTO與訴願委員會核駁，故才上訴到CAFCCAFC根據美國專利法第101條的規定，並根據美國最高法院判例而採用machine-or-transformation test（機械或轉換測試），認為發明專利應在請求項中關聯特定機械或是物品，故判定此商業方法不具專利性。

這個案子是揭露「Capped bill systems, methods and products 」，有關於能將費率限制在一個預設值內的方法，以防止變動，內容果然沒有與硬體相關，也果然不像一般具有技術特徵的專利案：
1. A method of providing one of a good or a service to at least one entity at one of a payment, rate, or price that is capped at a pre-determined amount, comprising:
producing an offer for the entity, wherein the offer represents at least one of a capped maximum payment, a capped maximum rate, a capped maximum usage, a capped maximum consumption, or a capped maximum price amount; and
providing the good or service to the entity at one of a payment, rate, or price that may fluctuate, wherein the payment, rate, or price cannot exceed the capped maximum payment, capped maximum rate, capped maximum usage, capped maximum consumption, or capped maximum price amount.

EP:
為了統一歐洲專利合約（EPC）會員國對軟體的審查判斷，歐洲專利局長將此問題交由擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal，EPO最高的決策機關），此爭議是有關EPC中第52條第2項與第3項中『禁止電腦程式本身（computer programs in themselves）』的專利的規定，這並非是指可專利的發明中的電腦程式，而是其中細節狀況的設定。電腦程式有關的專利案應指出各程式特徵對發明技術的貢獻。

Ron

Provisional Application for Patent（臨時專利申請案）

Provisional Application for Patent（臨時專利申請案）

相關官方費用


自1995年6月8日起，USPTO提供一種臨時申請案的措施，即Provisional Patent Application (PPA)，此措施的優點是能用較低的價錢拿到較早的申請日，而同一申請人能於PPA申請日後一年內提出正式的申請案，即Regular Patent Application (RPA)，並能同時在臨時案優先權（USC 119(e)）的規定下，有三個提出正式申請案的優點：

1. 以臨時申請案申請日為專利性的判斷基準日
2. 正式案的公開日由臨時案申請日起算，亦能作為以申請日為新穎性基準點的USC 102(e)的判斷參考
3. 有上述優點外，正式案的專利有效期限仍由正式申請案申請日起算

但仍需注意：

1. 臨時申請案不能主張美國國內或是國外申請案的優先權
2. 臨時申請案仍需符合USC 112第二段所規定的揭露方式（但可不用提出申請專利範圍），才能有效具有優先權的優勢
3. 臨時申請案內容仍需充分揭露支持該項發明技術特徵的內容（包含圖示），且讓熟悉該項技術者能據以實施，並提出最佳實施態樣（best mode），USC 112第一段
4. 主張該臨時申請案優先權的正式申請案(RPA)應提出至少一項申請專利範圍，且這項範圍需要被臨時申請案的內容所支援（無需一致），才能主張優先權
5. 臨時申請案無需提交申請專利範圍、宣誓書、習知技術（IDS）
6. 臨時申請案後12個月內需提出正式申請案，否則將被拋棄，且不會被公開
7. 小心，可能有些國家不會承認臨時申請案的有效申請日（這尚待確認）
8. 臨時申請案不適用設計發明（新式樣）
9. 臨時申請案並不會受理審查
10. 提出後不能修正
    

其他相關事項：

1. 經提出請求後，正式申請案可於12個月內經由轉換（convert）成為正式申請案
2. 但經轉換的正式案，其專利有效期限係由臨時申請案申請日起算
3. 主張臨時申請案優先權的正式申請案的專利期限則由正式案申請日起算

臨時申請案的申請書內容應該要有：

1. 申請書
2. 發明名稱
3. 發明人名字、地址
4. 代理人註冊號與聯絡資料
5. 費用（遲繳將有多餘費用）
6. 其他政府官方資訊

實務上：

1. 由於官方對於Provisional Patent Application拿到有效申請日的條件中並未要求翻譯為英文，故可以英文以外的語言提出臨時申請案，以利獲取較早申請日
2. 可於提出正式案時，提出此臨時申請案的譯本（如果正式與臨時案的內容大多相似，此舉應可減少翻譯費），如果是日後審查委員要求提出的話，則有額外費用
3. 臨時申請案因為通常是為了獲得較早申請日，故可以英文以外的語言送件，雖然遲早要翻譯，但亦可等到需要用到時（提出相對正式案）才需提出譯本，若沒有用到，自然被拋棄，亦無需翻譯
4. 同樣，正式案亦可為非英文內容（但會影響有效申請日），但須在期限內提出譯本
5. 一件正式案可同時請求多個臨時案的優先權
   

資料來源：USPTO, bitlaw
Ron

摘要 - MPEP 608.01(b)

摘要 - MPEP 608.01(b)

摘要是在整篇美國專利說明書的最後一部分（送件的格式，不包括圖示，但在公報是在第一頁），標上"Abstract"的標題，應以簡短不超過150字的文字描述所屬發明

「原文」A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading "Abstract" or "Abstract of the Disclosure." The sheet or sheets presenting the abstract may not include other parts of the application or other material. The abstract in an application filed under 35 U.S.C. 111 may not exceed 150 words in length. The purpose of the abstract is to enable the United States Patent and Trademark Office and the public generally to determine quickly from a cursory inspection the nature and gist of the technical disclosure.

曾經看過審查意見中對摘要（Abstract）提出的核駁，對申請人說摘要應有適當的內容。
那，什麼是適當的內容？
此處引用一個核駁理由的內容



根據審查委員引述的內容，經過消化整理如下：

1. 摘要應是清楚、簡潔地介紹該發明的技術特徵
2. 摘要揭露的技術應具有新穎性、進步性
3. 如果該發明是針對習知裝置、方法、產品、或是成份的改善，即應揭露改善的部份
4. 如果該發明包括了修改、或是提出另一方案，都應要列舉這些修改或是所提出的作法
5. 摘要不用描述所參考的前案
6. 摘要不用說明與習知技術的比對差異

摘要應該有：
如果是機械或是裝置，應包括發明的組成與操作
如果是物品，應包括製作方法
如果是化學成份，應包括特性與使用
如果是混合物，應包括其原料
如果是程序，應包括其步驟

「原文」（摘自MPEP 608.01(b)）
(1) if a machine or apparatus, its organization and operation;
(2) if an article, its method of making;
(3) if a chemical compound, its identity and use;
(4) if a mixture, its ingredients;
(5) if a process, the steps.

其他注意事項：

1. 摘要應該是敘述式的，而非斷斷續續地描述技術特徵（這多半是因為將申請專利範圍複製上來而已），應該就像一篇正常的文章
2. 摘要最好限制於50至150字（這主要是因應美國專利公報的排版方便）
3. 不要使用法律用語，比如means, said等字
4. 摘要的主要目的是讓讀者可以在這些文字中瞭解整篇發明精神
5. 摘要不要包括有隱含/含糊的意思，比如"The disclosure concerns...","The disclosure defined by this invention...", "The disclosuredescribes..."等

Ron

電子優先權文件交換計畫

消息來源：KIPO, 韓國專利事務所網站, 與韓國代理人的對話

美國專利局與韓國專利局間建立電子優先權文件交換計畫（Electronic Priority Document Exchange Project），不論在韓國、或是美國提出的第一申請案，申請時，都可用簡單的表格（據代理人說明，只要在申請文件中打個勾而已，填寫申請號）表示要主張另一國家的優先權，不用提交副本。
這個計畫可以減低申請人要預備寄出優先權文件影本的問題，並減少一些行政上的費用

這個交換計畫適用於發明與新型案。另外，如果在美國的那件優先權申請案並未公開，申請人要提交一份授權書給USPTO，請求釋放該申請案給KIPO，或是其他具有此類似協議的國家（韓國專利局計畫將此計畫推廣至中國）

韓國專利局算是這幾年動作最積極的專利局，包括與日本建立的審查高速公路、加速審查制度、IP5、與USPTO, EPO, JPO之間簽訂審查交換計畫等，目的都是要增加審查效率

上述給申請人簽訂授權將優先權文件釋放給特定國家的文件格式可至http://www.uspto.gov/web/forms下載，PTO/SB/39表格


Ron

About Claims XVI - 附屬項

附屬項形式（雜項），參考資料：Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting

就中文來說，附屬項的前言可以寫為

"如申請專利範圍第1項所述之...，其中該 ..."

那英文就有一些變化了

The acticle of claim 1, wherein ...

The article according to claim 1, wherein ...

The article as claimed in claim 1, wherein ...

The article as in claim 1, wherein ...

這些只是書上的例子，實際上大約也不會差太多，我自己就幾乎用最簡單的寫法 "the method/apparatus of claim 1, wherein ..."

另MPEP 608.01(n)規範了附屬項的形式，請參考：

http://enpan.blogspot.com/2008/10/about-claims-xi-mpep-section-60801n.html

一般來說，附屬項有一些注意事項：

1. 附屬項不能減少被依附項的範圍，比如用without的表示方式。
   
2. 附屬項有附加式的寫法，如further including...;有詳述式的寫法，如wherein...；也有兩者綜合的寫法。如果獨立項規範較廣的範圍，附屬項經層層條件通常就會限縮到發明本身，再小意義就不大了，不要最後連阻止他人製造販賣都沒辦法。
   
3. 在審查時，若主要項已符合新穎性與進步性，通常就不會針對附屬項審查新穎性與進步性，僅針對是否符合112的規定審查而已。這種觀念看似一般常識，卻也是經過一些案例留下的『智慧』，當初的案例是申請人提出訴願，為何審查委員核駁了一個附屬項，卻核准了其主要項，結果訴願委員會決定這是錯誤的判斷，而還給該申請人一個公道
   
4. 在審查時，若主要項被核駁，仍應先假設其附屬項有效，而應進行逐項審查，不能以偏概全
   
5. 附屬項與其被依附項最好是落於同一子類別中（statutory class），但如product by process的寫法就可能不是了
   

雖然以下的描述是合宜的附屬項，但是產品與方法最好還是寫成兩的獨立項

1. 若被依附項（preceding claim）描述一個產品，而其附屬項（dependent claim）則描述製作該產品的方法
   
2. 若被依附項描述製作一產品的方法，而由該方法製作的產品可為該項的附屬項
   
3. 相反地，若被依附項描述製作一產品的方法時，如果該產品可以由別的方法製作，其附屬項就不適合寫成該方法製作的產品
   
4. 僅用方法作為一個產品的附屬項，或是附屬項是被依附項中的技術特徵所執行的功能或是操作流程，這是不恰當的，也就是僅用功能去限縮一個東西是不好的
   

Landis那本書對這些討論有個小結，我覺得還不錯：

The typical dependent claim further defines the earlier claim rather than being defined by it. 

就是，附屬項應是進一步定義被依附項，而非由被依附項所定義

Ron

歐洲專利簡介III - further processing

歐洲專利簡介III - further processing

EPC2000實施後，給了申請人不少方便之門，有些程序都可以延期或是重建，這叫做Further Processing (或許可翻為額外程序，Art 121 EPC 2000)

其中，

1. 若申請人忘記了期限，可請求further processing
   
2. EPO可根據規定准予進行額外程序，可參考下列各種期限規定
   
3. 如果核准請求，則可執行further processing
   
4. 此程序仍被Art 87第一段（簽署巴黎公約與WTO會員國可提出EPO申請案）,108（訴願程序的時間）,112a第四段（請願期限）所規範
   

比如優先權的主張可以延期到最早申請日後的16個月，或於16個月內提出更正，但這種延期會有費用，且可能也會造成審查的延遲

另外比如：

申請費與檢索費的繳交可延期

指定國家的費用可延期

審查費的繳交可延期

申請實際審查的時間可延期

...

但仍有不適用延期的部份，這類反而是對時間很敏感的期限，比如：

• 優先權的期限（priority period，如要主張優先權，最早申請日後一年內應遞交EP申請案）
  
• 訴願通知（notice of appeal）
  
• 檢視請願的通知（notice of petition for review，比如閱卷、複查）
  
• 此額外程序的請求（request for further processing）
  
• 重建程序的請求（request for reestablishment）
  
• 申請案的翻譯期限
  
• 賦予權利決定（decision as to entitlement）
  
• 生物寄存（deposit of biological materials）
  
• 年費繳交期限
  
• 主張或更正優先權的期限
  
• 申請補件的期限
  
• 非單一性時所繳的額外費用
  
• 專利權無效的決定
  

以上這些程序都不能請求further processing

Ron