語音符號的不可專利性 - In re Wang (Fed. Cir. 2018)

本篇是個很短的CAFC判決，就一個結論：「符號」並非可專利的類別。

曾經處理過「輸入法」的專利申請案，在談案過程中除了討論技術外，更討論到這類發明的專利適格性，總是說，這類依照「查表」的輸入法可能僅是「資訊表示」，而且是一般目的電腦執行的一般電腦程序或"指令"，即便輸入法有特殊之處（例如用很少的按鍵快速達成輸入），但是其中僅通過符號、指令、查表來實現，可能是落於「抽象概念」而且沒有讓發明可以實質超越抽象概念的額外元件或其組合。（編按，但輸入法寫成流程是有可能的）

（補充）在電腦實現發明中，要超越抽象概念，條件是：(1)不能是一般目的電腦執行一般電腦功能；(2)不能僅加入用語"apply it“或是"實施抽象概念的等效用語；(3)不能僅是在電腦中實現抽象概念的指令。

In re Wang (Fed. Cir. 2018)案件資訊：
上訴人/專利申請人：IN RE: GEORGE MIZHEN WANG
專利申請號：13/219,680

系爭申請案關於一種使用英文字母的語音符號系統，不同於當時已存在的使用非英文字母的「變音符（diacritic marks）」的語音符號系統，說明書中提出對應的字母與聲音。如請求項1界定的語音符號系統，其中元件是「多個語音符號」。

查詢wikipedia得到的變音符的定義：『附加符號或稱變音符號（diacritic、diacritical mark、diacritical point、diacritical sign），是指添加在字母上面的符號，以更改字母的發音或者以區分拼寫相似詞語。例如漢語拼音字母「ü」上面的兩個小點，或「á」、「à」字母上面的標調符』。

1. A phonetic symbol system comprising:

a plurality of phonetic symbols, wherein each of said phonetic symbols is defined by one or more than one letter of English alphabet, the case or the style of said letter does not affect the sounds of said phonetic symbols, there are vowel phonetic symbols and consonant phonetic symbols of said phonetic symbols, each vowel is distinctively represented by one of said vowel phonetic symbols, and each consonant is distinctively represented by one of said consonant phonetic symbols.

其他很驚人的專利範圍：


在USPTO階段，被認為不符112, 101, 102, 103規定，特別是101，被認為專利範圍中的系統是沒有「獨立而具體的物體」：


PTAB的決定是，這個發明並不能歸類為101規定的其中之一可專利類別：


專利說明書有個特色：沒有圖式，圖式雖非取得申請日的要件，不過美國專利法規定為了讓人理解發明，應要有圖式，且不能插在說明書中，「化學藥品類」例外。

系爭申請案歷經USPTO核駁、PTAB訴願駁回後，上訴CAFC。其中核駁理由是，專利不符35 U.S.C. § 101可專利性規定、權利範圍不明確，另有部分請求項不符102新穎性規定，以及部分請求項不符103規定。


系爭申請案的專利範圍界定一個「系統」，在法院的意見中，這不是流程（process，不需要執行任何動作），也認為系統應該以具體的形式呈現，可是系爭案僅是一堆的符號，同樣認為不符101規定。


順便歸納出法院根據101規定而定義的可專利類別：

- to qualify as a machine under section 101, the claimed invention must be a “concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices. Id. at 1349 (quoting Burr v. Duryee, 68 U.S. 531, 570 (1863)).

- to qualify as a manufacture, the invention must be a tangible article that is given a new form, quality, property, or combination through man-made or artificial means. Id. (citing Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980)).

- a composition of matter requires the combination of two or more substances and includes all composite articles.

- A process can be “an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.” Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972) (quoting Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787–88 (1876)).

CAFC結論（重要）：

1) '680專利申請案定義了一些事情，這些事情表示了其他事情，而不是影響其他事情。
（"claims of the ’680 application are things “being defined,” things “not affecting” other things, and things “representing” other things. Mr. Wang’s invention thus does not qualify as a patent-eligible process under section 101."）

2) '680專利申請案沒有包括體現其發明概念的"額外的特徵"，僅是以英文字母表示聲音。
（"The application claims on appeal, however, contain no “additional features” of any kind embodying an inventive concept. The claims merely encompass strings of English letters representing sounds. In short, there is no inventive concept that rescues them from patent
ineligibility."）

CAFC同意PTAB決定。

my two cents:
如果發明是落於「法定不可專利」是很沮喪的，就是無法歸類為process, machine, manufacture, composition of matter，如發明一個可以得到各種資訊的「表格」、一個很厲害可以衍生額外內容的「圖像」、一個可以預測未來的「時間方程式」，這類發明仍可能是發明人嘔心瀝血的經典之作。

不過，或許有些發明不是「表面上」單純，而是實現時，需要背後程序語言完成，這時，揭示背後的程序可能是可以有機會專利的。
資料參考：
https://patentlyo.com/patent/2018/07/phonetic-symbol-eligible.html

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1827.Opinion.6-20-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/9ua41m22gud1dl34tusvp14qrrgpzdkt）

Ron

AIA審判實務指南(TPG)筆記

美國PTAB在8/11/2018公佈AIA改革法案審判實務指南（AIA Trial Practice Guide (TPG)），TPG旨在根據這幾年的實務、法院判決與意旨，公告讓公眾瞭解PTAB的標準程序，以及要求PTAB各組有一致的作法。

本次TPG重點有：
•使用專家證詞；
•考量各種通常情況以決定是否啟始審判；
•基於權利提供對主要議題額外回應；
•區別「排除動議（motions to exclude）」和「攻擊動議（motions to strike）」，以提供合適的用法；
•PTAB口頭聽證（oral hearing）的程序，包括使用現場證詞、反駁和聽證時間；
•提供聽證會前會議等可提早解決問題的措施。

這裡僅報導幾項有興趣的新增事項：

1. 在PTAB審判程序中可以提出專家證人/證詞，包括用在IPR請願書（無效理由）、專利權人回應（preliminary response）等，最好是與爭議的技術領域一致，但也不一定。
2. 以宣誓書呈現。Expert testimony is presented in the form of an affidavit or declaration.
3. 專家必須對案件來說為可靠。an expert must reliably apply the principles and methods to the facts of the case.
4. 專家可以解釋證據，但不是用來取代證據。expert testimony may explain “patents and printed publications,” but is not a substitute for disclosure in a prior art reference itself.
5. IPR/derivation proceedings請願書限定在14000字以內。
6. PGR/CBM限制在18700字。
7. 各種審判中提出的請願/動議（motion）限定在15頁內。例外是motions to amend，限定在25頁內。
8. 回應專利權人的回應限制在5600字。
9. 回應反對動議的意見限制在12頁內，其他回應反對意見的意見則限制在5頁。
10. PTAB同意啟始/受理多次請願的一般條件（General Plastic non-exclusive factors）是：
    (1)是否曾經針對相同的專利（申請專利範圍）提出無效請願？
    (2)是否請願人知道相同先前技術用在另一請願中？
    (3)是否提出請願（second）時，已經在先前請願（first）接獲專利權人回應，或是接到啟始決定？
    (4)考量第二次請願的時間，或是知道先前技術的時間。
    (5)是否請願人足夠解釋對相同專利（範圍）的多次請願時間過程。
    (6)PTAB資源。
    (7)提出最終決定不能慢於啟始決定後的一年內。
11. 一般原則是，拒絕對相同專利範圍提出相同無效理由。
12. PTAB在多次程序中拒絕啟始的一般條件（Becton Dickinson non-exclusive factors）是：
    (1)考量先前技術與專利的相似性與實質差異。
    (2)審查技術本質與前案。
    (3)評量宣稱技術程度。
    (4)考量請願人與專利權人的意見。
    (5)是否請願人足夠地指出當局評量現有技術的錯誤。
    (6)考量額外提出證據與事實的程度。
13. PTAB審判程序中，可能會產生臨時的請願/動議（motion），PTAB原則上是逐案cast-by-case審酌。
14. PTAB會同意有利審判的臨時請願。
15. PTAB會拒絕新議題（new issue）或是延宕提出的證據。
16. 「排除動議（motions to exclude）」為排除證據的請願，其中應該：指出記錄所在、指出要排除對手回應的證據、指出要排除的證據所在，以及解釋理由。
17. 「攻擊動議（motions to strike）」為提出新議題，如伴隨著延宕的證據或超出適當的範疇的議題，通過此動議授權提出。
18. 各方有機會提起口頭聽證（oral hearing），一般會設定在行事曆命令（scheduling order）中。
19. 在口頭聽證（oral hearing）之前，可能舉行先前聽證會議（pre-hearing conference），目的是釐清爭點。
20. 在口頭聽證（oral hearing）程序中，一般是由無效請願人（petitioner）先講，之後由專利權人回應。
21. 有需要時，可提出現場證詞（live testimony）。
22. PTAB審判中常見指令：
    initial conference call
    protective order
    discovery disputes
    testimony
    cross-examination
    oral argument

本次更新的TPG：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf

2012年版TPG：
https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/trial_practice_guide_74_fr_48756_081412.pdf


Federal Register:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-08-13/pdf/2018-17315.pdf

Ron

衝浪板侵權爭議 - 有關解決長久以來未解決問題的議題 ZUP, LLC v. Nash Mfg. (Fed. Cir. 2018)

若系爭專利要解決的問題相似於先前技術所要解決的問題，使得先前技術有結合的動機，如果專利權人要以「解決長久以來未解決的問題」證明其非顯而易知性，則需要證明這個發明（申請專利範圍）超越了與先前技術之間的最低限度的差異（一定要有差異，且往往是重要的差異）。

案件資訊：
原告/專利權人/上訴人：ZUP, LLC
被告/被上訴人：NASH MANUFACTURING, INC.
系爭專利：US8,292,681
判決日：July 25, 2018

本案緣起專利權人ZUP對競爭對手Nash提出侵權告訴，但地方法院決定是系爭專利claims 1, 9相對於先前技術為顯而易知，侵權不成立。案件上訴到CAFC，主要議題是系爭專利的專利性（35 U.S.C. 103）。

系爭專利關於一種衝浪板，號稱穩定、操作性佳，以及簡單使用，不同於專業衝浪板，這個板子有些如腳套的機構讓玩家很輕易上手，實施例甚至包括一些導水的機構，如下圖：




Claim 1中有幾個重要元件，這裡用藍色粗體字標示。

1. A water recreation device comprising:

a riding board having a top surface, a bottom surface, a front section, a middle section, and a rear section;

a tow hook disposed on the front section of the riding board;

first and second handles disposed side-by-side on the front section of the top surface of the riding board aft of the tow hook;

first and second foot bindings disposed side-by-side on the middle section of the top surface of the riding board aft of the first and second handles; and

a plurality of rails protruding from the bottom surface of the riding board and extending substantially the full length of the riding board;

wherein the tow hook includes a rearward-facing concave section sized to receive a tow rope bar and positioned to allow the riding board to be pulled in a forward direction by a tow rope attached to the tow rope bar,

wherein the first and second handles and the first and second foot bindings are configured for simultaneous engagement by a rider to position the rider in a crouching stance facing in a forward direction,

wherein the plurality of rails are disposed relative to a longitudinal axis along the bottom surface of the riding board, the longitudinal axis projecting rearwardly from a reference location substantially central to the front section, and each of the plurality of rails is laterally spaced closer to the longitudinal axis nearest the rear section of the riding board than the each of the plurality of rails is laterally spaced from the longitudinal axis nearest the front section of the riding board thereby allowing the water that moves across the bottom surface nearest the front section of the riding board to funnel towards the bottom surface nearest the rear section of the riding board for the purpose of generating lift force against the bottom surface of the riding board.

專利權人ZUP雖是這行的後進者，但先提出自己的改良型的衝浪板：ZUP Board（圖片截自：https://zup.com/）。


被告Nash的產品是這行的老手，原本要與原告合作生產新產品，但是被告自己也提出產品：Versa Board（圖片截自：https://www.liquidlogickayaks.com/product/LRVB1215.html）。

原告ZUP在一次展覽中"被慫恿"（還有其他理由）對被告Nash提出侵權告訴，原告提出共同侵權、誘使侵權、違法營業秘密與違約等主張，被告則是提出專利無效的簡易判決請求。

結果，地院法官判決，根據先前技術US5,163,860 (“Clark”)、US6,306,000 (“Parten
’000”)、US7,530,872 (“Parten ’872”)、US5,979,351 (“Fleischman”)、US5,797,779 (“Stewart”)、US6,585,549 (“Fryar”)，以及對Claim 9新增的US4,678,444 (“Monreal”)（總共有7件），認為Claims 1, 9為顯而易知。

（重要）關於顯而易知判斷，一般原則如下。

＊有關顯而易見的討論自然涉及KSR判例，可參考以下連結：

• KSR v. Teleflex案簡單描述（http://enpan.blogspot.com/2009/02/ksr-v-teleflex.html）
• KSR判例的回顧-USPTO更新審查方針（http://enpan.blogspot.com/2010/09/ksr-uspto.html）
• 引用KSR證明發明非為顯而易知，MPEP2143（http://enpan.blogspot.com/2012/12/ksrmpep2143.html）

＊判斷時依循Graham v. John Deere Co.判例的決定（常見於103核駁意見中）：
(1) the scope and content of the prior art; 
(2) the differences between the claims and the prior art; 
(3) the level of ordinary skill in the pertinent art; and 
(4) any secondary considerations of non-obviousness.

＊再是判斷相關領域技術人員可否有動機結合這些先前技術。
（"whether one of skill in the art would have had a motivation to combine pieces of prior art in the way claimed by the patent is also a factual determination."）

"明顯地"，這些先前技術的個別與系爭專利都有差異，這裡有個特別的「共識」，就是所謂該領域的一般技術人員的判定：在此行擁有「3~5年」設計與生產的經驗的人，或是「學士」等級的機構工程師。

上訴的主要議題就是，在這樣領域一般技術人員是否有動機去結合這些先前技術得到系爭專利的發明？另一議題是，原告專利權人提出的進步性輔助性考量（secondary consideration）。

在地院的審查順序依序是，先得出系爭專利發明的所有元件分別都揭露在先前技術中，特別是那些在衝浪板上可以輔助穩定、好操作的機構，也就是說，先前技術的設計目的也是輔助菜鳥衝浪人可以輕易地使用這些新式的衝浪板，例如拖鉤，手柄，腳套和其他。這樣足夠的證據使得系爭專利不具非顯而易知性。

接著原告提出Secondary Consideration，這可以對抗「顯而易見性判斷上的後見之明」，這裡提出的是，系爭專利發明解決這行衝浪板「長久以來未解決的問題（long-felt but unresolved need）」，但是，地院法官認為，原告ZUP並沒有提出這個產業對於衝浪板穩定特徵嘗試而失敗的證據，也沒有證據顯示被告曾經獨立嘗試製作如系爭專利範圍的衝浪板而失敗的事實。

另一Secondary Consideration是「商業上的成功（commercial success）」，但這個議題並不成立。

原告在「長久以來未解決的問題（long-felt but unresolved need）」議題失敗的理由之一是，證據顯示原告並非是第一個提出解決方案的人；另外是，原本原告與被告是有商議合作，因此被告握有一些文件（這一部分不清楚，倒是有前例文件中顯示原告發明是有參考其他專利，包括拆解專利原型、拍攝功能，使用照片作為構建藍圖，以及專利產品結合實質相似專利產品等的內容）。

CAFC確認地院判決，系爭專利Claims 1, 9無效。

補充：
法官Newman提出反對意見，她認為，雖有相近先前技術，但是系爭專利具有新穎性，這是沒有爭議的，但對於顯而易見性的判斷，Newman不同意CAFC與地院的判斷方式，她認為，法官們在判斷顯而易見性時，使用Graham判例的四個步驟中的三個，但忽略了第四點（(4) objective considerations of obviousness）（客觀考量顯而易知性），這涉及Secondary Consideration的判斷，顯然使得第四點判斷與前三點不對等。

Newman主要認為她的同事對於輔助性考量的證據判斷有不足之處，因為被告並沒有提出包括拆解專利原型、拍攝功能，使用照片作為構建藍圖，以及專利產品結合實質相似專利產品等的內容等的證據。

my two cents:
在這類已經很長久的行業中，機構發明如果在功能上都與前案一致，或是是多件前案的功能的簡單結合，確實不容易說服人有進步性，要具備進步性或非顯而易知性，可能仍需要開發出新的機構外，還需要因為這個新的機構產生新的功效，而且是先前技術無法預期的功效。

Secondary Consideration的答辯，在證據考量上需要有一定的強度，否則不容易成功，例如本次原告專利權人並未能提出他人在解決長久以來的問題時失敗的證據。
CAFC判決：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1601.Opinion.7-25-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/69z0jbe9cxjru77c1hyfkob4j7ini9ba）

資料參考：
http://www.ipwatchdog.com/2018/08/06/cafc-affirms-invalidation-water-recreation-device-patent/id=99930/

Ron

支持以112(f)解釋專利範圍的說明書內容 - MPEP 2181, section II

筆記

本篇延續前篇報導：是否訴諸112(f)的三個判斷 - MPEP 2181, section I（http://enpan.blogspot.com/2018/07/112f-mpep-2181-i.html）

申請專利範圍是否以112(f)的規定下解釋，跟說明書是否有支持很有關係。

MPEP 2181, subsection II筆記如下。
（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html）

II.    DESCRIPTION NECESSARY TO SUPPORT A CLAIM LIMITATION WHICH INVOKES 35 U.S.C. 112(F) OR PRE-AIA 35 U.S.C. 112, SIXTH PARAGRAPH（支持申請專利範圍訴諸112(F)解釋的必要揭露）

A.    The Corresponding Structure Must Be Disclosed In the Specification Itself in a Way That One Skilled In the Art Will Understand What Structure Will Perform the Recited Function

說明書中描述「結構、材料或動作」的「功能用語」的揭露程度，原則就是相關領域技術人員可以根據說明書揭露而理解執行該功能的結構、材料或動作，特別是申請專利範圍中的「功能手段用語」，這也直接影響申請專利範圍的「明確性（definiteness）」。（規則17）

依據案例「Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc. (Fed. Cir. 1999)」，裝置範圍中有一「high voltage generating means」，訴諸112(f)解釋，法院判定，參考專利說明書合併非專利文獻（技術期刊）可使得相關領域技術人員足以知悉執行此功能的對應結構（high voltage generating circuit）。

112(f)與112(a)、112(b)連動。當請求項中功能手段用語應訴諸112(f)解釋，但說明書並未揭露足夠的對應結構、材料或動作，使得說明書不符112(a)揭露規定，並使得申請專利範圍不明確，違反112(b)。（規則18）

但是112(f)不是112(a)或112(b)的要件。反過來，讓申請專利範圍成功地訴諸112(f)解釋（針對特定功能手段用語的元件），卻不是因此保障申請專利範圍明確（應以整體來看），或是說明書會因此符合據以實施要件（應整體來看）。（規則19）

說明書倒也不是要多明確地描述結構、材料或動作，而可以是有些結構、材料或動作是「隱含地（implicitly）」、「固有地（inherently）」揭露在說明書中，而能使得相關領域技術人員可以明確地理解而執行對應功能（規則20）。附隨專利說明書提出的「圖式」在適當的情況下，可以輔助說明書來解釋專利範圍。（規則21）

B.    Computer-Implemented Means-Plus-Function Limitations

當以上提到的「結構」是「電腦（或微處理器）」（電腦實現的功能手段），如果這個電腦執行了特定目的的電腦程式（演算法），這個不能算是一般目的電腦。在法院的角度，要讓電腦不是一般目的電腦，說明書必須揭露執行特定功能的演算法（WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech. (Fed. Cir. 1999)案）。（規則22）

一般目的電腦（general purpose computer）一般僅用於執行一般電腦功能，如果是執行特定功能，就可以成為「超越」一般目的電腦。（規則23）

法院在In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation (Fed. Cir. 2011)案例中指出，若請求項僅描述"processing", "rerceiving", "storing"等一般功能，若沒有執行特定功能，就不是特定目的的電腦。（規則24）

說明書必須充分地揭露可以轉換一般目的電腦為特定目的電腦的演算法（可以流程或是特定方式表示）。（規則25）

法院將「特定目的電腦」實現的means-plus-function區分為兩類：(1)說明書沒有揭露演算法；(2)說明書揭露了演算法。但是，是否揭露內容已經足夠執行申請專利範圍整體上主張的功能？還是看相關領域一般技術人員是否可以理解而定義出專利範圍而定，這是112(b)的議題，所以不能僅看說明書有沒有揭露演算法。（規則26）

如果說明書揭露了演算法，仍需要足夠的內容（如執行請求項功能的步驟）讓相關領域一般技術人員可以清楚理解如何實現這個演算法。（規則27）

這裡有個重要的觀念，法院的意見是，因為112(a)與112(b)的揭露規定，不是因為相關領域技術人員可以知道就可以滿足轉換一般目的電腦為特定目的電腦，而是，說明書仍要揭露足夠結構（這裡指電腦）特徵以支持申請專利範圍中的「功能手段用語」。（規則28）

這裡提醒，解釋專利範圍要以整體來看（claims must be interpreted as a whole），當請求項包括對應到"軟體本身（software per se）"的手段功能用語，還不足以說整體是"軟體本身"，除非請求項仍缺乏其他結構特徵。（規則29）

C.    C.The Supporting Disclosure Clearly Links or Associates the Disclosed Structure, Material, or Acts to the Claimed Function

只有當說明書或是專利審查歷史"明確連結"了功能手段用語以及其結構，才是說明書中揭露的結構為請求項中對應某項功能的結構（這也證明112(f)與112(a),112(b)連動關係）。（規則30）

其他參考：
純功能用語是否明確，再探法院意見 - Eon Corp v. AT&T (Fed. Cir. 2015)（http://enpan.blogspot.com/2015/05/eon-corp-v-at-fed-cir-2015.html）

my two cents:
若說明書有揭露演算法，除了相關技術人員可以理解外，仍需要有足夠的揭示內容，否則難以說服人其中具有可以符合112(a), 112(b)與112(f)規定的特定目的的電腦（結構）。

以上標註的（規則x）僅是標註重點，連同前篇，會有重複的概念。

Ron

無法據以實施的敗訴案（有關可實施的揭露程度）- Boston Uni. v. Everlight (Fed. Cir. 2018)

這是晶電等台灣公司勝訴的CAFC案，在此報導。

本案的教示是，專利權人敗訴理由：「說明書揭露內容無法教示相關領域技術人員可以在”無須過度實驗”的條件下而能據以實施專利範圍陳述的發明」，然而，本案更甚是「專利不可能實施」。

案件資訊：
原告/交叉上訴人：TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY
被告/上訴人：EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., EVERLIGHT AMERICAS, INC., EPISTAR CORPORATION, LITE-ON INC., LITE-ON SERVICE USA, INC., LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION, LITE-ON TRADING USA, INC.（億光電子、晶元光電、光寶）
系爭專利：US5,686,738
判決日：July 25, 201

本案緣起波士頓大學的專利授權公司在2012年對Everlight、Epistar與Lite-On等公司提出侵權告訴，之後地方法院侵權決定是晶元電子誘使億光與光寶侵權成立、晶元光電與億光蓄意侵權成立，以及專利有效，判決近千萬美元的賠償金額。

系爭專利US5,686,738關於一種高絕緣單晶氮化鎵薄膜（Highly insulating monocrystalline gallium nitride thin films），簡單說是個LED緩衝層技術，主要爭議的Claim 19界定一半導體裝置，其中基板由矽、藍寶石、鎵化鎵等材料的選擇所組成，另有一厚度約為30埃至約500埃的非單晶緩衝層，以及在緩衝層上生長的生長層。

Claim 19 A semiconductor device comprising:
a substrate, said substrate consisting of a material selected from the group consisting of (100) silicon, (111) silicon, (0001) sapphire, (11–20) sapphire, (1–102) sapphire, (111) gallium aresenide, (100) gallium aresenide, magnesium oxide, zinc oxide and silicon carbide;
a non-single crystalline buffer layer, comprising a first material grown on said substrate, the first material consisting essentially of gallium nitride; and
a growth layer grown on the buffer layer, the growth layer comprising gallium nitride and a first dopant material.

系爭專利看來十分經典，曾面對好幾件IPR，又有很多訴訟，從專利公告本首頁可知，這件申請於1995年的專利可溯及1991年的母案優先權，如果沒有專利年限調整，應該是2011年到期。


解釋專利範圍時，其中緩衝層與生長層的關係有六個，而「直接形成在非晶緩衝層上的單晶生長層」的可實施性成為本案的主要爭點之一。


在地院訴訟過程，被告轉向專利"可實施性"的無效請願，理由是不符35U.S.C.112可據以實施要件，但是地院否決，被告上訴，而原告是因為「律師費用」而提出交叉上訴（35 U.S.C. § 285）。

CAFC階段：

被告在本案的重要策略之一放在112的可實施性，這感覺是個險招，因為可實施性並不是容易論述的，理由是當中有個「虛擬之人」的角色，這個虛擬之人就是相關領域一般技術人員，就看這個人是否可以根據說明書內容而「據以實施」專利範圍所陳述的發明。



根據前例教示，所述可據以實施，就是說明書應教示相關領域技術人員可以在無須過度實驗的條件下可知如何製造與使用專利範圍所陳述的發明。

"“[T]o be enabling, the specification of a patent must teach those skilled in the art how to make and use the full scope of the claimed invention without ‘undue experimentation.’”
Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1365 (Fed. Cir. 1997)."

主要爭點放在上述第(6)點「直接形成在非晶緩衝層上的單晶生長層」的可實施性，事實上，被告與原告提出的專家都證明這個步驟「不可能實現」。也就是「在非晶結構上直接外延生長單晶膜」是不可能的！



這時，原告答覆在，即便專家證詞證明了一些不可實施的問題，但系爭專利卻不是要教示「epitaxy」這個步驟，原告進行「語意」辯論。只是，CAFC法官十分睿智地認為，本案即便在「單晶層直接成長在非晶層上」製程上不是使用epitaxy，卻也是有其他用語（退萬步言）。

CAFC認為原告答辯中並未證明從專利說明書可以讓相關領域技術人員可以在"無須過度實踐"下能實施專利範圍發明。



這裡也強調，可實施性是看整體專利範圍呈現的發明，而非一部分（原告已經沒招了）。



但，這是法院認真的地方，也提到，所謂「可實施性」也不是要求說明書要鉅細靡遺地描述每一項專利技術，例如，說明書就不用描述已知技術。

撰寫說明書內容的原則是：『(“The scope of enablement . . . is that which is disclosed in the specification plus the scope of what would be known to one of ordinary skill in the art without undue experimentation.”).』

對於可實施性的答辯要針對申請專利範圍的整體：


CAFC決定，駁回地院決定，Claim 19因為無法據以實施而為「無效」範圍，同時也撤銷原告的交叉上訴。

my two cents:
從本案得出，美國審理專利的法官具有一定的科技程度，當然還是要倚賴專家，不過對於技術上的論述與判斷邏輯，對於我們都有一定的教育意義。

本案中，「不可實施」而導致專利權無法主張，這是個「很專業」的議題，雙方的專家都有一致的論述，這就是本案的轉折之處。這也教示我們寫專利說明書的人要小心，有時會在說明書衍生一些實施例，甚至有天馬行空的想法，但如果...不可實施，這件專利就沒用了！

法院也教示我們寫專利說明書的人撰寫到可實施的程度，如果是習知的技術，就不用太過去描述了。我認為，如果發明引用了不少先前技術，說明書還是要揭露這些先前技術對於本發明的使用與不同先前技術如何搭配與結合。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2576.Opinion.7-25-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/2r14xjz5275lnpwqjlf4cippq0ayab31）

參考資料：
國內外網路資料，以及https://patentlyo.com/patent/2018/07/university-nonenablement-permutation.html

Ron

設計專利的歷史禁反言 - Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)

Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)案討論「設計專利的歷史禁反言」，也就是設計專利取得（審查）過程曾經有限縮範圍的意圖（刪掉圖式）限制了讀到侵權產品的均等範圍。

案件資訊：
原告/上訴人：ADVANTEK MARKETING, INC.
被告/被上訴人：SHANGHAI WALK-LONG TOOLS CO., LTD., NEOCRAFT TOOLS CO., LTD. ...
系爭專利：USD715,006

系爭專利是個「寵物屋」外觀：


專利審查歷程：

查系爭專利在審查過程中遭遇三次核駁意見，有限制選擇、Final、CPA等，申請人在過程中作出一些修正，包括改過名稱、從很差的圖換成可以接受的圖、修圖，還根據限制選擇刪除了圖5：



在提出新的圖面時，審查委員又質疑有加入新事物（new matter）的問題，還有圖面揭露不明確的問題。

審查委員指出後續補圖與原始申請時圖的差異（列舉）：


提出替代圖式，並說明並未產生New Matter，改成十分明確與高品質的圖面：



最後獲准專利。

侵權訴訟法院階段：

系爭專利專利權人Advantek Marketing, Inc.對其前製造商Shanghai Walk-Long Tools Co.與原告前副總等人提出侵權告訴。在地院審理時，被告Walk-Long提出原告系爭專利的審查歷史（如上簡介）使得無法主張專利權，地院同意。

原告上訴CAFC。

CAFC階段：

法院檢驗系爭專利審查歷史，設計專利申請時有5張圖片，面對「限制選擇」時，即便申請人不服，仍選擇圖1~4，刪除了圖5，刪除上述列舉「具有蓋子」的寵物屋（圖5）。

這個刪圖的動作成為侵權被告提出「不侵權」簡易判決的理由，因為被告產品「有蓋子」。判決書揭示了被告產品與系爭專利的比對表：



被告主張原告「故意拋棄專利範圍」，也就是已經將有蓋子的寵物屋的範圍拋棄了，使得系爭專利範圍僅及於沒有蓋子的寵物屋。

"Walk-Long stated in its motion that Advantek had “intentionally surrendered patent claim scope that would have included gazebos with a cover in response to a restriction requirement, thereby limiting the scope of the ‘006 Patent to gazebos without a cover.”"

CAFC審理時，引用前例Pacific Coast，適用設計專利的審查歷史禁反言（prosecution history estoppel）將依據：(1)是否有拋棄（surrender）任何範圍？(2)是否拋棄範圍有為了專利性的理由？(3)是否被告設計落於所拋棄的範圍中？



針對上述第(3)點，原告主張，不論有沒有蓋子，被告侵權物都落在系爭專利範圍內，並且審查過程中根據限制選擇的修正（選擇）反而擴大了專利範圍（沒有被蓋子限制）。

這時，CAFC參考了Samsung v. Apple在2016年的訴訟，當時法院確認設計專利可以為一個產品的某項元件。也就是，被告侵權物僅須一部分與系爭設計一致，就是落入專利範圍，而不是整體來看。



這是法院對專利法中設計（35 U.S.C. 171）的解釋：

"Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold . . . ."

專利權人Advantek在審查過程中面對限制選擇反而「擴大」了專利範圍，並沒有引此「歷史禁反言」，沒有限定專利範圍。法院也認為，根據以上三個是否適用禁反言的判斷，不論是否原告拋棄了專利範圍，被告產品也沒有落在這個宣稱被拋棄的範圍中。

CAFC判定，原告在審查過程中的"修正"並未適用禁反言，駁回地院決定。

my two cents:
本案在審查過程中的「修正」為克服限制選擇，這個舉動反倒是合理地「擴大」了專利範圍，而不是如被告所稱「拋棄了有蓋子的專利範圍」（這與專利法規定相左）。

本案確立了設計專利範圍的解釋，與被告物品比對時，不是整個來比，專利範圍也不會限制到整個物品，而是看某部分（元件）有否讀入，這與發明專利侵權比對的概念一致。


系爭專利審查與獲准歷史（備份）：
https://app.box.com/s/2snb4m6aybh7rpd52q5zsu55287mwrp4

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1314.Opinion.8-1-2018.pdf（備份：https://app.box.com/s/jcu12w1qke22sqoa6ahv091a03dwk75e）

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/08/design-surrendering-prosecution.html

Ron