2012年7月2日 星期一

Final Office Action之最後一搏案例

筆記


失敗案例:
接獲美國專利局發出的最終核駁(Final OA)之後,通常有幾個可能:因為未克服前次核駁理由、未對前次答辯回應但引用新的引證案、目前範圍未被核准但有可核准方向...。
對於這些可能性,申請人可以作出各種可能的後續處理,包括提出延續案、部份延續案、訴願、接續審查(RCE),但也可能僅是作出最後一搏。

若是回應得早,或許還可以等著較早回應的Advisory Action(AA),以利後續動作的判斷;若是回應得晚,或許還會收到AA,但是也可能為時已晚。

此例中,在前次non-Final Office Action中並未獲得可核准範圍,但是申請人決定最後一搏,提出權利範圍修正,但卻未提出RCE,在提出不久之後獲得Advisory Action。期間,雖審查委員並未在可以早日取得AA的時間點提出修正,但審查委員仍"好心地"在極短的時間內回應AA,但其中也未有任何好消息。

AA中表示修正產生沒有在前次修正中範圍主張的new issue,需要進一步檢索,因為並未提出RCE而未被美國專利局受理審查。

根據申請人的修正,其中建議幾個可以避免被拋棄(abandonment)的方案:提出修正,或是可以獲准專利的證據、提出訴願(appeal)、提出RCE。
最後只好拋棄確認。

成功案例:
此案經第一次non-Final Office Action之後,又再次接獲Final Office Action,其中又引用了新的主要引證案,申請人在之後提出的答辯並未有修正,且未提出RCE要求接續審查,申請人僅提出答辯,且認為發明技術並未揭露於前案之組合中,前案也未有組合的可能性,因此發明應具有進步性。

之後,審查委員竟然在未提出RCE的情況下認同申請人提出的答辯,因此撤回Final Office Action,而改以另一non-Final Office Action回應。


Ron

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