AIA之"先"發明人申請主義

筆記

9月即將施行的美國專利改革法案（AIA）中，最重要的精神就是從「先發明主義」改為「先申請主義」的變化，嚴格說來是「"先"發明人申請主義（"first-inventor-to-file" system, updated）」，其中不變的精神是誰是「先發明人」，仍是當然的申請人。

以往舊的制度因為提供發明人不少優惠，包括新穎性的排除條款，其中牽扯不少判斷「發明日」、「先實施發明」等議題的法規，這種確實是當初專利制度的初衷。但是確認發明完成的事實往往也帶來許多困擾與混亂，當然，新法的實施也間接影響獨立發明人的權利，因為往往這類發明人都是先「完成發明」、實施、公開、甚至販售之後才會進行專利佈局，與企業研發模式的專利佈局與預算都不同，這種「搶申請日」的機制通常會讓企業級的發明搶先一步，某種程度扼殺了「獨立發明人」的權利。

改革法案中最重要的相關「先發明人申請」的議題就是「先前技術（prior art）」的認定，與有效申請日，包括美國申請日、國外申請日與國際申請日（WIPO, internation filing date）；同時也刪除如現行美國專利法第102(a)(b)條對於發明人自己「在美國本土」公開使用、公開販售的優惠條款；另外針對共同擁有、開發的發明也被視為是同一發明實體的判斷，也就是不會成為之後專利申請案的阻礙，包括新穎性與顯而易知性的判斷；撤銷現行實施的SIR文件制度，SIR為statutory invention registrations，是一種僅公開不審查的專利文件登錄制度，發明人提出SIR往往是為了阻卻他人在此SIR公開日之後的後續專利申請案的新穎性與顯而易知性，發明人自己也不能主張相關權利，包括優先權。

備註：
前述statutory invention registrations的要求有（37 CFR 1.293）：
1. 申請人應拋棄主張當此SIR公開後的專利權，包括SIR公開日後仍處於懸宕中的專利申請案，或是日後提出的專利申請案（但不影響在SIR公開之前已經領證的專利案，除非此專利案經reissue擴大範圍，也不影響共同發明人其他的專利/申請權））
2. 相關費用
3. 應提出說明SIR仍符合美國專利法112的撰寫規定
4. 應提出說明SIR符合如一般專利案的列印要求
[原文]
(1)A waiver of the applicant's right to receive a patent on the invention claimed effective upon the date of publication of the statutory invention registration;
(2)The required fee for filing a request for publication of a statutory invention registration as provided for in § 1.17 (n) or (o);
(3)A statement that, in the opinion of the requester, the application to which the request is directed meets the requirements of 35 U.S.C. 112; and
(4)A statement that, in the opinion of the requester, the application to which the request is directed complies with the formal requirements of this part for printing as a patent.


以上制度的修改仍有可能因為公聽之後調整。

Ron
資料來源：USPTO