如何判斷顯而易見（MPEP 2143），討論之一

筆記

如何判斷顯而易見（MPEP 2143）
這些意見發想於KSR判例，可見先前文章：http://enpan.blogspot.tw/2012/12/ksrmpep2143.html

實務上，雖有KSR判例在後，審查委員在每次判斷顯而易見的理由仍是依據Graham v. John Deere Co. 判例（http://enpan.blogspot.tw/2012/10/graham-v-john-deere-co.html），建構於Graham判例，KSR不過又提醒了審查委員應該以明確的理由作出顯而意見的決定。

MPEP 2141提供判斷顯而易知的指導方針。

MPEP 2143提出一些給審查委員判斷"表面上"（初步印象Prima Facie）顯而易見的許多範例，有空都可去研究一番，對於答辯很有用處。

美國最高法院在KSR International Co. v. Teleflex Inc.形成判例時，要求審查單位、各級法院在判斷發明進步性時，應有明確的分析，比如證明引用前案並未有結合而達成發明的動機，對於進步性的判斷仍基於對於發明時相關技術領域之通常知識者是否為顯而易見（obvious to a person of ordinary skill in the art at the time of the invention）。

幾個進步性的判斷揭示於MPEP 2143，審查委員作出顯而易見的核駁理由時，應該需要關聯到這些理由之一。過去的討論：http://enpan.blogspot.tw/2012/12/ksrmpep2143.html

以下幾點為記載於MPEP 2143內各點涉及顯而易知判斷的方針，各項之間有些是重複相通的：

1.先前技術元件的結合根據已知方法產生可預期的結果（Combining Prior Art Elements According to Known Methods To Yield Predictable Results）；
(1)顯而易見性判斷引用的前案並不用包括請求項所記載的所有元件；
(2)顯而易見性判斷引用的前案應證明在本技術領域的普通技術人員可以通過公知的方法去組合而達成；
(3)顯而易見性判斷引用的前案在本技術領域的普通技術人員可知前案的結合是可以預知的；
(4)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

2.已知元件的簡單置換，產生可預期的結果（Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results）；
(1)顯而易見性判斷引用的前案所揭示的裝置、方法與產品可能不同於請求項所載發明，但可以透過替換一些元件而達成；
(2)證明替換其中元件在本領域中是已知的；
(3)在本技術領域的普通技術人員可以透過取代已知元件，證明請求項記載發明為可預測；
(4)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

3.已知技術的使用以相同的方式改善類似的裝置、方法與產品（Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way）；
(1)若要證明發明為顯而易見，應證明引用前案已經包括主張權利中的基本元件，而請求項所載發明僅為「改善」技術而已；
(2)若要證明發明為顯而易見，應證明引用前案為發明所載裝置（或方法、產品）的對應裝置，而僅是改善而已；
(3)若要證明發明為顯而易見，應證明本技術領域的普通技術人員可以應用已知的“改善”技術使得發明技術為可預知的；
(4)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。 

4.在已知裝置或產品上應用已知技術，產生可預期的結果（Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results）；
(1)若要證明發明為顯而易見，應證明引用前案已經包括主張權利中的基本元件，而請求項所載發明僅為「改善」技術而已；
(2)若要證明發明為顯而易見，應證明已知技術可適用於這些基礎元件；
(3)若要證明發明為顯而易見，在本技術領域的普通技術人員可知應用已知技術證明請求項所載發明在經改善的系統下為可預知；
(4)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

5.obvious to try—從有限已定義的、可預期的解決方案中選擇，產生合理可預期的成功（“Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success）；
"OBVIOUS TO TRY" 確實是提供審查委員一個很大的核駁空間，不過審查委員要提出證明仍是一個重大的功課，要對市場需要十分瞭解！
(1)欲證明發明為顯而易知，應證明發明完成的時間，相關的問題與需求在習知技術為已知，發明僅是設計上的需要（design need）或是在市場壓力（market pressure）下而會去解決的問題；
(2)欲證明發明為顯而易知，應證明發在有限已知、可預測的解決方案下為可知的需要或問題；
(3)欲證明發明為顯而易知，應證明本發明技術領域之普通技術人員在已知的可能方案中，發明的成功是合理可預測的；
(4)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

6.根據設計需要、市場的驅使，特定技術領域中已知的方式所引出相同領域的變化為相關技術領域中的人可預期（Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art）；
這段要求審查委員能夠對市場有個敏銳的sense
(1)欲證明發明為顯而易知，應證明前案的範疇與內容，即便在不同技術領域，卻可以類似的裝置透過努力可以達成的；
(2)欲證明發明為顯而易知，應證明根據設計的刺激或市場趨勢，可以使得請求項所載發明為以已知設備可以經提示達成的；
(3)即便請求項所載發明與習知技術不同，欲證明發明為顯而易知，應證明發明可以透過已知的改變或前案中的原理可以達成的；
(4)欲證明發明為顯而易知，應證明本發明技術領域之普通技術人員根據設計的刺激或市場趨勢，而透過前案的改變使得請求項所載發明為可預知的；
(5)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

7.先前技術中一些教示、建議與動機（TSM）使得該項領域技術人員可以修改先前技術而得到該發明的技術（Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention）。
無論如何，TSM仍是不錯的判斷原則
(1)欲證明發明為顯而易知，在前案中，或相關技術人員的知識中，可以透過修改或組合前案而教示請求項所載發明；
(2)欲證明發明為顯而易知，應證明請求項所載發明的成功為可合理預期的；
(3)即便引用Graham判例作出顯而易見性判斷是必要的，仍應考量實際情況下的事實，以解釋顯而易見的理由。

Ron