enpan's Patent & Linux practice: 說明書不能用來作為判斷技術等效的證據

2014年6月26日星期四

說明書不能用來作為判斷技術等效的證據

再一次確認說明書「先前技術」與「實施方法」的揭露內容有不同的意義。

專利說明書的描述（實施方法）是否可以作為支持核駁理由中的判斷基礎？涉及替代性理由（substitution rationale）的判斷。

就本案來看，至少PTAB是這樣想：揭露書並非可以作為對抗申請人意見的理由
"[t]his disclosure is not an admission that can be used as prior art against Appellants."

系爭專利：10/502,744
這是一件以碳纖維增強塑料（層狀）填入材料而改良混凝土橋樑強度的技術，主要是在橋樑基座中填入層狀結構。

原申請時請求項1僅一句話，再以附屬項界定材料，這個範圍最後刪除了。
1. A reinforcing device for supporting structures, comprising a lamellar structure that runs into an anchoring device, wherein said lamellar structure is composed of a plurality of individual layers, and wherein intermediate layers are disposed between the individual layers in the zone of the anchoring device.

系爭請求項為Claim 45，此項為審理過程新增範圍，其中除了上述Claim 1的範圍外，增加內層結構材料的描述以及效果。

Claim 45有句描述『insert layers comprising a bidirectionally oriented fabric』，成為本案獲准與否的關鍵，USPTO審查委員引用前案Schwegler中的金屬層板，以及引述申請人說明書內容揭露的「insert layers」包括間隔設置的雙導向織材與金屬板等的描述來對比這句特徵，判斷金屬層板（metal plate）等效本案的織材（fabric），最後認定為顯而易見，核駁申請案。

上訴到PTAB，相關核駁議題有：

PTAB認為申請人申訴USPTO審查委員在雙向導向織材並沒有見於引證案中，不足以支持核駁理由。

PTAB表示，不允許採用申請人所揭露的技術來認定「等效」的替代性理由（substitution rationale），也就是認為USPTO審查委員引用說明書內容來證明先前技術所揭露的金屬層板等效於專利範圍中的織材（fabric）是錯誤的。
it was impermissible to use of the Applicant's teachings to show a finding of equivalence in a substitution rationale.

PTAB駁回USPTO審查委員審查意見外，又新增核駁理由，包括112, 101等。
案件回到審查委員，審查委員根據PTAB意見准予Claim 45專利，不過因為申請人並未回應上述PTAB對其餘剩下範圍112, 101的核駁理由，審查委員依職權刪除相關範圍，最後就僅准Claim 45。