應用IPR面對訴訟的策略筆記

筆記

來自WilmerHale的IPR教戰守則（本篇為針對進行中的訴訟，WilmerHale另有針對請願人與專利權人提出IPR策略的分享）
文章來源：http://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/WilmerHale_Shared_Content/WilmerHale_Files/Events/WilmerHale-webinar-IPR3-10Sep13.pdf

一些本部落格的資訊：
http://enpan.blogspot.tw/2014/05/ipr.html

就如一般的考量，IPR並不便宜（初始官方費用就需要2萬3千美元，委託國外律師撰稿幾萬起跳，另可能需要專家證詞、面詢費用等），因此提出就是要有"利害關係"，比如被告侵權，被告除了要反應並未侵權之外，更可同時提出專利無效的主張，現在最有效的就是IPR（Inter Partes Review），因為PTAB應於一年內作出決定，這可能影響另一端的訴訟結果。另一選項就是提出專利無效的確認訴訟。

提出IPR的一方若有正在進行的訴訟考量，應管理好地院與IPR平行進行的程序，以下就整理一些事項：

1. IPR是有效讓專利權人自己產生要區隔先前技術而限縮範圍的手段
2. 欲以IPR擋下訴訟程序，應以"真正"的利害關係人提出IPR
3. IPR的無效理由僅能涉及102, 103等具有先前技術的新穎性與進步性理由
4. IPR過程將可能產生禁反言
5. IPR提出前應找尋適當的先前技術，包括先前產品，可針對專利權人主張的幾項範圍
6. IPR過程解釋專利範圍，請願人可先採較窄範圍來解釋專利範圍，據此尋找先前技術；而PTO審理時，會以最廣的方式解釋專利範圍
7. 專利權人應於調查程序（discovery）或地院審理訴訟前聽證（Markman proceeding，事實陳列）前先表明專利範圍的態度
8. 較早提出IPR，比較有可能讓訴訟暫停而等待IPR決定，至少因為法院程序開始（聽證、準備程序）已經超過一年
9. IPR較早期提出時，專利權人回應IPR的答辯與意見陳述都可能造成禁反言，限縮專利範圍，這對訴訟被告較好
10. 較早提出IPR的反效果是，專利權人提早改變訴訟策略，比如以未被IPR無效的權利範圍提出告訴
11. 但面對訴訟，匆促的IPR可能有瑕疵，比如並未找到最好的先前技術
12. 如果侵權訴訟被告對象有多個，應考量是否一起或分開提出IPR？每個公司都有自己的策略與考量，不見得適合一起提出；被告可以保留無效理由在訴訟中，作為防禦的手段
13. 但如果共同被告可以一起提出IPR，比較能有效讓法院程序延遲（stay）
14. 地院有頗高的比例（60%）會停下程序而待IPR決定
    
    (網頁：https://www.docketnavigator.com/stats/reexam#result_lose)
15. 以提出IPR來延宕地院程序的時間點很重要，太早或太晚都容易被駁回延宕的請願
16. PTAB通常會以較廣的方式解釋專利範圍，法院則多以較窄方式解釋範圍，因為法院會增加考慮USPTO審查歷史
17. 最好在地院聽證（Markman）前確認在PTAB的專利範圍解釋，一般來說地院舉行Markman Hearing的時間點會自提出訴訟時超過一年
18. 當法院以比專利權人於PTAB的範圍解釋更廣的方式解釋專利範圍時，請願人可以要求法院重新考量解釋專利範圍
19. 但法院與智慧局分別都有其獨立性，可以各自表述專利範圍解釋
20. PTAB可以允許有限制的調查程序（discovery），包括事實宣告、專家證詞
21. 如果採用專家證人，最好在法院與PTAB端都有一致的證詞（同一個專家）
22. IPR的決定將影響訴訟，不過也應準備當IPR結果不利於己時

Ron